DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
14 décembre 2012 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative GRUPO BIMBO – Marque nationale verbale antérieure BIMBO – Motifs relatifs de refus – Marque renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑357/11,
Bimbo, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me J. Carbonell Callicó, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Grupo Bimbo, SAB de CV, établie à Mexico (Mexique),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 avril 2011 (affaire R 1272/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Bimbo, SA et Grupo Bimbo, SAB de CV,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. J. Azizi, président, S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et Mme M. Kancheva, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2011,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2011,
vu la décision du 2 février 2012 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
vu les questions écrites du Tribunal aux parties,
vu les observations déposées par la requérante au greffe du Tribunal le 1er août 2012 et l’absence de réponses de l’OHMI aux questions du Tribunal dans le délai imparti,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 avril 2006, Grupo Bimbo, SAB de CV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 29, 30 à 32, 35 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, aux descriptions suivantes :
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; préparations sanitaires à usage médical ; produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; infusions médicinales » ;
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées et gélatines, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;
– classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir, infusions non médicinales » ;
– classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux ; malt » ;
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de vente au détail dans les commerces, en gros et par le biais des réseaux mondiaux de communication de produits alimentaires, en particulier de produits de boulangerie, céréales, snacks, bonbons, confiserie, pâtisserie et conserves ; services de publicité par le biais de tous moyens de diffusion ; services d’affaires commerciales, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais des avis publicitaires et annonces en ligne et exposition sur un site électronique auquel on accède par le biais des réseaux informatiques ; services de vente aux enchères auxquels on accède par le biais des réseaux mondiaux de communication ; conseils professionnels en affaires, sur des problèmes de personnel et de comptabilité ; recrutement de personnel ; d’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires, également par le biais des réseaux mondiaux ; d’informations commerciales ; de diffusion d’échantillons, d’annonces et de matériel publicitaire ; services d’analyse du prix de revient ; études, recherches de marché ; d’expertise en affaires ; de promotion des ventes (pour le compte de tiers) et en particulier de produits alimentaires ; services d’importation et d’exportation ; émission de contrats en franchisage » ;
– classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; services de bar, cafétérias, restaurants, restaurants à service rapide (snack-bars), pubs, salons de repos ; préparation et fourniture d’aliments et de boissons pour la consommation humaine ; services de traiteur ; services de location et réservation d’hébergements temporaires (hôtels, pensions) ; services hôteliers ; exploitation de camps de vacances (hébergement) ; maisons de vacances, exploitation de campings ; pouponnières ; services de location de salles de réunion, location de sièges, tables, linge de table et verrerie ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 67/2007, du 17 décembre 2007.
5 Le 14 mars 2008, la requérante, Bimbo, SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée notamment sur la marque espagnole verbale BIMBO enregistrée sous le numéro 2689432, demandée le 5 janvier 2006 et autorisée le 1er juin 2006 pour des produits compris dans les classes 5, 29 et 30.
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].
8 Le 10 mai 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son entièreté. Pour les produits et services qui ont été considérés comme identiques ou semblables à ceux pour lesquels la marque antérieure était enregistrée, la division d’opposition a constaté l’existence d’un risque de confusion avec la marque demandée au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Pour les autres produits et services visés par la demande d’enregistrement, la division d’opposition a considéré qu’il existait un risque d’atteinte à la renommée de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.
9 Le 9 juillet 2010, Grupo Bimbo a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 14 avril 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli ce recours. Elle a autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services suivants :
– classe 5 : « Préparations sanitaires à usage médical ; produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants » ;
– classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux ; malt » ;
– classe 32 : « Bières » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de publicité par le biais de tous moyens de diffusion ; services d’affaires commerciales, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais des avis publicitaires et annonces en ligne et exposition sur un site électronique auquel on accède par le biais des réseaux informatiques ; services de vente aux enchères auxquels on accède par le biais des réseaux mondiaux de communication ; services de conseils professionnels en affaires, sur des problèmes de personnel et de comptabilité ; recrutement de personnel ; d’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires également par le biais des réseaux mondiaux ; d’informations commerciales ; de diffusion d’échantillons, d’annonces et de matériel publicitaire ; services d’analyse du prix de revient ; études, recherches de marché ; expertises en affaires ; de promotion des ventes (pour le compte de tiers) et en particulier de produits alimentaires ; services d’importation et d’exportation ; émission de contrats en franchisage » ;
– classe 43 : « Pubs, salons de repos ; services de location et réservation d’hébergements temporaires (hôtels, pensions) ; services hôteliers ; exploitation de camps de vacances (hébergement) ; maisons de vacances, exploitation de campings ; pouponnières ; services de location de salles de réunion, location de sièges, tables, linge de table et verrerie ».
11 La chambre de recours a rejeté le recours pour tous les autres produits et services. En substance, elle a considéré qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existait entre la marque demandée et la marque verbale antérieure n° 2689432 sur le territoire espagnol pour les produits et services considérés comme identiques ou similaires (décision attaquée, points 47 à 68 et point 1 du dispositif). En revanche, la chambre de recours a indiqué que, comme aucune preuve n’avait été produite quant au profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou au préjudice qui leur aurait été porté de façon effective et comme rien n’indiquait qu’il existait un risque sérieux qu’une telle infraction se produise à l’avenir, ni ne permettait d’apprécier le préjudice réel ou potentiel en ce qui concernait le consommateur moyen des produits et des services pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée, l’opposition devait être rejetée en ce qui concernait les produits et services non similaires, fondée sur la renommée de la marque antérieure en Espagne au sens de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement (décision attaquée, points 69 à 78, points 1 et 2 du dispositif ; le point 4 du dispositif concerne la répartition des frais et des coûts entre les parties).
12 À la fin de l’année 2011, la requérante a été acquise par l’autre partie à la procédure devant l’OHMI, comme cela a été indiqué dans les réponses de la requérante aux questions du Tribunal. Dans ces réponses, la requérante indiquait toutefois maintenir son recours, parce que la décision attaquée lui paraissait de nature à porter gravement préjudice tant à ses propres intérêts qu’à ceux de sa société mère. L’OHMI n’a pas présenté d’observations sur ces réponses dans le délai imparti à cet effet par le Tribunal.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– modifier la décision attaquée, conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, en raison de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, en rejetant l’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité pour tous les produits et services demandés ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs : la marque espagnole mixte enregistrée sous le numéro 464785, BIMBO, déposée pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 31 ; la marque espagnole figurative enregistrée sous le numéro 2244562, BIMBO, déposée pour des services compris dans la classe 42 ; la marque espagnole figurative enregistrée sous le numéro 2244563, BIMBO, déposée pour des produits compris dans la classe 32, et la marque espagnole figurative enregistrée sous le numéro 2255097, BIMBO, déposée pour des services compris dans la classe 35. Étant donné que, dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est fondée sur la marque espagnole verbale enregistrée sous le numéro 2689432 (ci-après la « marque antérieure ») en indiquant qu’elle n’était pas subordonnée à l’obligation d’usage, c’est sur cette base que le Tribunal effectuera son contrôle de la décision attaquée.
Résumé des arguments des parties
16 À l’appui de son recours, la requérante invoque la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et demande, en conséquence, à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au titre de l’article 65, paragraphe 3, dudit règlement, en rejetant l’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité pour tous les produits et services demandés.
17 Premièrement, la requérante critique l’affirmation faite par la chambre de recours dans la décision attaquée, selon laquelle elle « [n’aurait] pas apporté la preuve d’un profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ni d’un préjudice effectif qui leur aurait été porté et n’[aurait] produit aucun indice de l’existence d’un risque sérieux qu’une telle infraction puisse se produire à l’avenir ». En l’espèce, la notoriété de la marque antérieure serait telle qu’elle constituerait une preuve suffisante de ce que le profit indu ou la diminution pour la notoriété de cette marque serait un résultat inévitable. En effet, l’appellation en cause serait connue de 98 % des personnes interrogées lors d’une étude réalisée en Espagne.
18 Deuxièmement, la requérante soutient également que le terme « grupo » conduira le consommateur espagnol à croire qu’il s’agit d’une offre de produits et de services provenant du même organisme que celui auquel appartient la marque antérieure. Certains produits et services compris dans les classes 31, 32, 35 et 43, visés par la marque demandée et relatifs au secteur de l’alimentation, seraient notamment liés au pain industriel, le produit pour lequel la marque antérieure est renommée. L’enregistrement de la marque demandée impliquerait donc l’usage de la marque antérieure renommée dans des domaines différents du pain industriel. Cette extension détruirait le lien que les consommateurs effectuent entre cette marque et ce type de produit, ce qui nuirait à son caractère distinctif et à sa notoriété. En tout état de cause, Grupo Bimbo ne saurait faire valoir que son nom suffirait pour constituer un éventuel juste motif pour l’usage de la marque demandée dès lors que cette entreprise n’est pas présente en Espagne.
19 Troisièmement, la requérante invoque la décision de la division d’opposition du 11 août 2011 (affaire B 1549826), relative à une procédure d’opposition initiée par elle à l’encontre de la demande de marque communautaire figurative BIMBO présentée par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours. Cette décision, qui a été versée au dossier le 10 octobre 2011, confirmerait l’activité parasitaire de l’auteur de la demande et permettrait d’illustrer le bénéfice injustifié qu’il pourrait escompter du fait de la notoriété de la marque antérieure.
20 L’OHMI fait valoir que la requérante ne satisfait pas à la démonstration requise par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
21 Premièrement, l’OHMI fait observer que la preuve que l’usage de la marque demandée porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soit démontrée une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque antérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur. Le titulaire de la marque antérieure serait tenu d’apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Une telle conclusion pourrait se fonder sur des déductions logiques résultant d’une analyse de probabilités ou encore des pratiques habituelles du secteur. Ainsi, pour prouver l’existence d’un profit indûment tiré, il devra être tenu compte du fait que l’usage a pour but de profiter, à des fins publicitaires, du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure.
22 Deuxièmement, l’OHMI rappelle que la chambre de recours a accepté l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services mentionnés au point 10 ci-dessus et fait valoir que le recours de la requérante ne peut viser que les produits et services envisagés au point 18 ci-dessus. À cet égard, l’OHMI considère que le recours est irrecevable en ce qu’il mettrait en cause le rejet de l’opposition pour les produits et services à propos desquels la requérante ne ferait valoir aucun raisonnement particulier : à savoir les produits et services compris dans les classes 5 et 35 qui ne sont pas relatifs au secteur de l’alimentation. En ce qui concerne les produits et services qui feraient effectivement l’objet du recours, l’argumentation de la requérante se limiterait à déclarer que la marque ne peut être enregistrée pour aucun de ces produits et services, étant donné que le consommateur pourrait les associer à ceux visés par la marque antérieure, de sorte qu’un profit serait indûment tiré de la notoriété établie de sa marque renommée. Une telle argumentation ne serait pas suffisante pour établir l’existence d’un parasitisme ou d’un profit indûment tiré de la notoriété de la marque antérieure. La requérante se contenterait d’énoncer des principes de façon abstraite sans les appliquer au cas d’espèce et discuter, par exemple, de la raison pour laquelle les termes « semences » ou de « fleurs naturelles » identifiées par la marque demandée pourraient porter préjudice au caractère distinctif et à la renommée du pain industriel BIMBO.
23 Troisièmement, l’OHMI fait valoir que la décision de la division d’opposition du 11 août 2011 se limite à accueillir sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 l’opposition présentée par Bimbo pour une seule catégorie de produits, à savoir les « aliments pour animaux », parmi les nombreuses catégories ici en cause. L’argumentation avancée à cet égard pourrait d’ailleurs être différente de celle avancée en l’espèce.
Appréciation du Tribunal
Sur la recevabilité du recours en ce qu’il concerne certains produits et services qui ne sont pas relatifs au secteur de l’alimentation
24 À titre liminaire, en réponse à l’OHMI, qui fait valoir l’irrecevabilité du recours en ce qu’il mettrait en cause le rejet de l’opposition pour les produits et services compris dans les classes 5 et 35 visés au point 2 du dispositif de la décision attaquée qui ne sont pas relatifs au secteur de l’alimentation (voir points 10 et 22 ci-dessus), il y a lieu de relever que celui-ci se méprend sur la portée du recours. Dans son argumentation, la requérante conteste en effet la décision de la chambre de recours de rejeter l’opposition en ce qui concerne tous les produits et services compris dans les classes 5, 31, 32, 35 et 43 visés au point 2 de son dispositif. Son premier argument, à cet égard, est d’invoquer la renommée exceptionnelle de la marque antérieure, dont la notoriété serait telle qu’elle suffirait pour conclure à la violation invoquée (voir points 10 et 17 ci-dessus), et cela quels que soient les produits et services en cause de la marque demandée et leur plus ou moins grande ressemblance, notamment pour ceux relevant du secteur de l’alimentation, avec le pain industriel pour lequel la marque antérieure est renommée.
25 Le grief pris de l’irrecevabilité partielle du recours doit donc être rejeté.
Sur la décision de la division d’opposition du 11 août 2011 (affaire B 1549826)
26 En ce qui concerne la décision de la division d’opposition du 11 août 2011 (affaire B 1549826) invoquée par la requérante à l’appui de son argumentation (voir points 19 et 23 ci-dessus), il y a lieu de relever que, tout comme dans la présente affaire, Grupo Bimbo a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI. À cet égard, il ressort de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI (affaire R 2111/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Bimbo et Grupo Bimbo, que, le 23 mars 2012, la requérante a retiré son opposition et informé l’OHMI qu’elle faisait désormais partie de la même entreprise que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours. En conséquence, du fait de ce retrait, la chambre de recours a décidé de mettre fin à la procédure d’opposition et il n’y a donc pas lieu dans la présente affaire d’en tenir compte.
Sur le fond et le moyen unique pris de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009
27 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 :
« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est […] refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque […], dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »
28 C’est à la lumière de cette disposition et au vu de la marque nationale antérieure examinée par la chambre de recours, qui a été enregistrée le 1er juin 2006, pour des produits compris dans les classes 5, 29 et 30, qu’il convient d’examiner les demandes de la requérante visant à ce que soit annulée ou réformée la décision attaquée, conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. À cet égard, il n’est pas contesté que le public pertinent pour la présente affaire est composé des consommateurs espagnols.
– Sur la comparaison des signes en conflit et le risque d’association
29 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (arrêt de la Cour du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié au Recueil, point 43 ; ordonnance de la Cour du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, non publiée au Recueil, point 25 ; voir aussi, par analogie, arrêt de la Cour du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Rec. p. I‑8823, point 30, et la jurisprudence citée).
30 S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque demandée évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. Tel est le cas a fortiori lorsque lesdites marques sont identiques (voir, par analogie, arrêt Intel Corporation, point 29 supra, point 44).
31 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit partageaient l’élément le plus distinctif, « bimbo », et étaient donc similaires (décision attaquée, point 70). Ce constat n’est pas contesté par les parties et il n’existe pas de raisons de le remettre en cause dans la présente affaire.
32 La marque demandée englobe ainsi l’intégralité de la marque antérieure.
33 En outre, la chambre de recours a correctement souligné, dans le cadre de son analyse au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que l’élément « grupo » sera perçu par le public espagnol pertinent comme une simple référence au type d’entreprise concerné (décision attaquée, points 59, 60 et 61). Cette caractéristique a pour effet qu’il est fort probable que ce public ne percevra pas ce terme comme une marque, mais plutôt comme une référence à un ensemble susceptible d’être rattaché à l’élément « bimbo ».
34 C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que les éléments graphiques de la marque demandée, à savoir le losange, la police de caractères (majuscules standard) et les couleurs orange et marron, pouvaient être considérés comme des éléments ordinaires (décision attaquée, point 59). Ces éléments ne sont pas à même de neutraliser l’importance qu’il convient de donner à l’élément « bimbo » dans l’appréciation de la similitude des marques en cause.
35 Il ressort de ce qui précède que, comme l’a indiqué la chambre de recours, les marques en cause peuvent être considérées comme similaires pour les besoins de l’examen relatif à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
– Sur la renommée de la marque antérieure et les effets de l’usage de la marque demandée
36 Aux fins de bénéficier de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, le titulaire de la marque antérieure doit établir que la marque nationale antérieure « jouit d’une renommée dans l’État membre concerné » et que l’usage de la marque demandée « tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice ».
37 En ce qui concerne les effets de l’usage de la marque demandée, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, mais doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque demandée peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit, toutefois, établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur [voir arrêt du Tribunal du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, non publié au Recueil, point 53, et la jurisprudence citée].
38 Afin de déterminer si l’usage du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, la Cour a déjà jugé que, plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Il résulte également de la jurisprudence que, plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure (voir arrêt ROYAL SHAKESPEARE, point 37 supra, point 54, et la jurisprudence citée).
39 En l’espèce, s’agissant de la renommée de la marque antérieure en Espagne, il y a lieu d’observer que, lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours s’est limitée à considérer que celle-ci a été « démontrée » en ce qui concernait le « pain industriel » (décision attaquée, point 70).
40 Cependant, dans le cadre de l’examen du caractère distinctif de la marque antérieure mené sous l’angle de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré qu’il ressortait clairement des documents présentés par la requérante pris en considération par la chambre que « la marque BIMBO [était] la première en Espagne en ce qui concern[ait] le ‘pain industriel’ ». La chambre de recours indique notamment à ce propos que certains de ces documents « témoignent du niveau de reconnaissance élevé dont elle bénéficie sur le marché espagnol » et qu’il ressort de l’un d’eux que « 77 % des 1 950 personnes interrogées au cours de l’année 2004 ont mentionné la marque BIMBO en premier lorsqu’il leur a été demandé de citer toutes les marques de pain de mie blanc qu’elles connaiss[aient] ». Ces constatations ont permis à la chambre de recours d’arriver à la conclusion que « la renommée de BIMBO en Espagne était démontrée pour du ‘pain industriel’ » et que « la marque antérieure [avait] un caractère distinctif très élevé pour ce produit » (décision attaquée, points 63 à 65).
41 En ce qui concerne les effets que pourrait avoir l’usage de la marque demandée sur la renommée de la marque antérieure, la chambre de recours a toutefois réfuté l’affirmation de la requérante selon laquelle, en substance, la « preuve du profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure découl[ait] de la renommée même [de cette marque] », qui « bénéfici[ait] d’un prestige élevé et d’une image très positive auprès des consommateurs en termes de qualité et sur le plan des caractéristiques des produits qu’elle représent[ait], à savoir du pain industriel » et qui serait diluée ou parasitée par les usages envisagés pour la marque demandée (décision attaquée, points 70 à 72).
42 Pour la chambre de recours, une telle affirmation, qui lierait les effets prévisibles de l’usage de la marque demandée à l’importance de la renommée de la marque antérieure, serait « inexacte » et il ne pourrait être déduit de la jurisprudence du Tribunal citée par la requérante qu’il n’est pas nécessaire de démontrer le caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou le préjudice qui leur est causé. Faute de preuve d’un « lien évident » entre le secteur du pain industriel, auquel est associé la renommée de la marque antérieure, et les différents secteurs correspondant à la marque demandée, le profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure serait « très improbable ». Dès lors, « [é]tant donné que la [requérante] n’a pas apporté la preuve d’un profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, qu’elle n’a produit aucun indice de l’existence d’un risque sérieux qu’une telle infraction puisse se produire à l’avenir et qu’elle n’a pas non plus apprécié le préjudice réel ou potentiel à l’égard du consommateur moyen des produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée », la chambre de recours a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (décision attaquée, points 72 et 77).
43 Au vu du raisonnement de la chambre de recours et des arguments de la requérante, il convient tout d’abord de rappeler, ainsi qu’exposé au point 38 ci-dessus, que plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il peut être déduit de cette jurisprudence qu’il est possible, notamment dans le cas d’une opposition fondée sur une marque bénéficiant d’une renommée exceptionnellement élevée, que la probabilité d’un risque futur non hypothétique de préjudice porté à la marque antérieure ou de profit indûment tiré par la marque demandée soit tellement évidente que l’opposant n’a besoin d’invoquer et de prouver aucun autre élément factuel à cette fin [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2010, Mäurer + Wirtz/OHMI – Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA), T-63/07, Rec. p. II-957, point 40]. Ainsi, il n’est pas exclu qu’une renommée extrêmement élevée puisse constituer exceptionnellement, en soi, un indice du risque futur non hypothétique de préjudice porté à la marque antérieure ou de profit indûment tiré par la marque demandée en tant que telle par rapport à chacun des produits et services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
44 Dès lors, lorsqu’une requérante fait valoir un argument tiré du caractère extrêmement élevé de la renommée de sa marque dans le contexte de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours doit tout d’abord vérifier le degré exact de cette renommée pour ensuite, le cas échéant, examiner si une telle renommée, au cas où elle était avérée, est suffisante, par rapport à chacun des produits et services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, pour fonder un risque non hypothétique de préjudice ou de profit indu.
45 De ce fait, la chambre de recours devait examiner si, en l’espèce, la requérante pouvait considérer à juste titre pour chacune des classes de produits et de services concernées que la preuve du profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure découlait déjà de la renommée extrêmement élevée en tant que telle et en était le résultat inévitable (voir point 72 de la décision attaquée). Elle ne pouvait écarter cet argument au seul motif que la requérante n’avait pas apporté de preuve ou d’indice d’un risque futur de préjudice porté à la marque antérieure ou de profit indûment tiré par la marque demandée.
46 Or, s’agissant de l’existence d’une renommée exceptionnelle de la marque antérieure, force est de constater qu’il ressort de la première page de l’annexe I de la lettre de la requérante à l’OHMI datée du 25 juillet 2008 (page 125 du dossier de l’OHMI) que non seulement l’enquête réalisée auprès de 1 950 personnes au cours de l’année 2004 par un institut spécialisé permet d’établir, premièrement, que 77 % des personnes interrogées ont mentionné la marque antérieure en premier lieu lorsqu’il leur a été demandé de citer toutes les marques de pain de mie blanc qu’elles connaissaient, mais aussi que, deuxièmement, 92 % des personnes interrogées ont répondu à la même question en indiquant qu’ils connaissaient la marque antérieure – ce qui permet à l’institut spécialisé de préciser que la connaissance spontanée de cette marque se situe à 92 % – et, troisièmement, que 98 % des personnes interrogées ont indiqué connaître la marque antérieure en répondant à la question de savoir si « de ces marques de pain de mie blanc, quelles sont celles qu’ils connaissent […], même s’ils ne les ont jamais consommées », cette question étant assortie de la présentation de différents logos.
47 Les deux dernières données, qui ne sont pas évoquées par la chambre de recours dans la décision attaquée, peuvent pourtant être invoquées pour établir que la renommée de la marque antérieure en Espagne se situe à un niveau plus élevé que celui pris en considération par la chambre de recours dans la décision attaquée (voir point 40 ci-dessus).
48 En conséquence, en l’absence d’une prise en considération du caractère extrêmement élevé de la renommée de la marque antérieure, la circonstance que la chambre de recours ait considéré qu’il n’existait pas de lien évident et que la requérante n’avait pas apporté la preuve d’un lien évident entre le secteur du pain industriel auquel la renommée de la marque demandée était associée et les secteurs visés par la marque demandée (point 72 de la décision attaquée) ne peut suffire pour justifier le rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. En effet, l’importance dudit lien pour l’existence d’une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 est susceptible de varier en fonction de l’importance de la renommée.
49 Par ailleurs, force est de constater que, dans son argumentation présentée dans son recours devant la chambre de recours, la requérante avait fait valoir que la renommée, la ressemblance prononcée entre les signes et l’identité ou la similitude des produits en cause, « tous des produits alimentaires » selon elle, indiqueraient au consommateur qu’il existe un rapport entre les deux marques en conflit (décision attaquée, point 42). La requérante a ainsi, à tout le moins, apporté un indice dudit lien.
50 En conclusion, il ressort de ce qui précède que, en n’ayant pas procédé à une appréciation globale des effets de l’usage de la marque demandée sur la renommée de la marque antérieure, qui tient compte notamment du degré de similitude entre les signes, de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que de la nature et du degré de proximité de chacun des produits et des services concernés, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
51 De ce fait, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci rejette l’opposition formée par la requérante et autorise l’enregistrement de la marque communautaire pour certains produits et services (voir point 10 ci-dessus). En effet, en raison de l’analyse incomplète de l’OHMI de la renommée de la marque antérieure et de ses conséquences pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 dans le cas d’espèce et, par conséquent, de l’absence d’examen, le cas échéant, de l’existence d’un éventuel juste motif au sens défini par cette disposition, il ne paraît pas approprié pour le Tribunal de réformer la décision attaquée.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens conformément aux conclusions de la requérante en ce sens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Les points 1, 2 et 4 du dispositif de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 avril 2011 (affaire R 1272/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Bimbo, SA et Grupo Bimbo, SAB de CV, sont annulés.
2) L’OHMI est condamné aux dépens.
Azizi | Frimodt Nielsen | Kancheva |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2012.
Signatures