SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
de 28 de enero de 2014 (*)
«Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria figurativa IMPERIA – Marca comunitaria figurativa anterior IMPERIAL – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Carácter distintivo de la marca anterior – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009»
En el asunto T‑216/11,
Progust, S.L., con domicilio social en Gerona, representada inicialmente por la Sra. M.E. López Camba, el Sr. J.L. Rivas Zurdo, la Sra. E. Seijo Veiguela y el Sr. I. Munilla Muñoz, posteriormente por el Sr. Rivas Zurdo, la Sra. Seijo Veiguela y el Sr. Munilla Muñoz, abogados,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. V. Melgar, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:
Sopralex & Vosmarques S.A., con domicilio social en Bruselas (Bélgica), representada por Mes P. Maeyaert y V. Fossoul, abogados,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 27 de enero de 2011 (asunto R‑1036/2010‑1), relativa a un procedimiento de oposición entre Sopralex & Vosmarques S.A. y Progust, S.L.,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),
integrado por la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Presidente, y los Sres. S. Gervasoni (Ponente) y L. Madise, Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 18 de abril de 2011;
visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de octubre de 2011;
visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 30 de septiembre de 2011;
visto el escrito de la demandante presentado, en virtud del artículo 135, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, en la Secretaría del Tribunal el 29 de diciembre de 2011;
habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de enero de 2012;
vista la modificación de la composición de las Salas del Tribunal,
no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido en consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, resolver el recurso sin fase oral;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 23 de junio de 2008, la demandante, Progust, S.L., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos, concretamente, en la clase 29 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles».
4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 028/2008, de 14 de julio de 2008.
5 El 13 de octubre de 2008, la coadyuvante, Sopralex & Vosmarques S.A., formuló oposición con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009) contra el registro de la marca solicitada en relación con algunos de los productos mencionados en el anterior apartado 3, correspondientes a la siguiente descripción: «Pescado».
6 La oposición se basaba en la marca comunitaria figurativa anterior, registrada con el número 3260288, que se reproduce a continuación:
7 Los productos protegidos por la marca anterior estaban comprendidos en la clase 29 y correspondían a la siguiente descripción: «Pescados, conservas de pescados y/o de crustáceos; platos preparados y conservas a base de pescado y/o de crustáceos».
8 El motivo invocado en apoyo de la oposición, previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009], se basaba en que la marca solicitada podía suscitar confusión con la marca anterior en relación con productos comprendidos en la clase 29.
9 El 9 de abril de 2010, la División de Oposición estimó la oposición y denegó el registro de la marca solicitada para los productos «pescado», comprendidos en la clase 29.
10 El 8 de junio de 2010, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009, contra la resolución de la División de Oposición.
11 Mediante resolución de 27 de enero de 2011 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En particular, tras considerar que el público pertinente lo constituía el consumidor final medio de todos los Estados miembros de la Unión Europea, estimó que, desde el punto de vista gráfico, ambos signos presentaban un cierto grado de similitud; que, desde el punto de vista fonético, existía un elevado grado de similitud entre ellos y que la comparación conceptual de ambos signos no era pertinente, puesto que el elemento denominativo predominante en cada uno de ellos no tenía significado alguno para el consumidor en determinados países de la Unión. Por lo que respecta al carácter distintivo de la marca anterior, lo consideró medio, toda vez que, para una parte al menos del público pertinente, ni el elemento figurativo ni el denominativo describían las características de los productos de que se trataba. Por último, dado que el elemento figurativo de ambos signos sería muy probablemente percibido por el público pertinente como meramente decorativo y que el elemento denominativo, que constituye el elemento dominante en cada uno de los dos signos, era casi idéntico, concluyó que los signos en cuestión presentaban un grado elevado de similitud desde el punto de vista gráfico por lo que respecta a su elemento dominante y que, al ser también muy similares desde el punto de vista fonético, existía, por referirse a productos idénticos, riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca solicitada.
Pretensiones de las partes
12 La demandante solicita al Tribunal que:
– Anule la resolución impugnada.
– Condene en costas a la OAMI y a la coadyuvante.
13 La OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
14 La demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.
15 Con carácter preliminar, la demandante señala que la coadyuvante no demostró, en el procedimiento ante la OAMI, el carácter distintivo reforzado por el uso de la marca anterior.
16 La demandante considera que, pese a la identidad de los productos de que se trata, las marcas en cuestión no presentan riesgo de confusión. Sostiene, en primer lugar, que, según la jurisprudencia, la percepción visual de los elementos gráficos de las marcas compuestas es importante para aquellas que designan productos alimenticios. Ahora bien, en el presente caso, los elementos figurativos de los dos signos en cuestión son diferentes. En su opinión, por lo que respecta a la comparación de los elementos denominativos de las dos marcas, la palabra «imperial» se percibe como elogiosa y, por lo tanto, poco distintiva en todo el territorio de la Unión y no sólo en los Estados en los que dicha palabra tiene un significado en la lengua oficial, desde el momento en que se trata de un término utilizado profusamente en relación con los productos destinados al consumo humano. Añade que la resolución impugnada es contraria a la jurisprudencia y a varias resoluciones de la OAMI sobre el particular. Por último, considera que las marcas controvertidas contienen elementos de diferenciación adicionales, puesto que existen diferencias semánticas entre las palabras que componen ambas marcas.
17 La OAMI y la coadyuvante refutan las alegaciones de la demandante.
18 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
19 Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los productos o los servicios de que se trate proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, en particular, la interdependencia de la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, apartados 30 a 33, y la jurisprudencia citada].
20 A la luz de estos principios procede examinar la apreciación realizada por la Sala de Recurso del riesgo de confusión entre las marcas controvertidas.
Sobre el público pertinente
21 Según la jurisprudencia, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [véase la sentencia del Tribunal de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, apartado 42, y la jurisprudencia citada].
22 En el presente caso, la Sala de Recurso declaró fundadamente, y sin ser contradicha al respecto por la demandante, que, al ser productos de consumo corriente los productos designados por las marcas controvertidas, el público destinatario era el consumidor final medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz y que da pruebas de un nivel de atención medio. Por otra parte, al ser la marca anterior una marca comunitaria, el riesgo de confusión debe apreciarse en relación con el público de todos los Estados miembros.
Sobre la comparación de los productos
23 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso también consideró fundadamente, y sin ser contradicha por la demandante, que los productos respecto de los cuales se había estimado la oposición estaban comprendidos en la lista de los productos protegidos por la marca anterior y que, por lo tanto, los productos designados por las marcas controvertidas podían considerarse idénticos.
Sobre la comparación de los signos
24 En primer lugar, procede recordar que, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, apartado 35, y la jurisprudencia citada).
25 En segundo lugar, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia OAMI/Shaker, citada en el apartado 24 supra, apartado 41, y la jurisprudencia citada). Sólo en el caso de que todos los demás componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencias del Tribunal de Justicia OAMI/Shaker, citada en el apartado 24 supra, apartado 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C‑193/06 P, no publicada en la Recopilación, apartado 42). Tal podría ser el caso cuando este componente dominara por sí solo la imagen de la marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca fueran insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta (sentencia Nestlé/OAMI, antes citada, apartado 43).
26 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que las marcas en cuestión presentaban cierto grado de similitud desde el punto de vista gráfico, toda vez que compartían un elemento denominativo muy similar y se componían, además, de elementos gráficos similares. Acto seguido, estimó que los dos signos en conflicto eran muy similares desde el punto de vista fonético. Por último, señaló que la comparación conceptual de ambos signos no era pertinente, al no tener significado en algunos países de la Unión el elemento denominativo predominante en cada uno de los signos.
27 La demandante alega que son diferentes los elementos figurativos de los dos signos en cuestión en el presente caso y que, por lo que respecta a la comparación de los elementos denominativos de ambas marcas, existen diferencias semánticas entre las dos palabras de que se trata.
Sobre la similitud gráfica
28 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que las marcas controvertidas presentaban cierto grado de similitud desde el punto de vista gráfico, toda vez que compartían un elemento denominativo muy similar y se componían, además, de elementos gráficos similares.
29 La demandante considera que los signos no son similares desde el punto de vista gráfico. En primer lugar, en la marca anterior, las dimensiones de la palabra «imperial» son más importantes, puesto que ésta ocupa casi todo el espacio de la forma de fantasía en la que se encuentra, la cual recuerda a una cinta, mientras que, en la marca solicitada, el elemento denominativo «imperia» sólo aparece en la parte inferior del rectángulo del que únicamente ocupa un tercio. En segundo lugar, la representación de los caracteres que componen las palabras de las dos marcas es diferente, en la medida en que todos los caracteres de la marca anterior tienen el mismo tamaño y un trazo grueso, mientras que, en la marca solicitada, las letras primera y última son de mayor tamaño que las demás. En tercer lugar, el rectángulo representado en la marca solicitada contiene una orla blanca que la otra marca no presenta. En cuarto lugar, si bien ambos signos están integrados por un elemento que representa un ave, son sin embargo distintos por cuanto que el de la marca anterior es una rapaz en movimiento, probablemente un águila, que se posa en una rama, representada de un modo muy realista y detallado, mientras que el de la marca solicitada es un pato o una oca en reposo que se representa de manera mucho menos realista. Añade que el ave de la marca anterior aparece únicamente en el ángulo derecho de la marca y en un espacio reducido, mientras que el representado en la marca solicitada se sitúa en la parte central de la marca y ocupa tanto espacio como la palabra «imperia».
30 En primer término, es cierto que, como señaló la Sala de Recurso en el punto 24 de la resolución impugnada, ambas marcas contienen un único elemento denominativo muy similar, puesto que sólo se diferencia en su última letra, y que está representado en cada una de ellas en letras mayúsculas blancas, sobre fondo negro formado por un rectángulo con una orla blanca en el caso de la marca objeto de la solicitud de registro, y sobre fondo negro formado por un rectángulo ligeramente estilizado como una cinta en el caso de la marca anterior. Por consiguiente, que el espacio ocupado por el elemento denominativo de cada uno de los signos difiera ligeramente y que los caracteres de las letras de las dos palabras no sean exactamente los mismos constituyen meras circunstancias accesorias y no permiten cuestionar dicha declaración.
31 En segundo término, como señaló fundadamente la Sala de recurso en el punto 24 de la resolución impugnada, cada marca contiene un ave que, en la marca solicitada, está representada de manera estilizada y moderna por una serie de líneas y, en la marca anterior, está representada de manera más detallada y se encuentra en movimiento sobre una rama. El hecho de que el ave de la marca solicitada pueda ser un pato o una oca mientras que el ave de la marca anterior sea una rapaz no pone en entredicho la conclusión a la que llegó la Sala de Recurso, según la cual ambas marcas se componen de elementos figurativos similares, puesto que no se niega que se trata de dos aves. Además, la propia Sala de Recurso señaló que una de las aves estaba en movimiento mientras que la otra estaba en reposo y que el ave de la marca solicitada estaba representada de un modo mucho menos realista que el ave de la marca anterior. Por último, la distinta colocación de las dos aves en cada una de las marcas y el hecho de que el espacio que ocupan sea ligeramente diferente sólo constituyen diferencias de poca importancia y no permiten considerar que ambos elementos figurativos no sean similares.
32 De lo anterior se desprende que la Sala de Recurso concluyó fundadamente que los dos signos presentaban cierto grado de similitud desde el punto de vista gráfico, toda vez que comparten un elemento denominativo muy similar y están compuestos por elementos figurativos similares.
Sobre la similitud fonética
33 La Sala de Recurso consideró, en el punto 25 de la resolución impugnada, que existía un grado elevado de similitud fonética entre los dos signos en cuestión.
34 La demandante sostiene que los términos no son idénticos porque difieren en una letra, que uno es un adjetivo y el otro un sustantivo, y que dichas palabras no siempre se acentúan de la misma manera, en particular en español.
35 Sin embargo, como declaró la Sala de Recurso en el punto 25 de la resolución impugnada, ambas palabras sólo difieren en su última letra, a saber, la letra «l», que produce un sonido suave, en especial cuando se sitúa al final de una palabra y cualquiera que sea la lengua utilizada. El hecho de que una palabra sea un sustantivo y la otra un adjetivo no tiene consecuencias sobre su similitud fonética. Por lo que respecta a la alegación de la demandante de que la acentuación de las dos palabras es diferente en español, debe desestimarse en cualquier caso, toda vez que el público pertinente es el de todos los Estados miembros.
36 De lo anterior resulta que la Sala de Recurso concluyó fundadamente que los dos signos presentaban un grado elevado de similitud desde el punto de vista fonético.
Sobre la similitud conceptual
37 En el punto 26 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró legítimamente que la comparación conceptual de los dos signos no era pertinente, puesto que el elemento denominativo de cada uno de ellos no tenía significado en algunos países de la Unión y el elemento figurativo representaba, en ambos casos, un ave. Si bien la demandante rebate la apreciación de la Sala de Recurso de que el elemento denominativo de cada uno de los dos signos no tenía significado en algunos países de la Unión, lo hace únicamente para demostrar la falta de carácter distintivo de la marca anterior y no para cuestionar la conclusión de impertinencia de la comparación conceptual de ambos signos, a la que llegó la Sala de Recurso en el punto 26 de la resolución impugnada.
38 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede confirmar la conclusión de la Sala de Recurso de que las marcas en cuestión presentan un cierto grado de similitud desde el punto de vista gráfico y una gran similitud desde el punto de vista fonético y de que la comparación conceptual de ambos signos no es pertinente.
Sobre la apreciación global del riesgo de confusión
39 La apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un reducido grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa [sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, apartado 17, y sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2006, Mast‑Jägermeister/OAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otras), T‑81/03, T‑82/03 y T‑103/03, Rec. p. II‑5409, apartado 74].
40 No obstante, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [sentencias del Tribunal de 14 de octubre de 2003, Phillips‑Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, apartado 47, y de 7 de septiembre de 2006, L & D/OAMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, Rec. p. II‑2699, apartado 98].
41 La Sala de Recurso señaló, con carácter previo, que consideraba que la marca anterior estaba dotada de un carácter distintivo medio puesto que, para una parte al menos del público pertinente, ni el elemento figurativo ni el denominativo describían las características de los productos. A continuación, indicó que los dos signos de que se trata estaban compuestos por un elemento figurativo y uno denominativo que era, en principio, dominante, porque se trataba del elemento utilizado de forma más natural por los consumidores para designar una marca, en particular en el sector de los alimentos. La Sala de Recurso dedujo de lo anterior que el elemento figurativo sería percibido únicamente como decorativo y no como una indicación de origen. Pues bien, al ser casi idéntico el elemento denominativo de cada uno de estos dos signos y estar dotado de carácter distintivo, la Sala de Recurso consideró que los signos en cuestión eran muy similares desde el punto de vista gráfico por lo que respecta a su elemento dominante. Al ser también muy similares desde el punto de vista fonético, concluyó que existía, por referirse a productos idénticos, riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca solicitada.
42 En primer lugar, la demandante sostiene que no existe ningún riesgo de confusión entre las dos marcas debido a la falta de carácter distintivo de la marca anterior, cuyo carácter distintivo reforzado por el uso no se había por otra parte demostrado. En segundo lugar, estima que la Sala de Recurso consideró erróneamente el elemento denominativo como dominante y el elemento figurativo como meramente decorativo en ambas marcas. Concluye que la Sala de Recurso consideró erróneamente que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
43 En primer lugar, procede recordar que el reconocimiento de un carácter escasamente distintivo de la marca anterior no impide per se constatar la existencia de un riesgo de confusión (véase, en este sentido, el auto del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2006, L’Oréal/OAMI, C‑235/05 P, no publicado en la Recopilación, apartados 42 a 45). Si bien el carácter distintivo de la marca anterior debe tenerse en cuenta para apreciar el riesgo de confusión, sólo es un elemento entre otros que intervienen en dicha apreciación. Por lo tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, puede existir riesgo de confusión, en particular debido a la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate [véanse las sentencias del Tribunal de 16 de marzo de 2005, L’Oréal/OAMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, apartado 61, y de 13 de diciembre de 2007, Xentral/OAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, apartado 70, y la jurisprudencia citada].
44 En cualquier caso, aun suponiendo, como sostiene la demandante, que la palabra «imperial» tenga un significado conocido a escala internacional, incluso en los Estados miembros donde carece de significado en la lengua oficial, no será percibida sin embargo en el sentido de que tiene un significado en relación con los productos y los servicios de que se trata, como señaló la Sala de Recurso en el punto 32 de la resolución impugnada.
45 Además, de reiterada jurisprudencia se desprende que el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/OAMI, C‑473/01 P y C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, apartado 33, y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, apartado 25). En relación con una marca compuesta, el eventual carácter distintivo puede examinarse, en parte, respecto a cada uno de sus términos o de sus elementos, considerados por separado, pero, en cualquier caso, debe basarse en la percepción global de esta marca por parte del público pertinente y no en la presunción de que unos elementos que aisladamente carecen de carácter distintivo no pueden presentar tal carácter una vez combinados. En efecto, la mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerado aisladamente, carezca de carácter distintivo no excluye que la combinación que forman pueda poseer tal carácter (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, apartado 29, y la jurisprudencia citada).
46 Pues bien, en el presente caso, la demandante, para demostrar que la marca anterior carecía de carácter distintivo, se limita a sostener que el elemento denominativo de dicha marca carecía de tal carácter, sin impugnar el carácter distintivo de la referida marca resultante de la combinación de dichos elementos denominativos y figurativos.
47 De lo anterior se deduce que las alegaciones de la demandante relativas a la falta de carácter distintivo, que se refieren únicamente al elemento denominativo «imperial», no bastan, en cualquier caso, para cuestionar la conclusión de la Sala de Recurso de que el carácter distintivo de la marca anterior, compuesto por el término «imperial» y el elemento figurativo descrito en el anterior apartado 31 –que, como señaló la Sala de Recurso en el punto 32 de la resolución impugnada, no es descriptivo–, debe ser considerado medio. Por consiguiente, la demandante no puede invocar la sentencia del Tribunal de 15 de febrero de 2007, Bodegas Franco-Españolas/OAMI – Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL) (T‑501/04, no publicada en la Recopilación, apartado 48), en la que se cuestionaba la apreciación del carácter distintivo de la marca puramente denominativa ROYAL FEITORIA.
48 Por lo que respecta a la práctica anterior de la OAMI, procede recordar, además, que las resoluciones que adoptan las Salas de Recurso de la OAMI, en virtud del Reglamento nº 207/2009, relativas al registro de un signo como marca comunitaria, dimanan del ejercicio de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de las mencionadas resoluciones debe apreciarse únicamente sobre la base del citado Reglamento y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas Salas de Recurso [sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, apartado 65, y sentencia del Tribunal General de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, apartado 71].
49 Por último, las partes concuerdan en que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso no se pronunció sobre el carácter distintivo reforzado por el uso de la marca anterior. Además, puesto que una marca anterior puede tener un carácter distintivo particular no sólo gracias a la notoriedad de que goza entre el público pertinente, sino también intrínsecamente, la alegación de la demandante –basada en que la coadyuvante no demostró la adquisición del carácter distintivo de su marca por el uso–, aunque estuviera fundada, no podría invalidar en ningún caso la afirmación del Tribunal de que la marca anterior está dotada de un carácter distintivo medio (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, apartado 24). Por consiguiente, no procede que el Tribunal se pronuncie sobre dicho extremo y debe rechazarse tal alegación por inoperante (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 2008, L & D/OAMI, C‑488/06 P, Rec. p. I‑5725, apartados 65 a 68). En consecuencia, no procede en ningún caso pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas proporcionadas por la coadyuvante por primera vez ante el Tribunal con objeto de demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca anterior.
50 En segundo lugar, la demandante rebate la apreciación de la Sala de Recurso de que los dos signos de que se trata estaban compuestos por un elemento figurativo y uno denominativo que sería, en principio, dominante, mientras que el elemento figurativo sería percibido únicamente como decorativo y no como una indicación de origen. En su opinión, debido a su carácter escasamente distintivo, el elemento denominativo no puede considerarse dominante.
51 Sobre este particular, procede recordar, contrariamente a lo que afirma la demandante, que el posible escaso carácter distintivo de un elemento de una marca compuesta no implica necesariamente que éste no pueda constituir un elemento dominante, siempre que, debido, en particular, a su posición en el signo o a su dimensión, pueda imponerse en la percepción del consumidor y permanecer en la memoria de éste (véase la sentencia PAGESJAUNES.COM, citada en el apartado 43 supra, apartado 54, y la jurisprudencia citada). Si bien es cierto que del apartado 48 de la sentencia ROYAL, citada en el apartado 47 supra, se desprende que un término común a la marca solicitada y a la marca comunitaria anterior, del que se consideró que sólo poseía un carácter distintivo muy escaso, no podía constituir el elemento dominante a efectos de la comparación de los dos signos en cuestión, es preciso señalar no obstante que, en dicho asunto, se trataba de proceder a la comparación de dos marcas puramente denominativas y no, como en el presente caso, de marcas figurativas para las que la posición en el signo o la dimensión pueden tener carácter determinante en la apreciación del elemento dominante.
52 La demandante no puede invocar eficazmente el apartado 83 de la sentencia del Tribunal de 13 de diciembre de 2007, Cabrera Sánchez/OAMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) (T‑242/06, no publicada en la Recopilación), puesto que, en dicho asunto, la importancia concedida por el Tribunal a la percepción visual de una marca utilizada para designar productos alimenticios, respecto a la percepción fonética de sus elementos denominativos, resultaba del escaso carácter distintivo de dichos elementos.
53 En el presente caso, a diferencia del asunto mencionado en el apartado anterior, los elementos denominativos presentes en las dos marcas en conflicto aparecen como dominantes, habida cuenta, por un lado, de su tamaño y representación y, por otro, de la posición que ocupan en el signo. Así, en la marca anterior, el elemento denominativo, representado en letras mayúsculas blancas sobre fondo negro, ocupa la mayor parte del espacio, mientras que el elemento figurativo sólo se representa en una pequeña parte del espacio, en el lado derecho. En la marca solicitada, el elemento denominativo, representado asimismo en letras mayúsculas blancas sobre fondo negro, ocupa también una parte preponderante del espacio y el elemento gráfico, aun cuando se encuentra en el centro, presenta una menor intensidad puesto que se representa mediante trazos mucho más finos que los caracteres que componen el elemento denominativo. Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró fundadamente que el elemento denominativo constituía el elemento dominante en ambas marcas.
54 De todo lo anterior se desprende que, por un lado, los productos de que se trata son idénticos. Por otro, las marcas controvertidas presentan un grado de similitud gráfica elevado por lo que se refiere a su elemento dominante y un cierto grado de similitud por lo que respecta a su elemento accesorio, y son muy similares desde el punto de vista fonético.
55 Habida cuenta de todos estos factores, la Sala de Recurso no infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 al considerar que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
56 Por todos estos motivos, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
57 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y la parte coadyuvante.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a Progust, S.L.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de enero de 2014.
Firmas