Zaak T‑420/03

El Corte Inglés, SA

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BoomerangTV – Oudere nationale en communautaire woord‑ en beeldmerken BOOMERANG en Boomerang – Relatieve weigeringsgronden – Ontbreken van verwarringsgevaar – Geen algemeen bekend merk in zin van artikel 6 bis van Verdrag van Parijs – Geen afbreuk aan reputatie – Geen overlegging van bewijzen van bestaan van bepaalde oudere merken of van vertalingen ervan voor oppositieafdeling – Overlegging van bewijzen voor het eerst voor kamer van beroep – Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, sub c, artikel 8, lid 5, en artikel 74, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 – Regel 16, leden 2 en 3, regel 17, lid 2, en regel 20, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95”

Samenvatting van het arrest

1.      Gemeenschapsmerk – Beroepsprocedure – Beroep tegen beslissing van oppositieafdeling van Bureau – Onderzoek door kamer van beroep

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 74, lid 2)

2.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Erkenning van geldigheid van inschrijving van ouder merk door merkaanvrager

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8)

3.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

1.      Volgens artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk hoeft het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.

Daaruit volgt dat de partijen, in de regel en behoudens andersluidende bepaling, nog feiten en bewijsmiddelen kunnen aanvoeren na afloop van de termijnen waarbinnen deze feiten en bewijsmiddelen moeten worden aangevoerd krachtens de bepalingen van deze verordening, en dat het het Bureau niet verboden is, rekening te houden met niet tijdig aangevoerde feiten of overgelegde bewijzen. Evenwel kan een partij die feiten of bewijsmiddelen niet tijdig aanvoert, op grond van die bepaling er niet onvoorwaardelijk aanspraak op maken dat het Bureau met deze feiten of bewijsmiddelen rekening houdt. Aangezien artikel 74, lid 2, van deze verordening preciseert dat het Bureau in een dergelijk geval geen rekening „hoeft” te houden met dergelijke feiten en bewijsmiddelen, beschikt het Bureau immers over een ruime beoordelingsvrijheid om te beslissen of het daarmee rekening houdt, op voorwaarde dat het zijn beslissing op dat punt motiveert.

Wanneer het Bureau uitspraak moet doen in het kader van een oppositieprocedure, kan er met name gegronde reden zijn om met niet tijdig aangevoerde feiten en bewijsmiddelen rekening te houden wanneer het Bureau van oordeel is dat deze gegevens prima facie werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de bij hem ingestelde oppositieprocedure en dat bovendien het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze gegevens niet tijdig zijn aangevoerd, niet eraan in de weg staan dat er rekening mee wordt gehouden.

De toepassing van bovengenoemde beginselen dient in beginsel niet te worden beperkt naar gelang van de aard van de betrokken feiten en bewijsmiddelen, aangezien artikel 74, lid 2, van deze verordening niet een dergelijke beperking stelt. De aard van de betrokken feiten en bewijsmiddelen is evenwel een element waarmee het Bureau rekening kan houden bij de uitoefening van de beoordelingsvrijheid die hem door deze bepaling wordt verleend.

(cf. punten 40‑43)

2.      Artikel 8 van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk bepaalt in wezen dat er enkel sprake is van een relatieve weigeringsgrond voor de inschrijving van een gemeenschapsmerk wanneer het aangevraagde gemeenschapsmerk in conflict komt met een ouder merk. Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) dient op basis van de door de opposant te verstrekken bewijzen het bestaan van de ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde merken te onderzoeken. De vraag of een ouder merk bestaat, is dus geen element dat kan worden overgelaten aan de vrije beoordeling van partijen. Zelfs indien de merkaanvrager de „geldigheid” van de inschrijving van een ouder merk of van andere oudere rechten daadwerkelijk zou hebben erkend, zijn de oppositieafdeling en de kamer van beroep op grond van deze omstandigheid dus niet verplicht, te oordelen dat het bestaan van deze rechten is aangetoond.

(cf. punt 77)

3.      Er bestaat geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk tussen enerzijds het beeldteken Boomerang^TV, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „Telecommunicatie; productie van radio‑ en televisieprogramma’s, uitzending en verspreiding van radio‑ en televisieprogramma’s” en „Diensten met betrekking tot opvoeding, opleiding en entertainment; culturele activiteiten; film‑ en geluidsopnamestudio’s, verhuur van video’s; wedstrijden (ontspanning); samenstelling van televisie‑ en radioprogramma’s; filmproductie” respectievelijk van de klassen 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en anderzijds de beeldmerken Boomerang, die eerder werden ingeschreven in Spanje voor waren van de klassen 8, 11, 16, 18, 25 en 28 alsmede in Ierland en het Verenigd Koninkrijk voor waren van klasse 25, en het beeldmerk Boomerang, waarvoor een gemeenschapsmerkaanvraag is ingediend voor een reeks waren van de klassen 3, 18 et 25 van die Overeenkomst.

De waren waarop de oudere rechten betrekking hebben, zijn immers door de aard, de bestemming en het gebruik ervan verschillend van de diensten waarvoor de inschrijving van het merk Boomerang^TV werd aangevraagd. Bovendien gaat het niet om concurrerende of complementaire waren en diensten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het feit dat bepaalde waren waarop de oudere rechten betrekking hebben, kunnen worden gebruikt voor de promotie van de diensten waarvoor de inschrijving van het merk Boomerang^TV is aangevraagd, of dat de sportsector, waartoe bepaalde oudere rechten kunnen behoren, banden kan hebben met de sector van televisieproducties, waartoe het aangevraagde merk behoort. Dergelijke banden zijn te vaag en onzeker om te kunnen concluderen dat het gaat om complementaire waren en diensten.

(cf. punten 99‑100)