SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Séptima)
de 16 de septiembre de 2009 (*)
«Marca comunitaria – Solicitud de marca comunitaria figurativa MADRIDEXPORTA – Motivos de denegación absolutos – Carácter descriptivo – Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 207/2009]»
En el asunto T‑180/07,
Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A., con domicilio social en Madrid, representada por el Sr. M. Aznar Alonso, abogado,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. S. Palmero Cabezas, en calidad de agente,
parte demandada,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 7 de marzo de 2007 (asunto R 1130/2006‑1), relativa a una solicitud de registro de la marca figurativa MADRIDEXPORTA como marca comunitaria,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Séptima),
integrado por el Sr. N.J. Forwood, Presidente, y los Sres. D. Šváby (Ponente) y E. Moavero Milanesi, Jueces;
Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de mayo de 2007;
habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de julio de 2007;
celebrada la vista el 13 de noviembre de 2008;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 29 de septiembre de 2005, la demandante, Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 16, 35, 36, 38, 39, 41 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respecto a cada una de las citadas clases, a la siguiente descripción:
– Clase 16: «Publicaciones, revistas, libros y periódicos».
– Clase 35: «Servicios de asistencia a la dirección de empresas comerciales o industriales; servicios de asesores para la organización y dirección de negocios; agencias de información comercial; estudio de mercados; servicios de organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad; investigaciones para negocios; previsiones económicas; promoción de ventas para terceros; relaciones públicas; informaciones en materia de importación y exportación; agencias de importación y exportación».
– Clase 36: «Servicios de patrocinio financiero; consultas en materia financiera; agencias de crédito; valoraciones financieras».
– Clase 38: «Servicios de comunicaciones a través de redes informáticas; agencias de información; agencias de prensa».
– Clase 39: «Servicios de organización de viajes; información en materia de organización de viajes; reserva de plazas de viaje».
– Clase 41: «Servicios de explotación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables telemáticamente); publicación electrónica de libros y periódicos en línea; organización y dirección de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposiums; planificación de recepciones».
– Clase 42: «Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador (software); servicios jurídicos; estudio de proyectos técnicos; investigación y desarrollo de nuevos productos (para terceros); concesión de licencias de propiedad intelectual».
4 Mediante resolución de 16 de mayo de 2006, el examinador denegó la solicitud de marca comunitaria.
5 El 13 de julio de 2006, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, al amparo de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente, artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución del examinador.
6 Mediante resolución de 7 de marzo de 2007 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso desestimó el recurso y confirmó la resolución del examinador.
7 En los apartados 14 a 24 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que el signo figurativo «MADRIDEXPORTA» era exclusivamente descriptivo de los productos y servicios para los que se había solicitado el registro, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009]. Por otro lado, en los apartados 29 y 30 de la resolución impugnada, consideró que no había quedado probado que la marca solicitada hubiese adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso de la misma en España, Portugal, Francia, Reino Unido, Irlanda e Italia, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente, artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009).
Pretensiones de las partes
8 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
– Anule la resolución impugnada.
– Condene en costas a la OAMI.
9 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
10 Para fundamentar su recurso, la demandante invoca dos motivos, basados, el primero de ellos, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 y, el segundo, en la infracción del apartado 3 de ese mismo artículo.
11 En la vista, la demandante renunció al motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.
12 Por consiguiente, únicamente debe examinarse el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.
Alegaciones de las partes
13 La demandante alega que no existe relación alguna entre el término «exporta», que evoca la idea de «comercio exterior», y los productos y servicios de que se trata. Señala que la solicitud de marca va dirigida a una gran variedad de productos y servicios de diversa naturaleza y que pertenecen a sectores económicos y comerciales diferentes. Además, la demandante aduce que la OAMI ha registrado varias marcas que contienen el término «export».
14 Por lo que respecta al vocablo «madrid», la demandante subraya, primero, que dicho vocablo está incluido en un signo complejo, distintivo de los productos y servicios de que se trata. Seguidamente, afirma que no existe relación entre los productos y servicios de que se trata y la ciudad de Madrid. Según ella, del hecho de que ésta sea una ciudad turística importante, no cabe deducir que el público la reconozca como un importante centro económico y empresarial. Por último, afirma, el término «madrid» en la marca solicitada sirve para identificar a su titular, Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, que, en su condición de entidad pública de la región de Madrid cuyo objeto es ayudar a las empresas madrileñas a internacionalizarse, puede utilizar y proteger dicha denominación geográfica.
15 La demandante sostiene que el elemento denominativo «madridexporta» constituye un original neologismo, inusual en su estructura y significado, y que, por lo tanto, carece de carácter descriptivo respecto de los productos y servicios de que se trata.
16 Por otra parte, la demandante niega la afirmación de la Sala de Recurso según la cual el público percibirá la marca solicitada como una simple marca denominativa y sostiene que, habida cuenta de la tipografía especial y la específica combinación de colores que forman un conjunto gráfico-denominativo original, la marca solicitada tiene carácter distintivo. Por último, señala que durante el procedimiento de registro de la marca española nº 2.671.371 MADRIDEXPORTA, en esta forma gráfica, para los mismos productos y servicios de las clases 16, 35, 38, 39, 41 y 42, la Oficina Española de Patentes y Marcas estimó que tenía carácter distintivo.
17 La demandante deduce de lo anterior que no existe una relación directa y concreta entre el signo figurativo MADRIDEXPORTA y los productos y servicios para los que se reivindica. Según ella, la marca solicitada informa indirectamente a los consumidores acerca de ciertas cualidades de los productos y servicios, sin llegar a describirlos.
18 La OAMI alega que el término «exporta», que significa «vende géneros a otro país», describe los productos y servicios de que se trata como relacionados con el comercio exterior. Afirma que la propia demandante ha reconocido que la actividad de promoción del comercio exterior forma parte de su objeto social.
19 Por lo que respecta al término «madrid», la OAMI alega que constituye un término geográfico indicativo del origen geográfico de los productos y servicios considerados, lo que no puede quedar neutralizado por la utilización de caracteres caligráficos especiales y de una determinada combinación de colores.
20 En cuanto al elemento denominativo «madridexporta», la OAMI considera que es una mera yuxtaposición de dos palabras fácilmente localizables en un diccionario o enciclopedia de la lengua castellana y que tal yuxtaposición no es inusual al seguir las reglas gramaticales de orden sintáctico y ortográfico de la lengua española. Además, la OAMI sostiene que el público destinatario está compuesto por empresarios españoles que son profesionales conocedores de la actividad de promoción y desarrollo de diversas áreas de negocio.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
21 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio.
22 Procede asimismo recordar que el objeto de la prohibición del registro como marca de signos o de indicaciones exclusivamente descriptivos es evitar que se registren como marcas signos o indicaciones que, por su identidad con medios habituales de designación de los productos o de los servicios de que se trate o de sus características, no permitan cumplir la función de identificación de la empresa que los comercializa y que, por lo tanto, carezcan del carácter distintivo que tal función requiere (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, apartado 37).
23 Por consiguiente, los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 son únicamente los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, un producto o un servicio como aquel para el que se solicita el registro. Además, sólo debe denegarse el registro de una marca que contenga signos e indicaciones que respondan a dicha definición si no contiene otros signos u otras indicaciones y, además, los signos y las indicaciones exclusivamente descriptivos de que esté compuesta no se presentan o disponen de una manera que distinga el conjunto resultante de las formas habituales de designación de los productos o servicios de que se trate o de sus características esenciales (sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada, apartado 39).
24 De ello se deduce que, para que un signo incurra en la prohibición establecida en la disposición mencionada, entre el signo y los productos y servicios de que se trate ha de existir una relación lo bastante directa y concreta como para permitir que el público interesado perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de los productos y servicios en cuestión o de una de sus características [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 22 de junio de 2005, Metso Paper Automation/OAMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, apartado 25, y de 15 de febrero de 2007, Indorata-Serviços e Gestão/OAMI (HAIRTRANSFER), T‑204/04, no publicada en la Recopilación, apartado 24].
25 Por tanto, el carácter descriptivo de un signo debe apreciarse, por un lado, en relación con la forma en que lo entiende el público destinatario y, por otro lado, en relación con los productos o servicios correspondientes [véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OAMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, Rec. p. II‑65, apartado 26, y de 2 de abril de 2008, Eurocopter/OAMI (STEADYCONTROL), T‑181/07, no publicada en la Recopilación, apartado 38].
26 En el caso de autos, el público destinatario es, como observó la Sala de Recurso en el apartado 14 de la resolución impugnada, sin que la demandante lo rebatiese, un público amplio que incluye tanto a las empresas españolas y portuguesas como a las demás empresas de la Comunidad Europea y, en particular, a las establecidas en Francia, en el Reino Unido, en Irlanda y en Italia interesadas en importar los productos y servicios para los que se solicita el registro.
27 Por lo que respecta a la percepción del signo por el público relevante, la Sala de Recurso observa en la resolución impugnada que el elemento denominativo «madridexporta» está compuesto por dos palabras, «madrid» y «exporta», corrientes en español y en portugués, y que se emplean igualmente con una ortografía similar en inglés (exports), en francés (exporte) y en italiano (esporta). Según ella, el término «exporta» es «una perfecta descripción de los productos y servicios relacionados con el comercio exterior» (apartado 16), mientras que el término «madrid» es el nombre de la capital del Reino de España (apartado 18). De ello deduce que «el nombre de la ciudad de Madrid seguido de la expresión “exporta” será percibido por el público destinatario, en esencia, como una indicación geográfica de la procedencia de los servicios o del lugar desde donde se ofertan» y que la adición del término «madrid» a la expresión «exporta» únicamente refuerza el carácter descriptivo de ésta debido al importante papel que representa esta ciudad en el ámbito comercial (apartado 20).
28 En cuanto a la naturaleza de la relación existente entre el signo figurativo MADRIDEXPORTA y los productos y servicios de que se trata, la Sala de Recurso consideró en la resolución impugnada que el signo figurativo MADRIDEXPORTA sería inmediatamente percibido como una indicación para designar la especie, el contenido y la procedencia geográfica de la prestación del servicio, en el sentido de que la demandante proporciona ayuda en el ámbito del comercio exterior a través de la venta de publicaciones, revistas, libros y periódicos y la prestación de servicios pertinentes de origen madrileño, y tiene como objeto la promoción de la capacidad exportadora de las empresas madrileñas (apartado 22).
29 La Sala de Recurso no demuestra sin embargo que el elemento denominativo «madridexporta» pueda ser entendido por el público relevante como una forma normal de designar los productos y servicios de que se trata u otras características esenciales de éstos.
30 Es preciso recordar, en primer lugar, que, tratándose de marcas compuestas, en particular, por palabras, el posible carácter descriptivo debe apreciarse no sólo respecto a cada uno de los términos considerados separadamente sino también respecto al conjunto que forman. Cualquier diferencia perceptible entre la expresión del elemento denominativo propuesto para el registro y los términos utilizados, en el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada, para designar el producto o el servicio o sus características esenciales es adecuada para conferir a ese elemento denominativo un carácter distintivo que le permite ser registrado como marca (véase, en este sentido, la sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada, apartado 40).
31 A este respecto, hay que señalar que el término «exporta» significa, en español y en portugués, «vende mercancías a otro país», mientras que el término «madrid» es el nombre de la capital del Reino de España. El elemento denominativo constituido por el término «exporta» precedido por el término «madrid» tiene por lo tanto un significado preciso en español y en portugués, a saber, que la ciudad de Madrid vende mercancías a otro país. Idéntica conclusión se impone en lo que respecta al término «exports» en inglés, el término «exporte» en francés y el término «esporta» en italiano cuando éstos van precedidos por el nombre de la ciudad de Madrid.
32 Si bien el elemento denominativo «madridexporta», así percibido por el público relevante, puede evocar las características que la demandante pretende conferir a sus productos y servicios, a saber, propiciar las ventas de las empresas madrileñas en el extranjero, tal circunstancia no demuestra que dicho elemento denominativo pueda formar parte de las expresiones que en el lenguaje corriente pueden servir para designar, como afirma la Sala de Recurso, la especie, el contenido y la procedencia geográfica de los productos y servicios que específicamente contempla la solicitud de marca.
33 En efecto, ha de observarse que los servicios de asistencia en materia de comercio exterior no están contemplados como tales en la solicitud de registro y el solo hecho de que los productos y servicios para los que se solicitó el registro permitan a las empresas madrileñas exportar sus propios productos y servicios no demuestra que el elemento denominativo «madridexporta», cuyo contenido semántico es preciso en español, pueda servir para designar las características propias de los productos y servicios de que se trata, pero constituye un elemento que puede inducir a determinadas empresas a utilizarlos.
34 Por consiguiente, la Sala de Recurso cometió un error al deducir el carácter descriptivo del signo figurativo MADRIDEXPORTA del hecho de que la demandante ofrece una asistencia en materia de comercio exterior mediante la venta de publicaciones, revistas, libros y periódicos y mediante la prestación de servicios pertinentes de origen madrileño, y tiene por objeto la promoción de la capacidad exportadora de las empresas madrileñas.
35 En cualquier caso, procede observar que, en la resolución impugnada, tras haber afirmado que el signo figurativo MADRIDEXPORTA constituía una indicación para designar la especie, el contenido y la procedencia de los productos y servicios para los que se solicitó el registro, la Sala de Recurso no aportó ninguna motivación en cuanto al carácter puramente descriptivo de dicho signo con respecto a cada uno de los productos y servicios considerados o, al menos, con respecto a cada una de las categorías y grupos de productos y servicios considerados.
36 A este respecto, interesa señalar que, cuando se solicita el registro de una marca para diversos productos o servicios, la Sala de Recurso debe comprobar in concreto que la marca solicitada no incurre en ninguna de las causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 con respecto a cada uno de dichos productos o servicios y puede llegar a conclusiones diferentes según los productos o servicios considerados (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, apartados 33 y 73). Así pues, la Sala de Recurso, cuando deniega el registro de una marca, está obligada a indicar en su resolución la conclusión a la que llega respecto a cada uno de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, independientemente de la manera como se haya formulado dicha solicitud. Sin embargo, cuando se hace valer la misma causa de denegación para una categoría o un grupo de productos o servicios, la autoridad competente puede limitarse a una motivación global para todos los productos o servicios de que se trate (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de febrero de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I‑1455, apartado 38).
37 Pues bien, en el caso de autos resulta obligado observar que los productos y los servicios de que se trata presentan entre sí diferencias en cuanto a su naturaleza, sus características, su destino y su modo de comercialización tales que no puede considerarse que constituyan una categoría homogénea que permita a la Sala de Recurso adoptar una motivación global con respecto a ellos.
38 Se desprende del conjunto de las anteriores consideraciones que, al no vincular su análisis con los productos y servicios de que se trata y al no demostrar que el signo figurativo MADRIDEXPORTA podía servir, en el comercio, para designar las características propias de aquéllos, la Sala de Recurso hizo una errónea aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.
39 Por consiguiente la resolución impugnada debe anularse.
Costas
40 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
41 Al haber sido desestimadas las pretensiones de la OAMI, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Séptima)
decide:
1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 7 de marzo de 2007 (asunto R 1130/2006-1).
2) Condenar en costas a la OAMI.
Forwood | Šváby | Moavero Milanesi |
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de septiembre de 2009.
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