Asuntos acumulados T‑303/06 RENV y T‑337/06 RENV

UniCredit SpA

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitudes de marcas comunitarias denominativas UNIWEB y UniCredit Wealth Management — Marcas nacionales denominativas anteriores UNIFONDS y UNIRAK y marca nacional figurativa anterior UNIZINS — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Serie o familia de marcas — Riesgo de asociación — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009] — Pretensiones de anulación o revocación formuladas por la parte coadyuvante — Artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Primera)
de 25 de noviembre de 2014

1.      Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el Juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Nuevo examen de los hechos a la luz de pruebas presentadas por primera vez ante él — Exclusión

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 65]

2.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Riesgo de asociación — Marcas anteriores que presentan características que permiten que se las considere parte de una misma «serie» o «familia» — Requisitos

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

3.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marcas denominativas UNIWEB y UniCredit Wealth Management — Marcas denominativas UNIFONDS y UNIRAK y marca figurativa UNIZINS

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

4.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Riesgo de asociación — Marcas anteriores que presentan características que permiten que se las considere parte de una misma «serie» o «familia» — Prueba del uso

1.      Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 37)

2.      Cuando la oposición a una solicitud de marca comunitaria se basa en varias marcas anteriores y estas marcas tienen unas características que permiten que se considere que forman parte de una misma serie o familia, lo que puede suceder especialmente, bien cuando reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un elemento gráfico o denominativo que las diferencia una de otra, bien cuando se caracterizan por la repetición de un mismo prefijo o sufijo extraído de una marca originaria, tal hecho constituye un factor pertinente a efectos de la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión.

En efecto, en tales supuestos, puede suscitarse un riesgo de confusión por la posibilidad de asociación entre la marca solicitada y las marcas anteriores que forman parte de la serie, cuando la marca solicitada tiene con éstas similitudes que pueden inducir al consumidor a creer que forma parte de esa misma serie y, por ello, que los productos que designa tienen el mismo origen comercial que los cubiertos por las marcas anteriores o un origen relacionado. Tal riesgo de asociación entre la marca solicitada y las marcas de serie anteriores, que puede provocar una confusión sobre el origen comercial de los productos designados por los signos en conflicto, puede existir incluso cuando la comparación entre la marca solicitada y las marcas anteriores, individualmente consideradas, no permite acreditar la existencia de un riesgo de confusión directa. En tal caso, el riesgo de que el consumidor pueda equivocarse sobre el origen comercial de los productos o de los servicios de que se trata no resulta de la posibilidad de que confunda la marca solicitada con una u otra de las marcas de serie anteriores, sino de la posibilidad de que crea que la marca solicitada forma parte de la misma serie.

Además, el criterio de la serie o familia de marcas sólo es pertinente para apreciar la existencia de un riesgo de confusión derivado del riesgo de asociación de la marca solicitada con dicha serie si el elemento común es distintivo. Ahora bien, si ese elemento es descriptivo, no puede crear un riesgo de confusión.

El riesgo de asociación de la marca solicitada con la serie de marcas anteriores sólo puede invocarse cuando se cumplen cumulativamente dos requisitos. En primer lugar, el titular de una serie de registros anteriores debe aportar prueba del uso de todas las marcas que forman la serie o, por lo menos, de un número de marcas que pueda constituir una serie. En segundo lugar, la marca solicitada debe ser no sólo similar a las marcas pertenecientes a la serie, sino también tener características que puedan relacionarla con la serie.

Para que exista un riesgo de que el público se confunda en cuanto a la pertenencia a la serie de la marca solicitada, las marcas anteriores que formen parte de esta serie deben necesariamente estar presentes en el mercado. Dado que la toma en consideración de la naturaleza serial de las marcas anteriores implica la ampliación del ámbito de protección de las marcas que forman parte de la serie individualmente consideradas, y a falta de uso efectivo de las marcas, debe excluirse toda apreciación abstracta del riesgo de confusión, basada únicamente en la existencia de varios registros que tengan por objeto marcas que reproducen, el mismo elemento distintivo. En efecto, en presencia de una familia o serie de marcas, cuando el riesgo de confusión resulta del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas, la prueba del uso de un número suficiente de marcas que pueda constituir una familia o una serie reviste especial importancia puesto que a falta de tal uso, no puede esperarse que un consumidor detecte un elemento común en dicha familia o serie de marcas y/o asocie con esta familia o serie otra marca que contenga el mismo elemento común. Por consiguiente, a falta de la prueba del uso de un número suficiente de marcas que puedan constituir una familia o una serie, el riesgo de confusión que eventualmente provoque la aparición en el mercado de la marca solicitada debe apreciarse comparando cada una de las marcas anteriores individualmente considerada con la marca solicitada.

Puede considerarse que las marcas anteriores forman parte de una misma serie o familia, en particular, cuando reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un elemento gráfico o denominativo que las diferencia a una de otra, o cuando se caracterizan por la repetición de un mismo prefijo o sufijo extraído de una marca originaria.

Es posible que la marca solicitada no presente características que permitan relacionarla con la serie, por ejemplo, cuando el elemento común a las marcas seriales anteriores se utilice en la marca solicitada en una posición diferente de aquella en la que figura habitualmente en las marcas que pertenecen a la serie o con un contenido semántico distinto, o cuando el elemento común no sea distintivo.

(véanse los apartados 43 a 45, 58, 60, 72 y 75)

3.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 48, 49, 52 a 54 y 98)

4.      El riesgo de asociación de la marca solicitada con una serie de marcas anteriores sólo puede invocarse si el titular de la serie de registros anteriores aporta la prueba del uso efectivo en el mercado pertinente de las marcas incluidas en la serie, o, cuando menos, de un número de marcas que puedan constituir una serie. Sin embargo, no puede exigirse al titular de las marcas anteriores pertenecientes a una serie que pruebe que éstas, que están efectivamente presentes en el mercado, son percibidas además por el público pertinente como una serie.

(véanse los apartados 65 y 66)