USNESENÍ TRIBUNÁLU (čtvrtého senátu)
11. března 2016(*)
„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Sky BONUS – Starší národní slovní ochranná známka SKY – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Omezení výrobků, které jsou uvedeny v přihlášce ochranné známky – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 – Nepřípustnost“
Ve věci T‑840/14,
International Gaming Projects Ltd, se sídlem v La Vallettě (Malta), zastoupená M. Garayalde Niño, advokátkou,
žalobkyně,
proti
Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému D. Walickou, jako zmocněnkyní,
žalovanému,
přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je
Sky plc, se sídlem v Isleworthu (Spojené království), zastoupená J. Barrym, solicitor, dříve společnost British Sky Broadcasting Group plc,
jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 23. října 2014 (věc R 2040/2013-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi British Sky Broadcasting Group plc a International Gaming Projects Ltd,
TRIBUNÁL (čtvrtý senát),
ve složení M. Prek, předseda, I. Labucka a V. Kreuschitz (zpravodaj), soudci,
vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,
s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 23. prosince 2014,
s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 20. května 2015,
s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 1. května 2015,
s přihlédnutím k odpovědi vedlejší účastnice na písemnou otázku Tribunálu, která došla kanceláři Tribunálu dne 9. prosince 2015, a s přihlédnutím k odpovědi žalobkyně na písemnou otázku Tribunálu, která došla kanceláři Tribunálu dne 11. prosince 2015,
vydává toto
Usnesení
Skutečnosti předcházející sporu
1 Žalobkyně, společnost International Gaming Projects Ltd, podala dne 16. března 2012 u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).
2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:
3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 9 a 28 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu:
– třída 9: „Počítačové programy, elektronické součástky“;
– třída 28: „Automatické hry (přístroje) uváděné do chodu vhozením mince; zábavní a herní stroje; elektrické nebo elektronické zábavní a herní stroje, přístroje a zařízení; stroje a přístroje pro videohry; součástky a části výše uvedených výrobků, které nejsou obsaženy v jiných třídách“.
4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve Věstníku ochranných známek Společenství č. 2012/086 ze dne 8. května 2012.
5 Dne 8. srpna 2012 společnost British Sky Broadcasting Group plc, právní předchůdkyně vedlejší účastnice, společnosti Sky plc, podala proti zápisu přihlášené ochranné známky na základě čl. 41 odst. 1 nařízení č. 207/2009 námitky proti všem výrobkům uvedeným v bodě 3 výše.
6 Námitky byly založeny zejména na starší slovní ochranné známce Spojeného království SKY, která byla zapsána dne 7. září 2012 pod číslem 2500604 a označuje výrobky a služby náležející do tříd 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16 až 18, 25, 28 a 35 až 45. Pokud jde o třídu 9, dotčené výrobky zahrnovaly zejména „počítačové programy“, „[interaktivní] elektronické a počítačové hry“, jakož i „součástky a části všech výše uvedených výrobků“. Pokud jde o třídu 28, dotčené výrobky zahrnovaly „hry, hračky; elektronické hry; přenosná zařízení pro elektronické a počítačové hry nebo videohry; přístroje pro videohry; součástky a části všech výše uvedených výrobků; hrací karty; karty na hraní, sportovní zboží; hry zahrnující hry o peníze; zábavní stroje; zábavní přístroje a nástroje; interaktivní vzdělávací nebo zábavní hry“.
7 Důvody uplatňovanými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a v čl. 8 odst. 4 a 5 nařízení č. 207/2009.
8 Námitkové oddělení rozhodnutím ze dne 19. srpna 2013 námitkám vyhovělo pro všechny dotčené výrobky a služby pouze na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a přihlášku k zápisu zamítlo v plném rozsahu.
9 Dne 18. října 2013 podala žalobkyně k OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.
10 Rozhodnutím ze dne 23. října 2014 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM rozhodnutí námitkového oddělení potvrdil a odvolání zamítl. Za tímto účelem se odvolací senát omezil na srovnání přihlášené ochranné známky se starší ochrannou známkou a na posouzení nebezpečí záměny mezi uvedenými ochrannými známkami ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Na podporu tohoto rozhodnutí měl odvolací senát za to, že dotčené výrobky jsou v podstatě totožné (body 15 až 17 napadeného rozhodnutí). V rámci srovnání kolidujících ochranných známek odvolací senát nejprve konstatoval, že slovo „sky“ představuje prvek přihlášené ochranné známky, který je „nejdominantnější a má největší rozlišovací způsobilost“, zatímco slovo „bonus“ má pouze nízkou rozlišovací způsobilost (bod 20 napadeného rozhodnutí). Následně odvolací senát dospěl zaprvé k závěru, že ze vzhledového hlediska mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje stupeň podobnosti, který je vyšší než průměrný, zadruhé dospěl k závěru, že jsou z fonetického hlediska značně podobné, a zatřetí k závěru, že jsou z pojmového hlediska značně podobné (body 21 až 23 napadeného rozhodnutí). Konečně měl odvolací senát v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny za to, že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny z důvodu totožnosti a značné podobnosti dotčených výrobků, z důvodu stupně vzhledové podobnosti, který je vyšší než průměrný, a z důvodu vysokého stupně fonetické a pojmové podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, jakož i z důvodu normální inherentní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky (bod 29 napadeného rozhodnutí).
Návrhová žádání účastníků řízení
11 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
– částečně zrušil napadené rozhodnutí a přihlášenou ochrannou známku zapsal, pokud jde o „počítačové programy; elektronické součástky“ náležející do třídy 9, jakož i „automatické hry (přístroje) uváděné do chodu vhozením mince; zábavní a herní stroje; elektrické nebo elektronické zábavní a herní stroje, přístroje a zařízení; stroje a přístroje pro videohry; součástky a části výše uvedených výrobků, které nejsou obsaženy v jiných třídách“ náležející do třídy 28 v rozsahu, v němž se tyto výrobky týkají výlučně videoher bingo určených pro zábavní přístroje v kasinech a v hracích sálech;
– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
12 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:
– žalobu zamítl;
– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
Právní otázky
13 Žalobkyně na podporu své žaloby uplatňuje v podstatě tři důvody vycházející z porušení ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 4 a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.
14 Za tímto účelem úvodem žalobkyně zúžila rozsah své přihlášky ochranné známky Společenství na základě čl. 43 odst. 1 nařízení č. 207/2009, když seznam výrobků, pro něž je zápis požadován, „omezila“ na „počítačové programy; elektronické součástky“ náležející do třídy 9 a na „automatické hry (přístroje) uváděné do chodu vhozením mince; zábavní a herní stroje; elektrické nebo elektronické zábavní a herní stroje, přístroje a zařízení; stroje a přístroje pro videohry; součástky a části výše uvedených výrobků, které nejsou obsaženy v jiných třídách“ náležející do třídy 28 v rozsahu, v němž se tyto výrobky týkají výlučně „videoher bingo určených pro zábavní přístroje v kasinech a v hracích sálech“. Žalobkyně má v podstatě za to, že toto omezení seznamu dotčených výrobků odpovídá argumentaci, kterou uvedla u oddělení OHIM, podle níž je nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami více či méně vyloučeno z důvodu, že se její obchodní činnost týká pouze užívání zábavních nebo herních přístrojů v kasinech nebo hracích sálech.
15 OHIM a vedlejší účastnice namítají, že se v souladu s článkem 188 jednacího řádu Tribunálu nesmí měnit předmět sporu před odvolacím senátem. V projednávané věci žalobkyně podle nich změnila seznam požadovaných výrobků, když uvedla jejich účel, a tudíž změnila předmět sporu v rozporu s tímto ustanovením. Tribunál tedy tuto změnu zohlednit nemůže, neboť se přezkum legality napadeného rozhodnutí musí provést pouze s ohledem na skutkový a právní rámec sporu k datu jeho přijetí. Kromě toho je podle nich jediný bod návrhového žádání obsahující tuto změnu předmětu sporu nepřípustný. Žalobkyně totiž výslovně prohlásila, že napadené rozhodnutí nepožaduje zrušit v plném rozsahu, ale požaduje pouze jeho částečné zrušení s ohledem na takové výrobky, kterých se ochranná známka týká po tomto omezení. Kromě toho podle nich žalobkyně prohlásila, že již nepožaduje ochranu původně přihlášených výrobků „obecně jako širokou kategorii, vzhledem k tomu, že tyto druhy výrobků jsou omezeny na výrobky, které jsou nezbytné pro fungování videoher bingo určených pro zábavní přístroje v kasinech a v hracích sálech“. Tento jediný bod návrhového žádání, a tudíž i žaloba v plném rozsahu tady musejí být odmítnuty jako nepřípustné.
16 Kromě toho OHIM a vedlejší účastnice zpochybňují to, že odvolací senát porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.
17 Podle článku 129 jednacího řádu na návrh soudce zpravodaje může Tribunál kdykoli bez návrhu po vyslechnutí hlavních účastníků řízení rozhodnout usnesením s odůvodněním o tom, zda jsou splněny nepominutelné podmínky řízení.
18 V projednávaném případě s ohledem zejména na odpovědi žalobkyně a vedlejší účastnice na písemnou otázku Tribunálu týkající se přípustnosti žaloby pokládá Tribunál věc na základě písemností ve spise za dostatečně objasněnou a rozhodne, aniž by pokračoval v řízení.
19 Pokud jde o námitku nepřípustnosti vznesenou OHIM, je třeba připomenout, že podle čl. 65 odst. 2 nařízení č. 207/2009 může Tribunál rozhodnutí odvolacího senátu OHIM zrušit nebo změnit pouze pro „nepříslušnost, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomoci“. S ohledem na článek 76 uvedeného nařízení tento přezkum legality musí být proveden s ohledem na skutkový a právní rámec sporu, tak jak byl předložen odvolacímu senátu. Z toho plyne, že Tribunál může zrušit nebo změnit rozhodnutí, které je předmětem žaloby, pouze tehdy, pokud v okamžiku, kdy rozhodnutí bylo přijato, bylo stiženo jedním z těchto důvodů pro zrušení nebo změnu. Tribunál naproti tomu nemůže zrušit nebo změnit uvedené rozhodnutí z důvodů, které se objeví až po jeho vydání [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 20. listopadu 2007, Tegometall International v. OHIM – Wuppermann (TEK), T‑458/05, Sb. rozh., EU:T:2007:349, body 19 a 20 a citovaná judikatura].
20 Kromě toho ačkoli čl. 26 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 stanoví, že „[p]řihláška ochranné známky Společenství musí obsahovat [...] seznam výrobků [...], pro něž se požaduje zápis“, čl. 43 odst. 1 téhož nařízení stanoví, že „[p]řihlašovatel může kdykoli vzít zpět přihlášku ochranné známky Společenství nebo omezit seznam výrobků [...], který obsahuje“.
21 Žalobkyně změnila seznam výrobků, kterých se týká její přihláška ochranné známky Společenství, když upřesnila jejich charakteristické rysy a zejména jejich účel v tom smyslu, že se týkají „výlučně videoher bingo určených pro zábavní přístroje v kasinech a v hracích sálech“, v žalobě podané u Tribunálu, a tudíž následně po přijetí napadeného rozhodnutí.
22 Pokud jde o přihlášku ochranné známky Společenství, která se týká několika výrobků, je zajisté pravda, že Tribunál již vyložil prohlášení přihlašovatele ochranné známky, které bylo předloženo až u něj, a tedy následně po rozhodnutí odvolacího senátu, podle něhož bere svou přihlášku zpět pouze pro některé výrobky uvedené v původní přihlášce, buď jako prohlášení, že napadené rozhodnutí je zpochybňováno pouze v části, ve které se týká zbývajících požadovaných výrobků, nebo pokud k takovému prohlášení došlo v pokročilém stadiu řízení před Tribunálem, jako částečné zpětvzetí. Pokud však svým omezením seznamu výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky Společenství přihlašovatel ochranné známky nezamýšlí vyjmout jeden nebo více výrobků z tohoto seznamu, ale zamýšlí změnit takové charakteristické rysy uvedených výrobků, jako je jejich účel nebo popis, nelze vyloučit, že by tato změna mohla mít vliv na průzkum ochranné známky Společenství provedený odděleními OHIM v průběhu správního řízení. Za těchto okolností by se připuštění této změny ve stadiu žaloby před Tribunálem rovnalo změně předmětu projednávaného sporu zakázané článkem 188 jednacího řádu. Legalita napadeného rozhodnutí tedy takovou změnou dotčena být nemůže a Tribunál tuto změnu nemůže zohlednit pro přezkum opodstatněnosti žaloby [v tomto smyslu viz rozsudky TEK, bod 19 výše, EU:T:2007:349, body 23 až 25 a citovaná judikatura, a ze dne 20. února 2013, Caventa v. OHIM – Anson’s Herrenhaus (B BERG), T‑631/11, EU:T:2013:85, body 22 až 25].
23 V projednávané věci vyplývá jasně jak z jediného bodu návrhového žádání směřujícího ke zrušení, tak z důvodů rozvinutých na jeho podporu v žalobě, že žalobkyně nevyjímá ze seznamu žádný z výrobků, který je předmětem její přihlášky ochranné známky Společenství, ale omezuje se na upřesnění jejich účelu v tom smyslu, že „se týkají výlučně videoher bingo určených pro zábavní přístroje v kasinech a v hracích sálech“. Jak správně uvádí OHIM, sama žalobkyně v bodě 16 žaloby potvrzuje, že ochranu dotčených výrobků již nezamýšlí požadovat „obecně v širokém smyslu této kategorie“, ale pouze v rozsahu, v němž mají tento zvláštní účel. Kromě toho žalobkyně žádá Tribunál výslovně o to, aby toto upřesnění uvedené v průběhu řízení, které se týká účelu dotčených výrobků pro jejich srovnání, provedené na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, zohlednil a dospěl k závěru, že nejsou podobné.
24 Je přitom nutno konstatovat, že s ohledem na judikaturu citovanou v bodě 22 výše takové upřesnění uvedené v průběhu řízení, které se týká charakteristických rysů, a zejména účelu dotčených výrobků, představuje změnu skutkového rámce sporu, který byl předložen odvolacímu senátu a který byl předmětem napadeného rozhodnutí, v rozsahu, v němž znamená vyloučení jakéhokoli jiného účelu uvedených výrobků, který by mohl mít roli v rámci srovnání výrobků. Jak uvádí sama žalobkyně zejména v bodech 50 až 60 žaloby, vyplývá z toho, že tato změna je takové povahy, že může mít vliv na přezkum zejména podobnosti dotčených výrobků, který odvolací senát mohl provést, a tudíž nezbytně mění předmět sporu tak, jak byl předložen Tribunálu. Dále pak vzhledem k tomu, že se bod návrhového žádání znějícího na částečné zrušení a argumentace uplatněná na jeho podporu omezují na zpochybnění legality napadeného rozhodnutí pouze pod podmínkou, že Tribunál zohlední tuto změnu předmětu sporu, kterou zakazuje článek 188 jednacího řádu, tento bod návrhového žádání nemůže obstát.
25 Žalobkyně totiž prostřednictvím své žaloby nemůže dosáhnout částečného zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu, že toto rozhodnutí spočívá na posouzení – které odvolací senát neprovedl – nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, do kterého by byly zahrnuty výrobky se specifickým účelem, přičemž odvolací senát nebyl vyzván k tomu, aby se k němu vyjadřoval. Naproti tomu jak OHIM tvrdí právem, v rámci srovnání dotčených výrobků měl odvolací senát ověřit, zda všechny potenciální účely uvedených výrobků zakládají závěr, že jsou tyto výrobky podobné, případně totožné. V tomto ohledu je třeba připomenout, že v rámci posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky je třeba zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi nimi, zvláště jejich povahu, účel, jejich užívání a jejich konkurenční nebo komplementární charakter (v tomto smyslu a obdobně viz rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon, C‑39/97, Recueil, EU:C:1998:442, bod 23). Kromě toho za účelem použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 předpokládá nebezpečí záměny zároveň totožnost nebo podobnost kolidujících ochranných známek a totožnost nebo podobnost výrobků nebo služeb, na které se kolidující ochranné známky vztahují, a jedná se o podmínky kumulativní [rozsudky ze dne 13. září 2007, Il Ponte Finanziaria v. OHIM, C‑234/06 P, Sb. rozh., EU:C:2007:514, bod 48, a ze dne 22. ledna 2009, Commercy v. OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Sb. rozh., EU:T:2009:14, bod 42]. V projednávané věci přitom odvolací senát k závěru, že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny, přivedlo právě srovnání výrobků s jejich druhovými a rozmanitými charakteristickými rysy, jak byly požadovány původně, a nikoli takových výrobků, jak byly specifikovány a posteriori. Na rozdíl od případu, kdy přihlašovatel ze své přihlášky ochranné známky vyjme určité dotčené výrobky, pro něž původně zápis požadoval, se v projednávané věci návrh žalobkyně týká celkového a nerozdělitelného posouzení odvolacího senátu učiněného v napadeném rozhodnutí, které nemůže být předmětem částečného zrušení. V tomto ohledu pouhá skutečnost, že žalobkyně u oddělení OHIM uvedla, jak zdůraznila ve své odpovědi na písemnou otázku Tribunálu, že se její obchodní činnost týká pouze užívání zábavních nebo herních přístrojů v kasinech nebo hracích sálech, toto posouzení nemůže vyvrátit, jelikož se na výrobky, které jsou předmětem její původní přihlášky ochranné známky Společenství, vztahuje tato přihláška na základě jejich širokých významů a účelů.
26 Konečně je třeba zdůraznit, že žalobkyně nepožaduje ani podpůrně zrušení napadeného rozhodnutí v plném rozsahu, v němž dospělo k závěru, že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny týkající se výrobků uvedených v bodě 3 výše. S ohledem na omezení účelu uvedených výrobků, které bylo provedeno v žalobě, naopak výslovně požaduje částečné zrušení napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž zamítlo zápis ochranné známky přihlášené pro tytéž výrobky, pokud „se týkají výlučně videoher bingo určených pro zábavní přístroje v kasinech a v hracích sálech“. Za těchto podmínek na rozdíl od situace, v rámci níž byl vydán rozsudek TEK, bod 19 výše (EU:T:2007:349, body 27 a 28), s ohledem na jednoznačný rozsah bodu návrhového žádání směřujícího ke zrušení, jak byl zopakován v odpovědi žalobkyně na písemnou otázku Tribunálu, a na jasnou a přesnou povahu důvodů uvedených na jeho podporu v žalobě a v uvedené odpovědi, v projednávané věci Tribunál nemůže pro účely rozhodnutí o projednávané žalobě zohlednit seznam výrobků uvedených v původní přihlášce ochranné známky Společenství žalobkyně.
27 Z toho vyplývá, že jediný bod návrhového žádání směřujícího ke zrušení, a tudíž návrh na změnu směřující k tomu, aby byla přihlášená ochranná známka zapsána pro dotčené výrobky tak, jak byly změněny, musí být prohlášeny za nepřípustné.
28 Žalobu je proto třeba odmítnout jako nepřípustnou v plném rozsahu.
K nákladům řízení
29 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
30 Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.
Z těchto důvodů
TRIBUNÁL (čtvrtý senát),
rozhodl takto:
1) Žaloba se odmítá jako nepřípustná.
2) Společnosti International Gaming Projects Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.
V Lucemburku dne 11. března 2016.
Vedoucí soudní kanceláře | | Předseda |