RETTENS KENDELSE (Fjerde Afdeling)
11. marts 2016 (*)
»EF-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EF-figurmærket Sky BONUS – det ældre nationale ordmærke SKY – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – begrænsning af de varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 – afvisning«
I sag T-840/14,
International Gaming Projects Ltd, Valetta (Malta), ved advokat M. Garayalde Niño,
sagsøger,
mod
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design (KHIM) (ved D. Walicka, som befuldmægtiget)
sagsøgt,
intervenient ved Retten, tidligere British Sky Broadcasting Group plc, den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret,
Sky plc, Isleworth (Det Forenede Kongerige), ved solicitor J. Barry,
angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 23. oktober 2014 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2040/2013-4) vedrørende en indsigelsessag mellem British Sky Broadcasting Group plc og International Gaming Projects Ltd.
har
RETTEN (Fjerde Afdeling)
sammensat af afdelingsformanden, M. Prek, og dommerne I. Labucka og V. Kreuschitz (refererende dommer),
Justitssekretær: E. Coulon,
under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 23. december 2014,
under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 20. maj 2015,
under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. maj 2015,
og under henvisning til intervenientens og sagsøgerens svar på et skriftligt spørgsmål fra Retten, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 9. og den 11. december 2015,
afsagt følgende
Kendelse
Sagens baggrund
1 Den 16. marts 2012 indgav sagsøgeren, International Gaming Projects Ltd, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EFT 1994 L 78, s. 1) en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
2 Varemærket, der blev søgt registreret, er følgende figurtegn:
3 De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 9 og 28 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse:
– klasse 9: »computerprogrammer, elektroniske komponenter«
– klasse 28: »møntspilleautomater; underholdnings- og spillemaskiner; elektroniske og/eller elektriske maskiner, apparater og installationer til underholdning og til spil; videospillemaskiner og -apparater; dele og tilbehør til førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser)«.
4 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i EF-Varemærketidende nr. 2012/086 af 8. maj 2012.
5 Den 8. august 2012 rejste British Sky Broadcasting Group plc, den retlige forgænger til intervenienten, Sky plc., indsigelse i henhold til artikel 41, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 mod registreringen af det ansøgte varemærke for de ovenfor i præmis 3 nævnte varer.
6 Indsigelsen var bl.a. støttet på det ældre ordmærke i Det Forenede Kongerige SKY, der blev registreret den 7. september 2012 under nr. 2500604 for varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16-18, 25, 28 og 35-45. Hvad angår klasse 9 omfattede de pågældende varer bl.a. »computerprogrammer«, »elektroniske [interaktive] computerspil« og »dele og tilbehør til alle de nævnte artikler«. Hvad angår klasse 28 omfattede de pågældende varer »spil, legetøj, elektroniske spil, mobile apparater til elektroniske spil, computerspil eller videospil, videospilleapparater, dele og tilbehør til alle de nævnte artikler, spillekort, kortspil, sportsudstyr, spil, der indebærer hasardspil, underholdningsmaskiner, underholdningsapparater og -instrumenter, interaktive undervisnings- og underholdningsspil«.
7 De registreringshindringer, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var dem, der er omfattet af artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 4 og 5, i forordning nr. 207/2009.
8 Ved afgørelse af 19. august 2013 tog indsigelsesafdelingen indsigelsen til følge for alle de pågældende varer og tjenesteydelser alene på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og afslog varemærkeansøgningen i det hele.
9 Den 18. oktober 2013 indgav sagsøgeren i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 en klage til Harmoniseringskontoret over indsigelsesafdelingens afgørelse.
10 Ved afgørelse af 23. oktober 2014 (herefter »den anfægtede afgørelse«) stadfæstede Harmoniseringskontorets Fjerde Appelkammer indsigelsesafdelingens afgørelse og afslog klagen. Appelkammeret begrænsede sig i denne forbindelse til at sammenligne det ansøgte varemærke med det ældre varemærke og vurdere, om der var risiko for forveksling mellem de nævnte varemærker som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Til støtte for denne afgørelse fandt appelkammeret, at de pågældende varer i det væsentlige var af samme art (den anfægtede afgørelses punkt 15-17). I forbindelse med sammenligningen af de omtvistede varemærker fastslog appelkammeret indledningsvis, at ordet »sky« udgjorde det ansøgte varemærkes »mest dominerende og særprægede« bestanddel, mens ordet »bonus« alene havde en svag grad af særpræg (den anfægtede afgørelses punkt 20). Appelkammeret fastslog dernæst for det første en grad af lighed, der var højere end gennemsnittet, mellem de omtvistede varemærker på det visuelle plan, for det andet deres høje grad af lighed på det fonetiske plan og for det tredje deres høje grad af lighed begrebsmæssigt (den anfægtede afgørelses punkt 21-23). I forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling fandt appelkammeret endelig, at der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, da de pågældende varer var af samme eller i høj grad lignende art, der var en højere end gennemsnitlig grad af visuel lighed og en høj grad af fonetisk og begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede varemærker, og at det ældre varemærke havde et normalt iboende fornødent særpræg (den anfægtede afgørelses punkt 29).
Parternes påstande
11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
– Den anfægtede afgørelse annulleres delvist, og det ansøgte varemærke registreres for så vidt angår »computerprogrammer, elektroniske komponenter«, der henhører under klasse 9, samt »møntspilleautomater; underholdnings- og spillemaskiner; elektroniske og/eller elektriske maskiner, apparater og installationer til underholdning og til spil; videospillemaskiner og -apparater; dele og tilbehør til førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser)«, der henhører under klasse 28, for så vidt som disse varer udelukkende vedrører bingovideospil til underholdningsapparater på kasinoer og i spillehaller.
– Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.
12 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:
– Frifindelse.
– Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Retlige bemærkninger
13 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet i det væsentlige fremført tre anbringender vedrørende tilsidesættelse af henholdsvis artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 4 og 5, i forordning nr. 207/2009.
14 Sagsøgeren har i denne forbindelse begrænset rækkevidden af sin EF-varemærkeansøgning i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 ved at »begrænse« fortegnelsen over de varer, for hvilke der er ansøgt om registrering, dels til »computerprogrammer, elektroniske komponenter«, der henhører under klasse 9, dels til »møntspilleautomater; underholdnings- og spillemaskiner; elektroniske og/eller elektriske maskiner, apparater og installationer til underholdning og til spil; videospillemaskiner og -apparater; dele og tilbehør til førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser)«, der henhører under klasse 28, for så vidt som disse varer udelukkende vedrører »bingovideospil til underholdningsapparater på kasinoer og i spillehaller«. Sagsøgeren har i det væsentlige anført, at denne begrænsning af fortegnelsen over de pågældende varer svarer til den argumentation, sagsøgeren har fremført for Harmoniseringskontorets instanser, hvorefter det stort set var udelukket, at der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, idet sagsøgerens forretning kun vedrørte anvendelsen af underholdnings- og spilleapparater på kasinoer og i spillehaller.
15 Harmoniseringskontoret og intervenienten har heroverfor anført, at i overensstemmelse med artikel 188 i Rettens procesreglement må sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret, ikke ændres. Sagsøgeren har i det foreliggende tilfælde ændret fortegnelsen over de ansøgte varer, idet selskabet har angivet deres anvendelse, og har dermed ændret sagsgenstanden i strid med denne bestemmelse. Denne ændring må således ikke tages i betragtning af Retten, idet efterprøvelsen af den anfægtede afgørelses lovlighed alene skal foretages under hensyn til de faktiske og retlige omstændigheder i sagen på tidspunktet for afgørelsens vedtagelse. Den enkelte påstand, der indeholder denne ændring af sagsgenstanden, kan desuden ikke antages til realitetsbehandling. Sagsøgeren har således udtrykkeligt erklæret, at selskabet ikke har nedlagt påstand om, at den anfægtede afgørelse annulleres i sin helhed, men alene delvis annullation i forhold til de varer, der er berørt efter denne begrænsning. Sagsøgeren har desuden erklæret ikke længere at anmode om beskyttelse for de varer, hvorom der oprindeligt blev ansøgt »generelt som en bredere kategori, idet denne type varer er begrænset til de varer, der er nødvendige for funktionen af bingovideospil til underholdningsapparater på kasinoer og i spillehaller«. Den enkelte påstand og dermed sagen i sin helhed bør således afvises.
16 Harmoniseringskontoret og intervenienten har desuden bestridt, at der skulle foreligge en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
17 I henhold til procesreglementets artikel 129 kan Retten til enhver tid af egen drift efter at have hørt hovedparterne beslutte at afsige begrundet kendelse om, hvorvidt sagen skal afvises, fordi ufravigelige procesforudsætninger ikke er opfyldt.
18 Henset til bl.a. intervenientens og sagsøgerens svar på et skriftligt spørgsmål fra Retten vedrørende sagens antagelse til realitetsbehandling, finder Retten i den foreliggende sag sagen tilstrækkeligt belyst i sagsakterne, og den har besluttet at træffe afgørelse uden at fortsætte sagens behandling.
19 Hvad angår den formalitetsindsigelse, som Harmoniseringskontoret har rejst, bemærkes, at i overensstemmelse med artikel 65, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 kan Retten kun ophæve eller omgøre en afgørelse truffet af et appelkammer ved Harmoniseringskontoret »under påberåbelse af inkompetence, væsentlige formmangler eller overtrædelse af traktaten, af denne forordning eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse eller under påberåbelse af magtfordrejning«. I henhold til den nævnte forordnings artikel 76 skal denne efterprøvelse af lovligheden foretages under hensyn til de faktiske og retlige omstændigheder i sagen, som den har foreligget for appelkammeret. Heraf følger, at Retten kun kan annullere eller omgøre den anfægtede afgørelse, hvis den på det tidspunkt, den blev truffet, var behæftet med en af disse ophævelses- eller omgørelsesgrunde. Retten kan derimod ikke annullere eller omgøre en sådan afgørelse af årsager, der indtræder, efter at afgørelsen er truffet (jf. i denne retning dom af 20.11.2007, Tegometall International mod KHIM – Wuppermann (TEK), T-458/05, Sml., EU:T:2007:349, præmis 19 og 20 og den deri nævnte retspraksis).
20 Selvom artikel 26, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 kræver, at »EF-varemærkeansøgningen skal indeholde [...] en fortegnelse over de varer [...], for hvilke der ansøges om registrering«, bestemmer samme forordnings artikel 43, stk. 1, at »[a]nsøgeren […] til enhver tid [kan] tilbagetage sin EF-varemærkeansøgning eller begrænse den deri angivne fortegnelse over varer«.
21 I stævningen indleveret til Retten og dermed efter vedtagelsen af den anfægtede afgørelse ændrede sagsøgeren fortegnelsen over de varer, der er nævnt i ansøgningen om EF-varemærket, idet selskabet præciserede deres egenskaber og navnlig deres anvendelse, således at de »udelukkende vedrører bingovideospil til underholdningsapparater på kasinoer og i spillehaller«.
22 Retten har ganske vist med hensyn til en EF-varemærkeansøgning, der vedrørte flere varer, allerede fortolket en erklæring afgivet af en varemærkeansøger for Retten og dermed efter appelkammerets afgørelse, hvorefter den pågældende ansøger trak sin ansøgning tilbage alene for så vidt angik visse af de varer, der var omfattet af den oprindelige ansøgning, dels som en erklæring om, at den anfægtede afgørelse kun bestrides, i det omfang den vedrører den resterende del af de ansøgte varer, dels – såfremt en sådan erklæring afgives på et fremskredent tidspunkt under sagen for Retten – som en delvis hævelse af sagen. Selv om varemærkeansøgeren ved begrænsningen af fortegnelsen over de varer, der er omfattet af EF-varemærkeansøgningen, ikke har til hensigt at fjerne en eller flere varer fra fortegnelsen, men at ændre en egenskab ved disse varer, såsom deres anvendelse og deres beskrivelse, kan det imidlertid ikke udelukkes, at denne ændring kan få betydning for den vurdering af EF-varemærket, som Harmoniseringskontorets instanser har foretaget i forbindelse med den administrative behandling af sagen. At tillade denne ændring, mens sagen verserer for Retten, ville under disse omstændigheder svare til at ændre sagsgenstanden under sagens behandling, hvilket ikke er tilladt i henhold til procesreglementets artikel 188. En sådan ændring kan følgelig hverken påvirke den anfægtede afgørelses lovlighed eller tages i betragtning af Retten ved realitetsbehandlingen af sagen (jf. i denne retning dom TEK, nævnt i præmis 19 ovenfor, EU:T:2007:349, præmis 23-25 og den deri nævnte retspraksis, og dom af 20.2.2013, Caventa mod KHIM – Anson’s Herrenhaus (B BERG), T-631/11, EU:T:2013:85, præmis 22-25).
23 I den foreliggende sag fremgår det klart af både den enkelte påstand om annullation og af de grunde, der er anført i stævningen til støtte herfor, at sagsøgeren ikke har trukket nogen af de varer, der er omfattet af EF-varemærkeansøgningen, tilbage, men alene præciserer deres anvendelse, således at de »udelukkende vedrører bingovideospil til underholdningsapparater på kasinoer og i spillehaller«. Harmoniseringskontoret har således med rette anført, og sagsøgeren har selv bekræftet i stævningens punkt 16, at selskabet ikke længere vil anmode om beskyttelse af varerne »generelt i denne kategori bredere forstand«, men alene for så vidt som de har dette særlige anvendelsesformål. Sagsøgeren har desuden udtrykkeligt anmodet Retten om at tage hensyn til denne præcisering, der er fremsat under sagens behandling, og som vedrører de pågældende varers anvendelsesformål, ved deres sammenligning, der foretages i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, for at fastslå deres manglende lighed.
24 Det må for det første konstateres, at henset til den retspraksis, der er nævnt i præmis 22 ovenfor, udgør en sådan præcisering, der er fremsat under sagens behandling, og som vedrører de pågældende varers egenskaber og navnlig deres anvendelsesformål, imidlertid en ændring af de faktiske omstændigheder i den sag, der verserede for appelkammeret, og som var genstand for den anfægtede afgørelse, for så vidt som den indebærer, at der bortses fra enhver anden anvendelse af disse varer, der kan spille en rolle ved sammenligningen af varerne. Som sagsøgeren selv har gjort gældende bl.a. i stævningens punkt 50-60, følger det heraf, at denne ændring kan have betydning for den undersøgelse, som appelkammeret kunnet have foretaget af bl.a. de pågældende varers lighed, og ændrer dermed nødvendigvis sagsgenstanden, som den foreligger for Retten. For så vidt som påstanden om delvis annullation og den argumentation, der er anført til støtte herfor, er begrænset til at bestride den anfægtede afgørelses lovlighed alene under den betingelse, at Retten tager hensyn til denne ændring af sagsgenstanden, som er forbudt i henhold til procesreglementets artikel 188, kan denne påstand for det andet ikke tiltrædes.
25 Sagsøgeren kan således ikke med sit søgsmål opnå en delvis annullation af den anfægtede afgørelse med den begrundelse, at denne er baseret på en vurdering – som ikke blev foretaget af appelkammeret – af, om der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, herunder af varer med et særligt anvendelsesformål, som appelkammeret ikke skulle udtale sig om. Som Harmoniseringskontoret med rette har anført, skulle appelkammeret i forbindelse med sammenligningen af de pågældende varer tværtimod vurdere, om samtlige potentielle anvendelsesformål for de nævnte varer gav anledning til at fastslå, at de var af lignende eller samme art. Det bemærkes i denne henseende, at der i forbindelse med bedømmelsen af ligheden mellem varerne skal tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem dem, herunder navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (jf. i denne retning og analogt dom af 29.9.1998, Canon, C-39/97, Sml., EU:C:1998:442, præmis 23). Ved anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 kræves i øvrigt, for at der kan foreligge en risiko for forveksling, både, at de omtvistede varemærker er identiske eller ligner hinanden, og at de varer eller tjenesteydelser, som varemærkerne betegner, er af samme eller lignende art. Der er i den henseende tale om kumulative betingelser (dom af 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria mod KHIM, C-234/06 P, Sml., EU:C:2007:514, præmis 48, og af 22.1.2009, Commercy mod KHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Sml., EU:T:2009:14, præmis 42). Det er imidlertid i det foreliggende tilfælde netop sammenligningen af varerne med de forskellige generiske egenskaber, som der oprindeligt er ansøgt om – og ikke de varer, der efterfølgende er specificeret – der førte til, at appelkammeret fastslog, at der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker. Til forskel fra et tilfælde, hvor en sagsøger fjerner visse af de pågældende varer, for hvilke han oprindeligt har ansøgt om registrering, fra sin EF-varemærkeansøgning, vedrører sagsøgerens ansøgning i det foreliggende tilfælde således appelkammerets samlede og uadskillelige vurdering i den anfægtede afgørelse, der ikke kan annulleres delvist. Den omstændighed alene, at sagsøgeren har gjort gældende ved Harmoniseringskontorets instanser, som selskabet har fremhævet i sit svar på Rettens skriftlige spørgsmål, at dets forretning kun vedrørte anvendelsen af underholdnings- og spilleapparater på kasinoer og i spillehaller, kan ikke ændre denne vurdering, eftersom de varer, der var genstand for selskabets oprindelige EF-varemærkeansøgning, var omfattet af denne ansøgning i henhold til deres brede forstand og anvendelsesformål.
26 Endelig skal det fremhæves, at sagsøgeren ikke har nedlagt påstand, heller ikke subsidiært, om annullation af den anfægtede afgørelse i sin helhed, for så vidt som det heri fastslås, at der foreligger en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker vedrørende de varer, der er nævnt i præmis 3 ovenfor. Henset til begrænsningen i stævningen af de nævnte varers anvendelsesformål har sagsøgeren tværtimod udtrykkeligt nedlagt påstand om delvis annullation af den anfægtede afgørelse, for så vidt som denne giver afslag på registrering af det ansøgte varemærke for de samme varer, for så vidt som de »udelukkende vedrører bingovideospil til underholdningsapparater på kasinoer og i spillehaller«. I modsætning til den situation, der lå til grund for dom TEK, nævnt i præmis 19 ovenfor (EU:T:2007:349, præmis 27 og 28), og henset til den utvetydige rækkevidde af annullationspåstanden, som gengivet i sagsøgerens svar på Rettens skriftlige spørgsmål, og den klare og præcise karakter af de grunde, der er anført i stævningen og i det nævnte svar til støtte herfor, er det ikke under disse omstændigheder i den foreliggende sag muligt for Retten at tage hensyn til fortegnelsen over de varer, der er omfattet af sagsøgerens oprindelige EF-varemærkeansøgning for at træffe afgørelse i denne sag.
27 Det følger heraf, at den enkelte påstand om annullation og dermed påstanden om ændring med henblik på, at det ansøgte varemærke registreres for de pågældende varer, som ændret, må afvises.
28 Følgelig skal sagen afvises.
Sagens omkostninger
29 Ifølge procesreglementets artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom.
30 Sagsøgeren har tabt sagen og pålægges derfor at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstande herom.
På grundlag af disse præmisser
bestemmer
RETTEN (Fjerde Afdeling):
1) Sagen afvises.
2) International Gaming Projects Ltd betaler sagsomkostningerne.
Således bestemt i Luxembourg den 11. marts 2016.
Justitssekretær | | Afdelingsformand |