SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
13 settembre 2016 (*)
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio sonoro – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»
Nella causa T‑408/15,
Globo Comunicação e Participações S/A, con sede a Rio de Janeiro (Brasile), rappresentata da E. Gaspar e M.-E. De Moro-Giafferri, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 maggio 2015 (procedimento R 2945/2014-5), relativa a una domanda di registrazione di un marchio sonoro come marchio dell’Unione europea,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da M.E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, S. Gervasoni e L. Madise, giudici,
cancelliere: M. Marescaux, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 luglio 2015,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2015,
in seguito all’udienza del 15 marzo 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 28 aprile 2014, la Globo Comunicação e Participações S/A, ricorrente, ha presentato una domanda di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).
2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno sonoro come rappresentato graficamente di seguito:
3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, a seguito della limitazione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, nelle classi 9, 16, 38 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– classe 9: «Supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; software; applicazioni per tablet e smartphone»;
– classe 16: «Carta e cartone (grezzo, semilavorato o per la cartoleria); stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio ossia borse, sacchetti, pellicole e fogli; caratteri tipografici; cliché, giornali, libri, riviste»;
– classe 38: «Servizi di diffusione di programmi televisivi»;
– classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali; servizi per la fornitura di intrattenimento sotto forma di programmi televisivi; produzione di programmi televisivi di intrattenimento[; s]ervizi di intrattenimento, ossia programmi televisivi nel settore dell’attualità, dell’educazione, dello sport, della commedia, sotto forma di telenovele, spettacoli di varietà; produzione di programmi televisivi; produzione di intrattenimento on-line».
4 Con lettera del 15 maggio 2014 l’esaminatore ha informato la ricorrente del fatto che il marchio richiesto non poteva costituire oggetto di registrazione in quanto non soddisfaceva i requisiti previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Egli ha indicato, in particolare, che tale marchio era composto da una suoneria semplice e banale che non avrebbe potuto essere percepito come un indicatore dell’origine commerciale dei prodotti. L’esaminatore invitava quindi la ricorrente a presentare osservazioni entro il termine di due mesi.
5 Con lettera dell’11 luglio 2014, la ricorrente replicava, in sostanza, che il marchio richiesto, benché breve, non per questo era semplice, ma che esso doveva essere considerato una breve melodia che sarebbe stata percepita come un indicatore di riferimento ai propri prodotti e servizi.
6 Con decisione del 19 settembre 2014, l’esaminatore ha respinto tale domanda, ritenendo che al marchio richiesto ostasse l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dal momento che era privo di carattere distintivo.
7 Il 19 novembre 2014 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione dell’esaminatore.
8 Con decisione del 18 maggio 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha, da un lato, respinto il ricorso per quanto attiene all’asserito carattere distintivo del marchio richiesto alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, dall’altro lato, rinviato all’esaminatore l’analisi della questione sollevata dalla ricorrente per quanto concerne il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento per quanto riguarda i servizi di diffusione di programmi televisivi rientranti nella classe 38 e i servizi di intrattenimento rientranti nella classe 41.
9 La commissione di ricorso ha constatato, al punto 17 della decisione impugnata, che i prodotti e servizi di cui trattasi erano destinati sia al pubblico in generale sia ai professionisti, sicché il livello d’attenzione variava da normale a elevato.
10 La commissione di ricorso, ai punti 18 e 19 della decisione impugnata, ha precisato che per essere idoneo a indicare al consumatore l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, il marchio richiesto doveva presentare caratteristiche che gli consentissero di essere facilmente memorizzato dal consumatore. Benché non sia necessario che il segno sia originale o fantasioso, resta il fatto che esso non dovrebbe essere banale o totalmente insignificante.
11 La commissione di ricorso, al punto 20 della decisione impugnata, ha aggiunto che un marchio costituito da suoni somiglianti a una suoneria avrebbe potuto svolgere una funzione di identificazione solo se esso avesse contenuto elementi tali da distinguerlo rispetto ad altri marchi. Orbene, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha constatato, al punto 21 di tale medesima decisione, che il marchio richiesto era costituito dalla ripetizione di un suono che somigliava al timbro di una suoneria assolutamente banale, per quanto il marchio consistesse in un pentagramma in chiave di violino su un tempo di 147 semiminime al minuto contenente la ripetizione di due sol diesis. La commissione di ricorso ha considerato, al punto 22 della decisione impugnata, che sfumature di tal genere rispetto alla forma classica di una suoneria non possono essere sufficienti per respingere l’obiezione fondata sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 poiché esse rischiano di sfuggire al consumatore e, al punto 23 di tale decisione, che è altresì inesatto sostenere che il marchio richiesto è caratterizzato da specifici e molteplici elementi, immediatamente percettibili dal consumatore.
12 La commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 24 della decisione impugnata, che il marchio richiesto si presentasse come un motivo sonoro di grande semplicità, vale a dire essenzialmente come una suoneria banale e comune che passerebbe generalmente inosservata e non sarebbe memorizzata dal consumatore.
13 La commissione di ricorso è pertanto giunta alla conclusione, al punto 28 della decisione impugnata, che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo in relazione all’insieme dei prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione.
14 A seguito della decisione impugnata, la ricorrente ha effettuato, il 22 luglio 2015, una nuova limitazione, ritirando, da un lato i «[s]upporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk» rientranti nella classe 9, e, dall’altro lato, tutti i prodotti rientranti nella classe 16.
15 L’elenco dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione, allo stadio del ricorso, è pertanto la seguente:
– classe 9: «DVD e altri supporti di registrazione digitale; software; applicazioni per tablet e smartphone»;
– classe 38: «Servizi di diffusione di programmi televisivi»;
– classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali; servizi per la fornitura di intrattenimento sotto forma di programmi televisivi; produzione di programmi televisivi di intrattenimento[; s]ervizi di intrattenimento, ossia programmi televisivi nel settore dell’attualità, dell’educazione, dello sport, della commedia, sotto forma di telenovele, spettacoli di varietà; produzione di programmi televisivi; produzione di intrattenimento on-line».
Conclusioni delle parti
16 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso ricevibile;
– dichiarare che il marchio richiesto può validamente designare l’elenco dei prodotti e servizi menzionati al precedente punto 15;
– annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui respinge la domanda di marchio sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
– condannare l’EUIPO alle spese.
17 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità di documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale
18 L’EUIPO eccepisce l’irricevibilità degli allegati A 29, A 29 bis, A 29 ter, A 50, A 51 bis, A 52, A 52 bis, A 53, A 53 bis, A 54, A 54 bis, A 55, A 55 bis, A 56, A 56 bis, A 57, A 58, A 58 bis, A 59, A 59 bis, A 60 e A 60 bis al ricorso per il motivo che essi non sono stati prodotti in sede di procedimento amministrativo.
19 A tale riguardo, si deve rammentare che il ricorso dinanzi al Tribunale è volto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009. La funzione del Tribunale non è quindi quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove presentate per la prima volta dinanzi ad esso [sentenze del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punti 136 e 138, e del 10 novembre 2004, Storck/UAMI (Forma di una caramella), T‑396/02, EU:T:2004:329, punto 24].
20 Pertanto, si deve precisare che il controllo di legittimità della decisione impugnata sarà effettuato alla luce dei soli elementi che sono stati comunicati in sede di procedimento amministrativo e che sono contenuti nel fascicolo dell’EUIPO [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2014, Łaszkiewicz/UAMI – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T‑576/12, non pubblicata, EU:T:2014:667, punto 25].
Nel merito
21 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, il primo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e il secondo sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
22 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver violato l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, per non avere esaminato il carattere distintivo del marchio richiesto rispetto a ciascuno dei prodotti e dei servizi di cui a tale domanda, argomento che essa ha sviluppato in particolar modo durante l’udienza.
23 Al riguardo, occorre rammentare che l’obbligo, per l’EUIPO, di motivare il diniego di registrazione di un marchio rispetto a ciascuno dei prodotti o servizi per i quali tale registrazione è richiesta risulta altresì dall’esigenza essenziale che qualsiasi decisione dell’EUIPO con cui viene rifiutato il beneficio di un diritto riconosciuto dal diritto dell’Unione europea possa essere sottoposta a un sindacato giurisdizionale destinato ad assicurarne la tutela effettiva e che, perciò, deve riguardare la legittimità della motivazione (v., per analogia, sentenza del 15 febbraio 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
24 Tuttavia, qualora lo stesso impedimento alla registrazione sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi, l’EUIPO può limitarsi a una motivazione globale per tutti i prodotti o servizi interessati (v., in tal senso, ordinanza dell’11 dicembre 2014, FTI Touristik/UAMI, C‑253/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2445, punto 48; v. altresì, per analogia, sentenza del 15 febbraio 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, punto 37).
25 Pertanto, l’autorità competente può limitarsi a una motivazione globale qualora l’impedimento alla registrazione sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi che presentano tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto al punto da formare una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi di omogeneità sufficiente [sentenze del 2 aprile 2009, Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, punto 28, e del 23 settembre 2015, Reed Exhibitions/UAMI (INFOSECURITY), T‑633/13, non pubblicata, EU:T:2015:674, punto 46; v. altresì, in tal senso, ordinanza dell’11 dicembre 2014, FTI Touristik/UAMI, C‑253/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2445, punto 48].
26 Nel caso di specie, da un lato, si deve constatare che la commissione di ricorso ha opposto lo stesso impedimento alla registrazione a tutti i prodotti e servizi per i quali la domanda di registrazione del marchio richiesto è stata respinta, ossia la banalità del segno rispetto a prodotti o servizi che possono essere associati oppure no a suonerie del telefono o della sveglia e il fatto che sembra difficile concepire l’uso di un marchio sonoro per prodotti silenziosi (v. punti 26 e 27 della decisione impugnata).
27 Dall’altro lato, esiste, come correttamente sottolineato dall’EUIPO, un nesso sufficientemente diretto e concreto tra i prodotti e i servizi di cui trattasi che costituiscono supporti di diffusione di informazioni con mezzi elettronici («DVD e altri supporti di registrazione digitale; software; applicazioni per tablet e smartphone», rientranti nella classe 9, «produzione di intrattenimento on-line», rientrante nella classe 41), in forma orale («[e]ducazione; formazione», rientranti nella classe 41) o per via televisiva («servizi di diffusione di programmi televisivi», rientranti nella classe 38, «divertimento; attività sportive e culturali; servizi per la fornitura di intrattenimento sotto forma di programmi televisivi; produzione di programmi televisivi di intrattenimento[; s]ervizi di intrattenimento, ossia programmi televisivi nel settore dell’attualità, dell’educazione, dello sport, della commedia, sotto forma di telenovele, spettacoli di varietà; produzione di programmi televisivi», rientranti nella classe 41) (v. in tal senso, sentenza del 23 settembre 2015, INFOSECURITY, T‑633/13, non pubblicata, EU:T:2015:674, punto 47).
28 In tali circostanze, si deve ritenere che la commissione di ricorso potesse, senza violare l’obbligo di motivazione gravante su di essa, dopo aver effettuato un esame complessivo di tutti i prodotti e servizi di cui trattasi, stabilire una sola conclusione, fondata su un medesimo impedimento alla registrazione relativo a tutti i prodotti e servizi interessati.
29 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.
30 Resta ancora da verificare, nell’ambito del secondo motivo, se la commissione di ricorso non sia incorsa in errore ritenendo che il marchio richiesto fosse sprovvisto di carattere distintivo rispetto all’insieme dei prodotti e servizi di cui trattasi.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
31 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver commesso un errore di valutazione relativamente al carattere distintivo del marchio richiesto avendo negato la registrazione di quest’ultimo sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Ritenendo che, nell’ambito dell’esame del loro carattere distintivo, i marchi sonori dovrebbero essere soggetti agli stessi criteri dei marchi denominativi o figurativi, la ricorrente afferma, in sostanza, che la breve durata del marchio sonoro richiesto non può privarlo del suo carattere distintivo e che tale marchio, benché breve, non è tuttavia semplice, ma è caratterizzato da una sequenza di note che inducono la ripetizione di un suono particolare, il quale, nella ripresa, è più lungo e rende il marchio più facilmente identificabile e memorizzabile dal consumatore. Essa aggiunge che il marchio richiesto è costituito da un jingle sonoro non comune né consueto.
32 In primo luogo, occorre rammentare che i segni sonori non sono inidonei per natura a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra impresa (v., per analogia, sentenza del 27 novembre 2003, Shield Mark, C‑283/01, EU:C:2003:641, punto 36).
33 Ciò premesso, l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che i suoni possono costituire un marchio a condizione di poter essere anche oggetto di riproduzione grafica (v., per analogia, sentenza del 27 novembre 2003, Shield Mark, C‑283/01, EU:C:2003:641, punto 37).
34 È pacifico che l’indicazione di note musicali su un pentagramma, accompagnata da una chiave, da pause e da alterazioni, costituisce una «riproduzione grafica» ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009.
35 Una siffatta riproduzione, sebbene non immediatamente intelligibile, può comunque diventarlo agevolmente, consentendo così alle autorità competenti e al pubblico, in particolare agli operatori economici, di avere conoscenza esatta del segno di cui si chiede la registrazione come marchio [v., per analogia, sentenza del 27 novembre 2003, Shield Mark, C‑283/01, EU:C:2003:641, punti 62 e 63; v., altresì, regola 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), come modificato].
36 In secondo luogo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.
37 Dire che un marchio ha carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 34, e del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 29).
38 Secondo costante giurisprudenza, i marchi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sono considerati inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio di cui trattasi, al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa [sentenze del 16 settembre 2004, SAT.1/UAMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, punto 23; del 15 settembre 2005, BioID/UAMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, punto 60, e dell’8 maggio 2008, Eurohypo/UAMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, punto 56; v., altresì, sentenza del 13 aprile 2011, Air France/UAMI (Rappresentazione di un parallelogramma), T‑159/10, non pubblicata, EU:T:2011:176, punto13 e giurisprudenza ivi citata].
39 Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, da un lato, in funzione dei prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione del marchio e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento [v. sentenze del 12 febbraio 2004, Henkel, C‑218/01, EU:C:2004:88, punto 50 e giurisprudenza ivi citata, e del 9 settembre 2010, UAMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, EU:C:2010:508, punto 32 e giurisprudenza ivi citata; sentenze del 13 aprile 2011, Rappresentazione di un parallelogramma, T‑159/10, non pubblicata, EU:T:2011:176, punto 14, e del 28 aprile 2015, Volkswagen/UAMI (EXTRA), T‑216/14, non pubblicata, EU:T:2015:230, punto 15].
40 Tuttavia, è sufficiente un carattere distintivo minimo affinché non trovi applicazione l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [sentenze del 13 giugno 2007, IVG Immobilien/UAMI (I), T‑441/05, EU:T:2007:178, punto 42; del 29 settembre 2009, The Smiley Company/UAMI (Rappresentazione della metà di un sorriso di smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, punto 30, e del 13 aprile 2011, Rappresentazione di un parallelogramma, T‑159/10, non pubblicata, EU:T:2011:176, punto 15].
41 Peraltro, si deve rammentare che, nella propria giurisprudenza, la Corte ha dichiarato che, anche se i criteri di valutazione del carattere distintivo sono gli stessi per le varie categorie di marchi, in sede di applicazione di tali criteri può risultare che la percezione del pubblico di riferimento non sia necessariamente la stessa per ognuna di tali categorie e che, pertanto, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo dei marchi di talune categorie rispetto a quelli appartenenti ad altre categorie (v. ordinanza del 28 giugno 2004, Glaverbel/UAMI, C‑445/02 P, EU:C:2004:393, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
42 A tal riguardo, occorre osservare che, mentre il pubblico è abituato a percepire marchi denominativi o figurativi come segni che identificano l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi, ciò non si verifica necessariamente qualora il segno sia costituito soltanto da un elemento sonoro.
43 Tuttavia, si deve ritenere che, nel caso di determinati prodotti o servizi, possa non essere insolito che il consumatore li identifichi mediante un elemento sonoro. In tal senso, si deve segnatamente considerare che, come indicato correttamente dall’EUIPO all’udienza, in determinati settori economici come quello della trasmissione televisiva, non soltanto non è insolito, ma, anzi, è consueto che il consumatore sia indotto a identificare un prodotto o un servizio rientrante in tale settore grazie a un elemento sonoro che consente di distinguerlo come proveniente da un’impresa determinata.
44 Nella stessa ottica, si deve rilevare che, per quanto riguarda determinati prodotti e servizi connessi, in particolare, da un lato, a mezzi di comunicazione o di intrattenimento per via di diffusione televisiva o radiofonica nonché alla telefonia e, dall’altro, a supporti informatici, a software o al settore dei media in generale, elementi sonori quali jingle o melodie sono utilizzati al fine di consentire un’identificazione uditiva del prodotto o del servizio di cui trattasi come proveniente da un’impresa determinata.
45 Peraltro, e in ogni caso, è necessario che il segno sonoro di cui si chiede la registrazione possieda una certa pregnanza che consenta al consumatore di percepirlo e di considerarlo in quanto marchio e non in quanto elemento di natura funzionale o in quanto indicatore sprovvisto di caratteristiche intrinseche proprie. Tale consumatore deve quindi considerare il segno sonoro come avente capacità d’identificazione, nel senso che esso sarà identificabile in quanto marchio.
46 Pertanto, un segno sonoro che non abbia la capacità di esprimere qualcosa di più della semplice combinazione banale delle note che lo compongono non consentirebbe al consumatore di afferrarne la funzione di identificazione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, in quanto si ridurrebbe a un semplice «effetto specchio», nel senso che, come indicato correttamente dall’EUIPO all’udienza, rinvierebbe soltanto a se stesso e a nient’altro. Non sarebbe pertanto idoneo a ingenerare nel consumatore interessato una certa forma di attenzione che gli consenta di riconoscere la funzione indispensabile d’identificazione di detto segno.
47 È alla luce di tali considerazioni che si deve esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui il marchio richiesto sarebbe dotato di carattere distintivo.
48 Nella specie, la ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso, contenuta al punto 17 della decisione impugnata, secondo la quale i prodotti e i servizi di cui trattasi sono destinati tanto al grande pubblico quanto ai professionisti il cui livello di attenzione varia pertanto da normale a elevato. Tale valutazione non può che essere confermata.
49 Quanto alla valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 21 della decisione impugnata, che il marchio richiesto era costituito dalla ripetizione di un suono somigliante al timbro di una suoneria.
50 Indicando, nel ricorso, che il marchio richiesto poteva essere descritto come «un suono somigliante a una suoneria del telefono» o come «una suoneria elettronica specifica che evoca un sonar composto dalla ripetizione di due note», la ricorrente non contesta, come sottolinea correttamente l’EUIPO, la descrizione summenzionata del marchio richiesto fatta dalla commissione di ricorso.
51 Occorre rilevare, al riguardo, che un segno sonoro caratterizzato da un’eccessiva semplicità e che si limita alla mera ripetizione di due note identiche non è idoneo, in quanto tale, a trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori, cosicché questi ultimi non lo considereranno come un marchio, a meno che esso non abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso [v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2007, Cain Cellars/UAMI (Rappresentazione di un pentagono), T‑304/05, non pubblicata, EU:T:2007:271, punto 22].
52 Pertanto, il marchio richiesto sarà percepito dal pubblico di riferimento solo come una semplice funzionalità dei prodotti e dei servizi interessati e non come un’indicazione della loro origine commerciale. Come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 24 della decisione impugnata, il marchio richiesto passerà generalmente inosservato e non sarà memorizzato dal consumatore di riferimento.
53 Il marchio richiesto si riduce quindi a una suoneria di allarme o di telefono a prescindere dal contesto in cui esso è utilizzato e dal vettore usato; tale suoneria non presenta alcuna caratteristica intrinseca distinta dalla ripetizione della nota che la compone e che consenta di distinguere qualcosa di diverso rispetto a tale suoneria di allarme o di telefono.
54 La ricorrente ha ribadito, all’udienza, che il carattere inconsueto di una suoneria del telefono come identificativo dell’origine di un servizio conferirebbe al marchio richiesto il suo carattere distintivo.
55 A tal riguardo, è sufficiente rilevare che l’utilizzo asseritamente inconsueto di una suoneria del telefono come indicatore dell’origine di prodotti o servizi non è sufficiente per considerare che il segno sia idoneo a distinguere una tale origine qualora, come nel caso di specie, l’eccessiva semplicità renda tale segno inidoneo a distinguere l’origine dei prodotti o dei servizi, poiché, come correttamente rilevato dall’EUIPO in risposta a un quesito del Tribunale, tale segno non presenta asperità e rinvia soltanto a se stesso.
56 La ricorrente afferma inoltre che, per quanto riguarda il fatto che dallo spartito risulta che si tratta di un pentagramma in chiave di violino su un tempo di 147 semiminime al minuto contenente la ripetizione di due sol diesis, ossia un primo sol in semiminima accentata (un tempo), seguito da un secondo sol (minima col punto) (tre tempi), prolungato sulla semibreve (quattro tempi), la commissione di ricorso non poteva considerare che tali sfumature rischiassero di sfuggire al consumatore. Si deve tuttavia constatare che, nonostante tale descrizione, il marchio richiesto, così come è stato nuovamente presentato al Tribunale mediante la sua trasmissione sonora all’udienza, si riduce alla ripetizione di due note identiche, senza che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, possa percepirsi all’udito una qualunque sfumatura.
57 Come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 20 della decisione impugnata, un marchio costituito da suoni somiglianti a una suoneria non può essere in grado di soddisfare una funzione di identificazione, a meno che esso comporti elementi tali da contraddistinguerlo rispetto ad altri marchi sonori, tenendo presente, tuttavia, che non è necessario che tale marchio sia originale o fantasioso.
58 Il marchio di cui si chiede la registrazione deve quindi consentire la sua identificazione da parte del pubblico interessato in quanto indicatore dell’origine dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, condizione che non è soddisfatta, nel caso di specie, dal marchio richiesto, il quale può essere assimilato a una suoneria «standard» di cui è dotato qualsiasi dispositivo elettronico dotato di temporizzatore o qualsiasi apparecchio telefonico, di modo che tale pubblico non sarà in grado, senza previa conoscenza, di identificare tale suoneria come un elemento indicatore di prodotti o servizi provenienti dalla ricorrente.
59 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il marchio richiesto non può essere assimilato a un jingle che sarebbe inconsueto per il motivo che comporterebbe una doppia suoneria.
60 Peraltro, la ricorrente osserva che il marchio richiesto è notorio in Brasile nonché all’interno della comunità brasiliana residente in diversi Stati membri, la quale identifica tale marchio come un segno distintivo del canale televisivo Globo.
61 Al riguardo, è sufficiente rilevare che, con tale argomento, la ricorrente sostiene che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo a motivo dell’uso prolungato che ne è stato fatto, argomento che è certamente pertinente nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, questione che è sottoposta all’analisi dell’esaminatore (v. punti 29 e 30 della decisione impugnata e precedente punto 8), ma non nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
62 La ricorrente sostiene altresì che il marchio richiesto non è sprovvisto di carattere distintivo, in quanto esso, così come altri marchi sonori simili, sono stati registrati in Francia e negli Stati Uniti.
63 In proposito si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, il regime dei marchi dell’Unione è un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme e che persegue obiettivi specifici, e che la sua applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale. Pertanto, l’idoneità di un segno alla registrazione in quanto marchio dell’Unione europea deve essere valutata soltanto sulla base della normativa pertinente dell’Unione [sentenze del 12 giugno 2007, MacLean-Fogg/UAMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non pubblicata, EU:T:2007:172, punto 57, e del 10 maggio 2012, Amador López/UAMI (AUTOCOACHING), T‑325/11, non pubblicata, EU:T:2012:230, punto 45].
64 Inoltre, per quanto riguarda la valutazione dell’assenza di carattere distintivo rispetto a prodotti e a servizi di cui trattasi, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 26 della decisione impugnata, che lo stesso impedimento alla registrazione, ossia il fatto che il marchio richiesto non poteva essere percepito come un’indicazione dell’origine commerciale, si applicasse all’insieme di tali prodotti o servizi, in quanto la banalità del segno restava identica, a prescindere dal fatto che il marchio fosse collegato a prodotti o a servizi che avrebbero potuto essere associati oppure no a delle suonerie del telefono o di sveglia.
65 Al punto 27 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha aggiunto quanto segue:
«Inoltre, la commissione precisa che, per quanto concerne i prodotti della classe 16 che per definizione sono silenziosi (fatta eccezione forse per i biglietti di auguri musicali) così come i seguenti servizi della classe 41 “educazione; formazione; attività sportive e culturali”, sembra difficile concepire l’utilizzo del marchio in esame in relazione a tali prodotti o servizi. Infatti, come si potrebbe associare, per esempio, un marchio sonoro alla vendita di carta? Inoltre, grazie alla sua esperienza, la commissione giunge alla conclusione che, in ogni caso, rispetto ai prodotti della classe 16 il consumatore non ha l’abitudine di riconoscere l’origine di tali prodotti sulla base di un suono o di una melodia. Lo stesso vale per le attività di formazione e di educazione della classe 41».
66 Al riguardo, come emerge dal precedente punto 52, il marchio richiesto sarà percepito dal pubblico di riferimento come una mera funzionalità dei prodotti e dei servizi di cui trattasi e non come un’indicazione della loro origine commerciale.
67 Pertanto, occorre osservare che, anche se i prodotti rientranti nella classe 9 non sono espressamente precisati al punto 27 della decisione impugnata, essi rientrano nella constatazione effettuata dalla commissione di ricorso al punto 25 della decisione impugnata, secondo cui il marchio richiesto non sarà percepito come un’indicazione dell’origine dei prodotti. Infatti, come correttamente sottolineato dell’EUIPO, il marchio richiesto sarà compreso come indicante la mera attivazione del supporto dati o del programma informatico o di un’applicazione per dispositivi elettronici.
68 Nel caso di servizi di diffusione di programmi televisivi rientranti nella classe 38 nonché dell’insieme dei servizi che possono essere forniti sotto forma di programmi televisivi e che rientrano nella classe 41, il marchio sonoro, a motivo della sua banalità, sarà piuttosto percepito dal pubblico interessato come indicante l’inizio o la fine di un programma televisivo.
69 Ne consegue che la commissione di ricorso non è affatto incorsa in errore nell’esame del carattere distintivo del marchio richiesto rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi.
70 La ricorrente sostiene, infine, che l’EUIPO ha effettuato registrazioni di marchi sonori simili, ossia un suono di campana o di xilofono, cosicché non sarebbe sufficiente, per negare la registrazione nel caso di specie, una pretesa assenza di carattere distintivo del marchio richiesto per il motivo che esso sarebbe semplice.
71 Al riguardo, da un lato, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 207/2009, relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, l’idoneità alla registrazione di un segno in quanto marchio dell’Unione europea deve essere valutata solo sulla base di tale regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione e non sulla base di una prassi anteriore delle commissioni di ricorso [sentenze del 15 settembre 2005, BioID/UAMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, punto 47, e del 27 febbraio 2015, Universal Utility International/UAMI (Greenworld), T‑106/14, non pubblicata, EU:T:2015:123, punto 36].
72 Dall’altro lato, è pur vero che si è affermato che l’EUIPO, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea, deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso (sentenze del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 74, e del 28 aprile 2015, EXTRA, T‑216/14, non pubblicata, EU:T:2015:230, punto 30).
73 Tuttavia, i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legalità. Di conseguenza, il soggetto che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a proprio vantaggio un eventuale illecito commesso in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica (sentenze del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti 75 e 76, e del 28 aprile 2015, EXTRA, T‑216/14, non pubblicata, EU:T:2015:230, punto 31).
74 Inoltre, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, l’esame di qualunque domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione di marchi. Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno quale marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi non sia soggetto a un impedimento alla registrazione (sentenze del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 77, e del 28 aprile 2015, EXTRA, T‑216/14, non pubblicata, EU:T:2015:230, punto 32).
75 Nel caso di specie, dalla decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso è giunta al diniego di registrazione dopo aver effettuato un esame completo e concreto del marchio richiesto. Inoltre, dall’esame delle censure fatte valere dalla ricorrente emerge che tale esame ha portato la commissione di ricorso a applicare correttamente l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 per opporsi alla registrazione del marchio richiesto. Poiché l’esame del marchio richiesto alla luce di tale disposizione non poteva portare, da solo, a un diverso risultato, gli argomenti della ricorrente relativi alla registrazione di altri marchi sonori non possono essere accolti. La ricorrente non può quindi utilmente invocare, al fine di inficiare la conclusione secondo cui la registrazione del marchio richiesto è incompatibile con il regolamento n. 207/2009, precedenti decisioni dell’EUIPO.
76 Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto, così come il ricorso nel suo complesso.
Sulle spese
77 Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Globo Comunicação e Participações S/A è condannata alle spese.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2016.
Firme