Asunto T‑140/08

Ferrero SpA

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa TiMi KiNDERJOGHURT — Marca denominativa anterior KINDER — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de similitud entre los signos — Procedimiento de oposición anterior — Inexistencia de fuerza de cosa juzgada — Artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, y artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, y artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 207/2009]»

Sumario de la sentencia

1.      Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Solicitud de nulidad — Relación entre una resolución final en materia de oposición y una solicitud de nulidad — Fuerza de cosa juzgada — Alcance

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 52, ap. 4, y 96, ap. 2]

2.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

3.      Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Registro contrario al artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 40/94

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 5, y 52, ap. 1, letra a)]

1.      El principio de la fuerza de cosa juzgada, que impide cuestionar el carácter firme de una resolución judicial, no es aplicable a la relación entre una resolución final en materia de oposición y una solicitud de nulidad, en particular porque, por una parte, los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) tienen naturaleza administrativa, y no naturaleza judicial y, por otra parte, las disposiciones pertinentes del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, a saber, el artículo 52, apartado 4, y el artículo 96, apartado 2 no establecen regla alguna en este sentido.

Además, las declaraciones hechas en la resolución final en materia de oposición no pueden ignorarse totalmente a la hora de de resolver la solicitud de nulidad que enfrenta a las mismas partes, tiene el mismo objeto y está basada en los mismos motivos, siempre y cuando no existan nuevos elementos fácticos, nuevas pruebas o nuevos motivos que afecten a dichas declaraciones o a los aspectos ya resueltos. En efecto, esta afirmación no es sino una expresión particular de la jurisprudencia según la cual la práctica decisoria de la Oficina constituye un elemento que puede tomarse en consideración para apreciar si un signo es apropiado para ser registrado.

En cambio, en un procedimiento de nulidad, las instancias de la Oficina no están vinculadas por las declaraciones efectuadas en la resolución final dictada en el procedimiento de oposición, en virtud de la regla nemo potest venire contra factum proprium, de la protección de los derechos adquiridos, así como de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima. En efecto, por una parte, en la medida en que la resolución dictada en un procedimiento de oposición, aun cuando sea firme, no tiene fuerza de cosa juzgada, no puede crear derechos adquiridos ni confianza legítima en cuanto al resultado de un procedimiento de nulidad posterior. Por otra parte, en caso contrario, se privaría de todo efecto útil a la impugnación del registro de una marca comunitaria que hubiera sido objeto de una resolución en un procedimiento de oposición mediante una solicitud de nulidad que enfrentara a las mismas partes, tuviera el mismo objeto y se basara en los mismos motivos, pese a que ésta puede formularse en virtud del Reglamento nº 40/94.

(véanse los apartados 34 a 36)

2.      Para cumplir el requisito relativo a la similitud de las marcas exigido por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, que amplía a los productos o servicios no similares la protección otorgada por la marca registrada con anterioridad y notoriamente conocida, no es necesario demostrar que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre la marca anterior que goza de renombre y la marca solicitada. Basta que el grado de similitud entre estas marcas tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso. La comparación de los signos debe basarse, por lo que respecta a la similitud gráfica, auditiva o conceptual de las marcas de que se trate, en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes de éstas.

(véase el apartado 54)

3.      La marca figurativa TiMi KiNDERJOGHURT, registrada como marca comunitaria para «Yogur, yogur de frutas, bebidas de yogur, bebidas de yogur que contengan frutas; comidas preparadas o semipreparadas a base principalmente de yogur o de productos de yogur; crema de yogur» comprendidos en la clase 29 del Arreglo de Niza no puede declararse nula en virtud del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, habida cuenta de la existencia del motivo de denegación relativo contemplado en el artículo 8, apartado 5, letra b), de dicho Reglamento, en la medida en que dicha marca y la marca KINDER, registrada anteriormente en Italia para productos comprendidos en la clase 30 de ese Arreglo, no son similares.

En primer lugar, el elemento «kinder» está unido al elemento «joghurt», lo que los priva de una existencia autónoma específica. En efecto, por una parte, no sólo los elementos «kinder» y «joghurt» tienen la misma importancia visual, sino que las irregularidades estilizadas del tipo de letra danzante y ondulante del elemento «kinderjoghurt» lo convierten en una unidad armoniosa en la que los dos elementos constitutivos apenas resultan perceptibles. Estas particularidades demuestran que el elemento «kinder» no está simplemente unido al elemento «joghurt». Por otra parte, por el tipo de letra estilizado del elemento «kinder» empleado en la marca controvertida, esta última no se parece gráficamente a la marca denominativa anterior en la que se basa la nulidad, que está representada en un tipo de letra clásico.

En segundo lugar, procede señalar que en la marca controvertida el elemento «kinder» simplemente forma parte del elemento «kinderjoghurt», cuya importancia es secundaria en relación con el elemento «timi».

En tercer lugar, a diferencia de su posición en la marca denominativa anterior en que se basa la nulidad, en la marca controvertida el elemento «kinder» se encuentra entre los otros dos elementos, es decir, entre el elemento «timi» y el elemento «joghurt». Tal diferencia debilita sustancialmente tanto la similitud fonética que pueda existir entre los dos signos por el elemento que comparten, como la posible similitud gráfica a que pueda dar lugar la presencia de dicho elemento común. Por tanto, el elemento «kinder» constituye un elemento insignificante en la impresión de conjunto transmitida por la marca controvertida.

(véanse los apartados 56 a 58)