Zaak T‑140/08
Ferrero SpA
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)
„Gemeenschapsmerk – Nietigheidsprocedure – Gemeenschapsbeeldmerk TiMi KiNDERJOGHURT – Ouder woordmerk KINDER – Relatieve weigeringsgrond – Tekens die niet overeenstemmen – Eerdere oppositieprocedure – Geen gezag van gewijsde – Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, en artikel 52, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, en artikel 53, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009]”
Samenvatting van het arrest
1. Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Vordering tot nietigverklaring – Relatie tussen eindbeslissing inzake oppositie en vordering tot nietigverklaring – Gezag van gewijsde – Draagwijdte
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 52, lid 4, en 96, lid 2)
2. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van bescherming van ouder bekend merk tot niet-soortgelijke waren of diensten
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)
3. Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Inschrijving in strijd met artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5, en 52, lid 1, sub a)
1. Het beginsel van het gezag van gewijsde, dat vereist dat het definitieve karakter van een rechterlijke beslissing niet op losse schroeven wordt gezet, is niet van toepassing op de relatie tussen een eindbeslissing inzake oppositie en een vordering tot nietigverklaring, onder meer omdat de procedures voor het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van administratieve en niet van rechterlijke aard zijn, en voorts omdat de relevante bepalingen van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, te weten artikel 52, lid 4, en artikel 96, lid 2, geen regel in die zin bevatten.
Verder kunnen de vaststellingen in de eindbeslissing inzake oppositie niet volledig buiten beschouwing worden gelaten wanneer uitspraak wordt gedaan op een vordering tot nietigverklaring tussen dezelfde partijen, met hetzelfde onderwerp en op grond van dezelfde motivering, op voorwaarde dat deze vaststellingen of de besliste punten niet op losse schroeven worden gezet door nieuwe feiten, nieuwe bewijzen of een nieuwe motivering. Dit is immers slechts een bijzondere uitdrukking van de rechtspraak volgens welke de eerdere beslissingspraktijk van het Bureau een factor vormt die in aanmerking kan worden genomen bij de beoordeling of een teken kan worden ingeschreven.
Daarentegen zijn de instanties van het Bureau in het kader van een nietigheidsprocedure niet gebonden door de vaststellingen in een eindbeslissing die is gewezen in het kader van een oppositieprocedure, krachtens de regel nemo potest venire contra factum proprium, de bescherming van de verworven rechten en het beginsel van rechtszekerheid en van bescherming van het gewettigd vertrouwen. Aangezien de beslissing – ook al gaat het om een eindbeslissing – die in het kader van een oppositieprocedure is vastgesteld, geen enkel gezag van gewijsde heeft, kan deze beslissing immers geen verworven rechten doen ontstaan en evenmin een gewettigd vertrouwen creëren wat het resultaat van een latere nietigheidsprocedure betreft. Anders zou voorts elke vordering tot nietigverklaring waarmee wordt opgekomen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk dat het voorwerp is geweest van een oppositiebeslissing, ieder nuttig effect worden ontnomen wanneer de partijen, het voorwerp en de motivering dezelfde zijn, terwijl een dergelijke vordering volgens verordening nr. 40/94 mogelijk is.
(cf. punten 34‑36)
2. De voorwaarde van overeenstemming van de merken in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat de bescherming van een vroeger ingeschreven bekend merk uitbreidt tot niet-soortgelijke waren of diensten, houdt niet in dat moet worden aangetoond dat bij het relevante publiek verwarring tussen het oudere bekende merk en het litigieuze merk kan ontstaan. Het volstaat dat deze merken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De vergelijking van de tekens dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.
(cf. punt 54)
3. Het beeldmerk TiMi KiNDERJOGHURT, dat als gemeenschapsmerk is ingeschreven voor „yoghurt, vruchtenyoghurt, yoghurtdranken, vruchtenyoghurtdranken; halfbereide en kant-en-klare gerechten, hoofdzakelijk op basis van yoghurt respectievelijk yoghurtproducten; yoghurt-cremes” van klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice, kan niet krachtens artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk nietig worden verklaard wegens het bestaan van de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 5, van deze verordening, omdat dit merk en het merk KINDER, dat eerder in Italië is ingeschreven voor waren van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice, niet overeenstemmen.
In de eerste plaats vormt het element „kinder” één geheel met het element „joghurt”, waardoor zij geen specifiek zelfstandig bestaan leiden. De elementen „kinder” en „joghurt” zijn immers niet alleen visueel even belangrijk, maar de gestileerde onregelmatigheid van het dansende en golvende lettertype van het element „kinderjoghurt” creëert een harmonieuze eenheid waarin de twee bestanddelen nauwelijks nog merkbaar zijn. Deze bijzondere kenmerken tonen aan dat het element „kinder” niet gewoon verbonden is met het element „joghurt”. Door het gestileerde lettertype dat in het litigieuze merk voor het element „kinder” wordt gebruikt, lijkt dit merk bovendien visueel niet op het oudere woordmerk waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd en waarvoor een standaardlettertype is gebruikt.
In de tweede plaats dient te worden vastgesteld dat het element „kinder” in het litigieuze merk louter deel uitmaakt van het element „kinderjoghurt”, dat van ondergeschikt belang is ten opzichte van het element „timi”.
In de derde plaats, in tegenstelling tot de positie ervan in het oudere woordmerk waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd, bevindt het element „kinder” zich in het litigieuze merk tussen twee andere elementen, te weten „timi” en „joghurt”. Een dergelijk verschil leidt niet alleen ertoe dat de fonetische overeenstemming die tussen de twee tekens kan bestaan wegens het gemeenschappelijke element ervan, wezenlijk wordt afgezwakt, maar ook de eventuele visuele overeenstemming wegens dit gemeenschappelijke element. Het element „kinder” is dus een verwaarloosbaar element in de door het betrokken merk opgeroepen totaalindruk.
(cf. punten 56‑58)