Zaak T‑611/13

Australian Gold LLC

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Nietigheidsprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap – Beeldmerk HOT – Absolute weigeringsgronden – Geen beschrijvend karakter – Onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 – Incidenteel beroep bij de kamer van beroep – Artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 216/96 – Incidenteel beroep bij het Gerecht – Artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van 2 mei 1991”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 15 juli 2015

1.      Gemeenschapsmerk – Procedurevoorschriften – Beslissingen van het Bureau – Eerbiediging van de rechten van de verdediging – Draagwijdte van het beginsel

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 75, tweede volzin)

2.      Gemeenschapsmerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de kamers van beroep – Betwisting van de bestreden beslissing door verwerende partij in haar opmerkingen

(Verordening nr. 216/96 van de Commissie, art. 8, lid 3)

3.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst – Criteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c)]

4.      Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Vordering tot nietigverklaring op grond van het beschrijvend karakter van een merk – Erkenning van het beschrijvend karakter voor bepaalde waren van een categorie – Uitbreiding van deze erkenning tot alle waren van deze categorie

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c), en 52, lid 1, a)]

5.      Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Inschrijving in strijd met artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 – Beeldmerk HOT

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c), en 52, lid 1, a)]

6.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Merken die bestaan in reclameslogans – Verkoopsbevorderende formulering met lovend karakter

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, b)]

7.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Eerdere inschrijving van het merk in bepaalde lidstaten – Invloed

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 2, en 109; verordening nr. 44/2001 van de Raad, punt 15 van de considerans)

1.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 18)

2.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 24‑26)

3.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 34‑36)

4.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 44)

5.      Het beeldmerk HOT had niet moeten worden ingeschreven als gemeenschapsmerk voor „massageolie, gel” van klasse 3 van de Overeenkomst van Nice en voor „glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik” van klasse 5 van deze Overeenkomst omdat de in artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk bedoelde absolute weigeringsgrond van toepassing is. Uit het standpunt van het relevante publiek, dat bestaat uit de Engelstalige consument, duidt het woord „hot” immers de werking aan van „massageolie, gel” en „glijmiddelen voor farmaceutisch gebruik”. Deze waren zijn bedoeld, ongeacht of zij voor medisch gebruik dienen, om op de huid te worden aangebracht met min of meer herhaalde bewegingen die een warmtegevoel opwekken.

Dat merk is daarentegen niet beschrijvend voor „bleekmiddelen en andere wasmiddelen; zepen” van klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice en voor „voedingssupplementen (voor medisch gebruik)” van klasse 5 van deze Overeenkomst. Er kan immers niet worden aangenomen dat het woord „hot” de hoge temperatuur van deze waren aangeeft. Deze waren, die bedoeld zijn voor het onderhoud van het linnen alsmede de verzorging en voeding van personen, hebben van nature uit geen hoge temperatuur. Integendeel, voor sommige van die waren zoals zeep bestaat zelfs het gevaar dat ze bij een hoge temperatuur een verandering ondergaan.

Bovendien duidt het woord „hot” evenmin de gebruikstemperatuur van de betrokken waren aan. Hoewel sommige van die waren op hoge temperatuur kunnen worden gebruikt, zoals „bleekmiddelen en andere wasmiddelen” of zelfs „voedingssupplementen”, is deze gebruikswijze immers niet kenmerkend voor deze waren, die evenzeer op lage temperatuur kunnen worden gebruikt.

Ten slotte is de positieve connotatie van de andere betekenissen van het woord „hot”, namelijk „modieus”, „aantrekkelijk” of „sexy”, veeleer een vage en indirecte suggestie in plaats van een rechtstreekse en onmiddellijke aanduiding van een kwaliteit of kenmerk van de betrokken waren.

(cf. punten 37, 40, 49‑51)

6.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 57)

7.      De vraag of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, dient alleen te worden beantwoord op basis van de relevante regelgeving. Ook al is het wenselijk dat het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) rekening houdt met de beslissingen van de nationale autoriteiten betreffende identieke merken als die waarover het zich moet uitspreken, en omgekeerd, het Bureau is niet verplicht rekening te houden met deze beslissingen, waaronder uitspraken over identieke merken, en het is niet door deze beslissingen gebonden, gesteld dat het deze in aanmerking neemt.

Aan deze vaststelling wordt geenszins afgedaan door de bepalingen van verordening nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals gewijzigd, en van artikel 109 van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk. Zoals met name blijkt uit punt 15 van de considerans van verordening nr. 44/2001, beoogt deze verordening immers enkel te voorkomen dat in twee lidstaten onverenigbare rechterlijke beslissingen worden gegeven en is zij niet van toepassing op het Bureau. Voorts beoogt artikel 109 van verordening nr. 207/2009 te voorkomen dat vorderingen wegens inbreuk die bij nationale rechters worden ingesteld, de ene op grond van een gemeenschapsmerk en de andere op grond van een nationaal merk, leiden tot tegenstrijdige beslissingen. Dit artikel ziet dus uitsluitend op de gevolgen en niet op de voorwaarden van bescherming van deze merken.

Aan deze vaststelling wordt evenmin afgedaan door artikel 7, lid 2, van verordening nr. 207/2009, dat bepaalt dat de in lid 1 genoemde absolute weigeringsgronden ook van toepassing zijn indien zij slechts in een deel van de Unie bestaan. Weigering van een nationale inschrijving is immers gebaseerd op nationale bepalingen waaraan volgens een nationale procedure in een nationale context uitvoering wordt gegeven en kan dus niet worden gelijkgesteld met de erkenning van het bestaan in een Staat van een absolute weigeringsgrond in de zin van verordening nr. 207/2009.

(cf. punten 60, 62, 63, 65)