Mål T‑848/16

Deichmann SE

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket V – De äldre internationella figurmärkena V – Bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för ett äldre varumärke – Regel 19.2 a ii i förordning (EG) nr 2868/95 (nu artikel 7.2 a ii i delegerad förordning (EU) 2018/625]”

Sammanfattning – Tribunalens dom (nionde avdelningen) av den 6 december 2018

1.      EU-varumärke – Anmärkningar från tredje man samt invändningar – Fakta, bevis och argument som lagts fram till stöd för invändningen – Bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för ett äldre internationellt varumärke – Räckvidd

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 151.2; kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1 regel 19.2 a ii)

2.      EU-varumärke – Anmärkningar från tredje man samt invändningar – Fakta, bevis och argument som lagts fram till stöd för invändningen – Bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för ett äldre internationellt varumärke – Offentliggörande i databasen CTM-Online (nu eSearch plus) – Av betydelse

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 151.2 och 152; kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1 regel 19.2 a)

3.      EU-varumärke – Immaterialrättsmyndighetens beslut – Lagenlighet – Unionsdomstolens prövning – Kriterier – EUIPO:s riktlinjer för granskning – Av betydelse

(Rådets förordning nr 207/2009)

4.      EU-varumärke – Anmärkningar från tredje man samt invändningar – Fakta, bevis och argument som lagts fram till stöd för invändningen – Bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för ett äldre internationellt varumärke – Utdrag ur EUIPO:s databas CTM-Online avseende en internationell registrering som designerar unionen – Omfattas inte

(Kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1 regel 19.2 a ii)

5.      EU-varumärke – Anmärkningar från tredje man samt invändningar – Fakta, bevis och argument som lagts fram till stöd för invändningen – Bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för ett äldre internationellt varumärke – Utdrag ur EUIPO:s databas TMview avseende en internationell registrering som designerar unionen – Omfattas

(Kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1 regel 19.2 a ii)

1.      Det framgår av bestämmelserna i regel 19.2 a i förordning nr 2868/95, om genomförande av rådets förordning 40/94 om gemenskapsvarumärke, som är tillämpliga på internationella registreringar som designerar Europeiska unionen i enlighet med artikel 145 i förordning nr 207/2009 om EU-varumärken, att den invändande parten ska lämna bevis på ansökan eller registreringen av det äldre varumärket om invändningen baseras på ett varumärke som inte är ett EU-varumärke. Behovet av sådana bevis omfattar därför även internationella registreringar som designerar Europeiska unionen, som inte utgör EU-varumärken.

Den omständigheten, att artikel 151.2 i förordning nr 207/2009 föreskriver att internationella registreringar av ett varumärke som designerar unionen, från och med den dag som avses i punkt 1 i den artikeln, ska ha samma verkan som registreringen av ett varumärke som EU-varumärke, påverkar inte den invändande partens skyldighet att lämna bevis på den tidigare internationella registreringen som designerar Europeiska unionen, i enlighet med bestämmelserna i regel 19.2 a ii i förordning nr 2868/95. Kravet för bevis på det äldre varumärket i regel 19 i förordning nr 2868/95 är nämligen en bestämmelse som avser möjligheten för innehavaren av ett äldre varumärke, inklusive internationella registreringar som designerar Europeiska unionen, att invända mot registreringen av ett EU-varumärke, och inte en bestämmelse som avser EU-varumärkets verkningar, vilka definieras i artiklarna 9–14 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 9–17 i förordning nr 2017/1001), i avsnitt 2 med rubriken ”EU-varumärkens rättsverkan” i kapitel II i förordning nr 207/2009.

Regel 19.2 a ii i förordning nr 2868/95, i den mån det däri föreskrivs att den invändande parten måste lämna bevis för skydd för en internationell registrering som designerar Europeiska unionen, strider alltså inte mot artikel 151.2 i förordning nr 207/2009, vilken i sin tur inte avser bestämmelser om förfarandet för invändning mot registrering av ett EU-varumärke.

(se punkterna 34–36)

2.      Den invändande parten kan inte med framgång göra gällande att det inte är nödvändigt att lämna bevis för de äldre varumärkena när det gäller internationella registreringar som designerar Europeiska unionen, med hänvisning till att Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), på grund av offentliggörandet, i databasen CTM-Online (nu eSearch plus), av uppgifterna i den internationella registrering som designerar Europeiska gemenskapen enligt artikel 152.1 i förordning nr 207/2009 om EU-varumärken, har tillgång till uppgifter som kan styrka förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för en internationell registrering som designerar Europeiska unionen.

Även om EUIPO skulle ha tillgång till information om skyddet för en internationell registrering som designerar Europeiska unionen framgår det tydligt av lydelsen i regel 19.2 i förordning nr 2868/95, om genomförande av förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärke, vilken, såsom tidigare nämnts, inte strider mot bestämmelserna i artikel 151.2 i förordning nr 207/2009, att det ankommer på den invändande parten att själv lämna bevis för skyddet av sin äldre rättighet.

(se punkterna 37 och 38)

3.      Se domen.

(se punkterna 51 och 52)

4.      Genom att föreskriva att handlingarna i fråga ska ha kommit ”från den myndighet till vilken varumärkesansökan lämnades in” utesluter regel 19.2 a ii i förordning nr 2868/95, om genomförande av förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärke, möjligheten att lämna in utdrag från en databas som ger tillgång till dokument som inte härrör från den myndighet till vilken varumärkesansökan lämnades in. Följaktligen utgör utdrag ur EUIPO:s databas CTM-Online inte bevis för skydd av en internationell registrering som designerar Europeiska unionen, eftersom EUIPO, som inte är en myndighet behörig att registrera internationella varumärken, inte är den myndighet till vilken varumärkesansökan lämnades in

(se punkt 58)

5.      Även om bestämmelserna i regel 19.2 a ii i förordning nr 2868/95, om genomförande av förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärke, föreskriver att dokument ska ”komma från” den behöriga myndigheten, utgör de inte hinder mot tillträdet till dokumentation från den behöriga förvaltningen sker via ett datorsystem som förvaltas av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet men där den behöriga förvaltningen deltar genom att överlämna och uppdatera relevant information.

Det framgår av handlingarna i målet, särskilt av de förklaringar som lämnats av EUIPO i dess inlagor och vid förhandlingen, att databasen TMview är ett it‑verktyg som förvaltas av EUIPO och i vilket varumärkesmyndigheterna, särskilt Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo), deltar. Verktyget samlar in ansökningar och registreringar av varumärken från de deltagande varumärkesmyndigheterna och ger tillgång därtill. Informationen tillhandahålls av varumärkesmyndigheterna som innehar den och som ansvarar för dagliga uppdateringar. Databasen TMview gör det möjligt att söka information om varumärken som registrerats av de varumärkesmyndigheter som deltar i denna databas, på samma sätt som informationen anges i deras respektive handelsregister. Ett utdrag ur databasen TMview motsvarar den behöriga myndighetens register vid tidpunkten för användarens sökning i denna databas.

Med tanke på de egenskaper som databasen TMview tillskrivs, utgör ett utdrag ur den databasen, vad gäller internationella registreringar som designerar unionen, en handling som motsvarar en kopia av registreringsbeviset och, i tillämpliga fall, det senaste förnyelseintyget, från Wipo, i enlighet med regel 19.2 a ii i förordning nr 2868/95, under förutsättning att det utdrag som den invändande parten lämnat innehåller all relevant information. Om detta villkor är uppfyllt kan ett utdrag ur databasen TMview, i likhet med vad sökanden och EUIPO med rätta har påpekat, likställas med ett utdrag ur Wipos databas Romarin eller med en kopia av registreringsbeviset från denna organisation.

Den omständigheten, att databasen TMview förvaltas av EUIPO påverkar inte denna slutsats, eftersom Wipo, som är behörig myndighet för registrering av internationella varumärken, deltar i driften av denna databas genom att tillhandahålla och dagligen uppdatera uppgifterna avseende internationella varumärken.

(se punkterna 59–62)