SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
de 8 de septiembre de 2010 (*)
«Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de la marca denominativa comunitaria SCORPIONEXO – Marca figurativa nacional anterior ESCORPION – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009]»
En el asunto T‑152/08,
Kido Industrial Ltd, con domicilio social en Yangcheon-gu (Corea), representada por el Sr. M. Mall, abogado,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI era:
Amberes, S.A., con domicilio social en Igualada (Barcelona),
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 31 de enero de 2008 (asunto R 287/2007‑1), relativa a un procedimiento de oposición entre Amberes, S.A., y Kido Industrial Ltd,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),
integrado por la Sra. I. Wiszniewska-Białecka, Presidenta, y los Sres. F. Dehousse y H. Kanninen (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 21 de abril de 2008;
habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de septiembre de 2008;
visto que las partes no han solicitado la celebración de una vista en el plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiendo decidido, por tanto, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, resolver sin fase oral;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 15 de junio de 2004, la demandante, Kido Industrial Ltd, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
2 La marca cuyo registro se solicitaba era el signo verbal SCORPIONEXO.
3 Tras la limitación decidida durante la tramitación del procedimiento ante la OAMI, los productos para los que se solicitó el registro estaban comprendidos en las clases 9 y 28 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y correspondían a la siguiente descripción:
– clase 9: «Productos de seguridad, en concreto gafas protectoras, cascos de seguridad, cascos deportivos, cascos de motocicleta»;
– clase 28: «Prendas de vestir deportivas de protección para motociclismo, en concreto almohadillas de protección, protectores de brazos, coderas, muñequeras, rodilleras, espinilleras, protectores de piernas, protectores de antebrazo».
4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 11/2005, de 14 de marzo de 2005.
5 El 13 de junio de 2005, al amparo del artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), Amberes, S.A., presentó oposición contra el registro de la marca solicitada para los productos mencionados en el apartado 3 supra.
6 La oposición se basaba en varias marcas anteriores, entre ellas el signo figurativo que se reproduce a continuación, con número de registro español 339 142 (en lo sucesivo, «marca anterior»):
7 La marca anterior había sido registrada para diversos productos, entre ellos los productos de la clase 28, que correspondían a la siguiente descripción: «artículos para árboles de navidad, juguetes, juguetes y juegos de salón de toda clase y sus accesorios, muñecas, artículos para deporte».
8 El motivo invocado en apoyo de la oposición fue el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009].
9 El 19 de diciembre de 2006, la División de Oposición estimó la oposición, basándose únicamente en la marca anterior. Tras observar que ambas marcas presentaban semejanzas y que los productos cubiertos por ellas eran en parte idénticos y en parte similares, concluyó que existía un riesgo de confusión en el mercado español.
10 El 14 de febrero de 2007, la demandante presentó ante la OAMI un recurso contra la resolución de la División de Oposición, al amparo de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009).
11 Mediante resolución de 31 de enero de 2008 (en lo sucesivo, «resolución recurrida»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. La Sala consideró que ambas marcas presentaban globalmente «un nivel medio alto» de semejanza. En lo relativo a los productos de las clases 9 y 28, la Sala de Recurso consideró que eran o bien idénticos o bien similares. Aplicando el principio jurídico de interdependencia de los factores, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que existía un riesgo de confusión en el mercado español.
Pretensiones de las partes
12 La demandante solicita al Tribunal General que:
– Revoque la resolución recurrida.
– Revoque la resolución de la División de Oposición.
– Condene en costas a Amberes.
13 La OAMI solicita al Tribunal General que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a la demandante.
Sobre el fondo del asunto
14 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Presenta además en su escrito de demanda una argumentación relativa a una petición de prueba del uso efectivo de la marca anterior y a una petición de prueba de la propiedad de dicha marca.
Sobre la petición de prueba del uso efectivo de la marca anterior
15 La demandante señala que se desprende de varias resoluciones de la OAMI que Amberes se ha opuesto al registro de diversas marcas para productos de clases distintas de la clase 25 sin haber podido justificar un uso efectivo de las marcas que invocaba a estos efectos. Por consiguiente, a su juicio, procede instar a Amberes a que demuestre el uso efectivo de la marca anterior para productos de la clase 28 en los cinco años anteriores a la publicación de su solicitud de registro.
16 A este respecto es preciso subrayar que la Sala de Recurso declaró la inadmisibilidad de esta petición de prueba del uso efectivo de la marca anterior, basándose en que no había sido formulada ante la División de Oposición, sino únicamente, por primera vez, en la fase de recurso ante dicha Sala.
17 En su escrito de demanda, la demandante no critica la motivación de esa declaración de inadmisibilidad. Por lo tanto, procede interpretar su argumentación en el sentido de que presenta de nuevo, ahora directamente ante este Tribunal, una petición de prueba del uso efectivo de la marca anterior.
18 Sobre esta cuestión procede recordar que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 42 del Reglamento nº 207/2009), únicamente en el supuesto de que el solicitante de una marca así lo pida estará obligado el titular de una marca anterior que haya formulado oposición a presentar la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio en el que está protegida para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se basa la oposición, o de que existen causas justificativas para la falta de uso.
19 Además, según la jurisprudencia, esta petición de prueba produce el efecto de hacer que recaiga sobre el oponente la carga de la prueba del uso efectivo de su marca (o de la existencia de causas justificativas para la falta de uso), so pena de ver desestimada su oposición. Tal petición de prueba debe formularse expresamente y dentro de plazo ante la División de Oposición, pues el uso efectivo de la marca anterior constituye una cuestión que, una vez planteada por el solicitante de la marca, debe resolverse antes de que se decida sobre la oposición propiamente dicha. En consecuencia, la petición de prueba del uso efectivo de la marca anterior añade al procedimiento de oposición una cuestión específica y previa y, en este sentido, modifica su contenido [véase en esta línea la sentencia del Tribunal de 22 de marzo de 2007, Saint-Gobain Pam/OAMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, apartados 34 y 37 y jurisprudencia que allí se cita].
20 Así pues, como ha indicado la Sala de Recurso, el solicitante de la marca no está facultado para pedir por primera vez en la fase de recurso ante dicha Sala que el oponente aporte la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores que invoca en apoyo de su oposición (véase en este sentido la sentencia PAM PLUVIAL, antes citada, apartado 39).
21 Aún con mayor razón procede declarar la inadmisibilidad de dicha petición de prueba en el caso de que se presente directamente ante este Tribunal. A este respecto conviene añadir que la finalidad del recurso interpuesto ante el Tribunal General en virtud del artículo 63, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 65, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009) es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso.
22 Se deduce de las consideraciones expuestas que procede declarar la inadmisibilidad de la petición de prueba del uso efectivo de la marca comunitaria formulada por la demandante ante este Tribunal.
Sobre la petición de prueba de la propiedad de la marca anterior
23 La demandante sostiene que la marca anterior es utilizada únicamente por una sociedad española para ropa de prêt-à-porter femenina y accesorios de moda. Alega que solicitó que se requiriese a Amberes para que presentara un certificado de registro reciente de dicha marca a fin de justificar su legitimación. Según la demandante, la Sala de Recurso rechazó no obstante tal solicitud, basándose en que no había sido formulada ante la División de Oposición dentro del plazo fijado.
24 Por último, la demandante sostiene que esta petición de prueba sigue siendo pertinente, ya que dicha cuestión tiene una incidencia directa y evidente sobre la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
25 Es preciso señalar que, en contra de lo que sostiene la demandante, la resolución recurrida no se pronuncia en absoluto sobre una petición de prueba de la propiedad de la marca anterior. Por otra parte, la demandante no critica la resolución recurrida en este punto.
26 Por lo tanto, la argumentación de la demandante debe entenderse en el sentido de que con ella se pretende que, en el procedimiento seguido ante este Tribunal, este último requiera a Amberes para que presente la prueba de que es propietaria actualmente de la marca anterior.
27 Sobre este punto, procede afirmar que, para el control de la legalidad de la resolución recurrida, carece de pertinencia la cuestión de si Amberes seguía siendo propietaria de la marca anterior en la fase judicial, dado que, con arreglo al artículo 74 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 76 del Reglamento nº 207/2009), este control debe efectuarse tomando como referencia el marco fáctico y jurídico del litigio tal como fue planteado ante la Sala de Recurso [véase la sentencia del Tribunal de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI – Dann y Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, apartado 17 y jurisprudencia que allí se cita]. Por otra parte, como ha puesto de relieve la OAMI en su escrito de contestación, se desprende del artículo 15, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009) que el uso de la marca anterior por parte del beneficiario de una licencia concedida por el titular de esa marca no impide que este último presente oposición invocando dicha marca.
28 Por consiguiente, procede rechazar la petición de prueba de la propiedad de la marca anterior.
Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94
29 La demandante considera que la Sala de Recurso cometió un error al concluir, en la resolución recurrida, que existía un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, ya que, según la demandante, no existe suficiente similitud ni entre tales marcas ni entre los productos que designan.
30 La OAMI considera infundadas las alegaciones de la demandante.
31 Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en caso de oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada cuando, por ser esta última idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por otra parte, con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 207/2009], se entenderá por «marca anterior», entre otras, la marca registrada en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.
32 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Conforme a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, en función de la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios en cuestión, y tomando en consideración todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, apartados 30 a 33 y jurisprudencia que allí se cita].
Sobre el público pertinente
33 Según la jurisprudencia, al proceder a la apreciación global del riesgo de confusión debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [véase la sentencia del Tribunal de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, apartado 42 y jurisprudencia que allí se cita].
34 En el presente asunto, la marca anterior es una marca nacional registrada en España. Por lo tanto, el territorio pertinente para el análisis del riesgo de confusión es el territorio español, como indicó la Sala de Recurso en la resolución recurrida.
35 Además, tras señalar que los productos de las clases 9 y 28 se destinan tanto al profesional como al público en general que practica deportes, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que el público pertinente estaba compuesto por «el consumidor profesional y medio español razonablemente atento y perspicaz».
36 Sin impugnar claramente la definición del consumidor utilizada por la Sala de Recurso, la demandante alega no obstante que estos consumidores muestran un grado de atención particularmente elevado al comprar productos de protección o de seguridad para la práctica del motociclismo.
37 A este respecto es preciso recordar, en primer lugar, que los productos de que se trata pueden calificarse esencialmente, por una parte, de productos de protección y de seguridad (marca solicitada) y, por otra, de artículos deportivos en general (marca anterior), con arreglo a las descripciones de los mismos que figuran en los apartados 3 y 6 supra.
38 Tal como alega la demandante, debe tomarse en consideración, en efecto, el hecho de que el consumidor medio elige los productos de seguridad y de protección con un grado de atención mayor que cuando se trata de artículos deportivos en general.
39 Por consiguiente, procede considerar que, en el presente asunto, el público pertinente está constituido por el consumidor profesional español y por el consumidor español medio, que o bien es razonablemente atento y perspicaz o bien muestra un grado de atención mayor.
40 No obstante, en el presente asunto procede valorar el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto partiendo del nivel de atención que la Sala de Recurso atribuyó al público pertinente. En efecto, aunque una parte del público pertinente está compuesta por el consumidor profesional español y por el consumidor español medio que muestra un grado de atención mayor, no es menos cierto que otra parte del público pertinente está compuesta por el consumidor español medio razonablemente atento y perspicaz, sin que la demandante haya demostrado que esta última parte sea insignificante. Así pues, en lo que respecta a la apreciación del riesgo de confusión, debe tomarse en consideración el público cuyo grado de atención es menor.
Sobre la comparación de los productos
41 Según reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o servicios de que se trate, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caractericen la relación entre ellos. Entre estos factores se encuentran, en particular, la naturaleza, el destino y la utilización de dichos productos o servicios, así como el hecho de que compitan entre sí o sean complementarios. También cabe tomar en consideración otros factores, como los canales de distribución de los productos en cuestión [véase la sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, apartado 37 y jurisprudencia que allí se cita].
42 En lo que respecta a la complementariedad, procede recordar que los productos o servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la responsabilidad de fabricar tales productos o de prestar tales servicios incumbe a la misma empresa [véase la sentencia del Tribunal de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, apartado 57 y jurisprudencia que allí se cita].
43 Conviene comparar, en primer lugar, los productos de la clase 28 cubiertos por la marca solicitada con los productos de la misma clase designados por la marca anterior, para comparar a continuación los productos de la clase 9 cubiertos por la marca solicitada con los productos de la clase 28 designados por la marca anterior.
44 En lo que respecta a la similitud entre los productos de la clase 28 cubiertos por la marca solicitada y los productos de la misma clase designados por la marca anterior, la Sala de Recurso consideró que los productos cubiertos por la marca solicitada («prendas de vestir deportivas de protección para motociclismo, en concreto almohadillas de protección, protectores de brazos, coderas, muñequeras, rodilleras, espinilleras, protectores de piernas, protectores de antebrazo») estaban incluidos en los «artículos para deporte» protegidos por la marca anterior. La Sala de Recurso añadió que esta última categoría de productos englobaba toda clase de productos, incluidos los artículos de motociclismo, que es una actividad deportiva.
45 La demandante impugna la conclusión de la Sala de Recurso, alegando que las prendas de protección a que se refiere la marca solicitada no están especialmente relacionadas con el deporte, ya que la motocicleta se utiliza, por lo general, como un simple medio de transporte. Así pues, a su juicio, la práctica del motociclismo no constituye necesariamente una actividad deportiva.
46 No obstante, la propia demandante calificó estos productos de prendas de vestir deportivas en su solicitud de marca comunitaria.
47 Procede señalar igualmente que se deduce del propio título de la clase 28 –«Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad»– que, dentro de esta clase, las prendas de vestir deportivas de protección sólo pueden considerarse incluidas en la categoría de «artículos de deporte».
48 Pues bien, cuando los productos designados por la marca anterior incluyen los productos designados por la marca solicitada, tales productos se consideran idénticos [véase la sentencia del Tribunal de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, apartado 34 y jurisprudencia que allí se cita].
49 Se deduce de las consideraciones expuestas que, a efectos de comparar los productos de la clase 28 cubiertos por la marca solicitada con los productos de la misma clase designados por la marca anterior, no es necesario preguntarse si el motociclismo es únicamente una actividad deportiva o si cabe estimar que comprende igualmente la utilización de la motocicleta para otros fines.
50 Del mismo modo, no es pertinente en el presente asunto la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso hubiera debido analizar la naturaleza, el destino y las formas de distribución de los productos cubiertos por la marca solicitada, con objeto de determinar si se trata de artículos deportivos.
51 En cualquier caso, como la OAMI ha señalado acertadamente en su escrito de contestación, los motociclistas no se equipan únicamente en tiendas especializadas de artículos para el motociclismo, sino que encuentran igualmente productos para la práctica del motociclismo en las tiendas que ofrecen artículos deportivos en general. Por otra parte, la propia demandante ha sostenido que quienes practican el motociclismo no son sólo sus adeptos en sentido estricto, más propensos a equiparse en tiendas especializadas, sino una amplia variedad de personas.
52 Se deduce de las consideraciones expuestas que la Sala de Recurso no cometió un error al estimar que los productos de la clase 28 cubiertos por la marca solicitada estaban incluidos en los «artículos para el deporte» cubiertos por la marca anterior.
53 En lo que respecta a los productos de la clase 9 cubiertos por la marca solicitada, que corresponden a la descripción «Productos de seguridad, en concreto gafas protectoras, cascos de seguridad, cascos deportivos, cascos de motocicleta», la Sala de Recurso consideró que los «cascos deportivos» eran manifiestamente similares, si no idénticos, a los «artículos para deporte» cubiertos por la marca anterior, al igual que los «cascos de motocicleta», incluidos en los «artículos para deporte» por estar destinados al motociclismo. En cuanto a las «gafas protectoras» y a los «cascos de seguridad», la Sala de Recurso estimó que son artículos de protección en general, necesarios para todo tipo de actividades, incluidas las actividades deportivas. Por consiguiente, estos artículos son similares y complementarios a los «artículos para deporte». La Sala de Recurso llegó así a la conclusión de que los productos de que se trata presentaban cierto grado de similitud y eran, por tanto, semejantes a los «artículos para deporte» de la clase 28 designados por la marca anterior.
54 La demandante impugna esta conclusión alegando, esencialmente, que los equipamientos de protección para deportistas, por una parte, y los artículos de protección destinados a las personas que necesitan protegerse la cabeza o los ojos en actividades no deportivas, por otra, son diferentes. Así, si la clase 9 comprende precisamente títulos diferentes para cascos de protección diferentes, es porque estos corresponden a necesidades diferentes. Lo mismo ocurre con el calzado y el calzado de deporte, por una parte (clase 25), y el calzado de seguridad, por otra (clase 9). Por último, los consumidores de productos de seguridad van a equiparse a tiendas especializadas. En opinión de la demandante, al ser diferentes los circuitos de distribución, las necesidades y las actividades cubiertas y el público al que se dirigen, los productos de que se trata ni compiten entre sí ni son complementarios.
55 A este respecto procede hacer constar que la Sala de Recurso no cometió un error al considerar que los «cascos deportivos» y los «cascos de motocicleta», cubiertos por la marca solicitada, eran similares a los «artículos para deporte» cubiertos por la marca anterior. En efecto, los «cascos deportivos» son manifiestamente similares a los «artículos para deporte», si es que no están incluidos en esta categoría de productos, y los «cascos de motocicleta» pueden utilizarse igualmente para la práctica deportiva.
56 Del mismo modo, por lo que respecta a las «gafas protectoras» y a los «cascos de seguridad», en estas categorías pueden incluirse, respectivamente, las gafas protectoras y los cascos de seguridad destinados a una práctica deportiva. Por lo tanto, la Sala de Recurso no cometió un error al considerar que las «gafas protectoras» y los «cascos de seguridad» cubiertos por la marca solicitada eran similares a los «artículos para deporte» cubiertos por la marca anterior.
57 Las restantes alegaciones de la demandante no logran desvirtuar esta conclusión.
58 En primer lugar, la demandante no puede sostener válidamente que, como consecuencia de la limitación incluida en el texto de la solicitud de marca comunitaria, que hacía referencia a los productos de seguridad no destinados a un uso deportivo, su solicitud de registro sólo concernía a una subcategoría de productos.
59 En efecto, el propio texto de la solicitud de registro de la demandante muestra que ésta no excluyó de dicha solicitud las gafas protectoras y los cascos de seguridad destinados a actividades deportivas, en contra de lo que alega en su escrito de demanda. La propia demandante mencionó expresamente los «cascos deportivos» entre los productos a los que se refería su solicitud. Ahora bien, si la demandante deseaba excluir los equipamientos de protección para deportistas de su solicitud de marca comunitaria, a fin de que ésta cubriera únicamente los artículos de protección y de seguridad destinados a las personas que desarrollan actividades no deportivas, hubiera debido indicarlo expresamente.
60 En segundo lugar, la alegación de la demandante de que la marca anterior sólo es utilizada por una sociedad española para ropa de prêt-à-porter femenina destinada al gran público, incluida en la clase 25, equivale en definitiva a impugnar el uso efectivo de la marca anterior por parte de Amberes para los productos de la clase 28, impugnación que ya ha sido declarada inadmisible en los apartados 16 a 22 supra.
61 Se deduce de las consideraciones expuestas que la resolución recurrida no adolece de un error en lo que respecta a la conclusión de la Sala de Recurso sobre la similitud de los productos de que se trata.
Sobre la comparación de las marcas
62 Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tenga el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia decisiva en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, apartado 35 y jurisprudencia que allí se cita).
63 La Sala de Recurso estimó que las marcas en conflicto presentaban globalmente un «nivel medio alto» de semejanza.
64 Para llegar a esta conclusión, la Sala de Recurso indicó que, visualmente, las marcas en conflicto presentaban cierto parecido en razón de la semejanza de sus elementos verbales, sin que las diferencias resultantes del elemento figurativo de la marca anterior y del sufijo «exo» de la marca solicitada fueran lo bastante importantes como para llegar a una conclusión diferente.
65 La demandante alega que las marcas en conflicto no presentan una similitud visual. En primer lugar sostiene que el dibujo de un escorpión es el elemento dominante de la marca anterior, ya que es cuatro veces mayor que el elemento verbal de esa marca. A este respecto debe tenerse en cuenta, en su opinión, que los deportistas y los motociclistas están particularmente interesados por las marcas de los artículos que utilizan, frecuentemente constituidas sólo por elementos figurativos, y conservan una representación bastante fiel de tales elementos cuando estos ocupan un espacio visualmente importante.
66 Con respecto a esta alegación de la demandante, procede estimar que, a pesar del tamaño relativamente grande del elemento figurativo de la marca anterior, el elemento verbal de ésta es claramente visible y, de un total de nueve letras, comparte ocho con la marca solicitada, las que forman la palabra «scorpion». La identidad de este elemento presente en ambas marcas puede, por tanto, producir una impresión global de similitud en el plano visual, como señaló la Sala de Recurso, que no queda neutralizada por el elemento figurativo de la marca. Las diferencias resultantes del sufijo «exo» de la marca solicitada y de la primera letra, la «e», de la marca anterior –aunque la Sala de Recurso no haya mencionado esta última diferencia– no modifican esta impresión global.
67 En segundo lugar, con respecto a la alegación de la demandante basada en la resolución nº 758/2000 de la División de Oposición, de 18 de abril de 1999, adoptada en un procedimiento de oposición entre Amberes y otra sociedad, en la que, según la demandante, la OAMI consideró que Amberes no había podido demostrar que ciertas marcas figurativas, cuya representación era idéntica a la de la marca anterior, fueran efectivamente explotadas mediante el uso de diversas versiones de dicha marca, basta con señalar que, según reiterada jurisprudencia, las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso sobre el registro de un signo como marca comunitaria, en virtud del Reglamento nº 40/94, dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de dichas resoluciones debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento y no sobre la base de una práctica decisoria anterior a estas (sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, apartado 65, y sentencia ARTHUR ET FELICIE, antes citada, apartado 71).
68 De lo anteriormente expuesto se deduce que la Sala de Recurso no cometió un error al considerar que las marcas en conflicto presentaban una cierta semejanza visual.
69 En lo referente a la similitud fonética, la Sala de Recurso consideró que, salvo por el sufijo «exo» de la marca solicitada, la pronunciación de los signos era muy similar.
70 La demandante alega, por una parte, que la terminación «exo» añade una sonoridad distinta a la marca solicitada y, por otra, que la pronunciación española del signo verbal «escorpión» de la marca anterior consta de tres sílabas, mientras que el signo verbal SCORPIONEXO tiene cuatro.
71 A este respecto es preciso señalar que, como afirmó correctamente la Sala de Recurso, para pronunciar en español una palabra que comience por la letra «s» seguida de una consonante, se añade oralmente la letra «e» al inicio de la palabra. La marca anterior se pronuncia así en tres sílabas, a saber, las sílabas «es», «cor» y «pión», mientras que la marca solicitada se pronuncia en cinco sílabas, a saber, las sílabas «es», «cor», «pio», «ne» y «xo». Por tanto, la parte inicial de ambas marcas se pronuncia de forma casi idéntica y la única diferencia es la pronunciación de la terminación «exo», que tiene por lo demás carácter secundario, puesto que constituye un sufijo añadido a la palabra española que significa escorpión y no basta para evitar que la impresión fonética de conjunto producida por las marcas en conflicto sea muy similar.
72 La Sala de Recurso estimó igualmente que las marcas en conflicto producían una impresión muy similar desde un punto de vista conceptual.
73 La demandante impugna esta conclusión, alegando que la marca solicitada es un neologismo que hace referencia a todo lo que no sea el escorpión en su condición de animal, pues la terminación «exo» significa en griego «fuera de».
74 No obstante, como acertadamente alega la OAMI en su escrito de contestación, aunque se acepte la observación de la demandante sobre la significación de la terminación «exo», el consumidor español puede percibir la palabra «scorpionexo» como una expresión que alude a la palabra «escorpión». En efecto, dicha palabra está incluida en la marca solicitada y no es evidente que el público pertinente conozca el significado griego de esa terminación.
75 Por lo demás, contribuye a reforzar la similitud conceptual entre las dos marcas en conflicto el hecho de que el elemento figurativo de la marca anterior sea una representación reconocible del animal cuya denominación exacta en lengua española constituye el elemento verbal de dicha marca.
76 Por último, procede desestimar la alegación de la demandante basada en que, en una sentencia de 12 de octubre de 2005, un tribunal del Reino Unido confirmó la desestimación de la oposición presentada por Amberes, invocando una marca idéntica a la marca anterior, contra el registro de la marca SKORPI, por considerar que esta última era un neologismo de connotación griega, mientras que la palabra «escorpión» era el equivalente en español de la palabra inglesa «scorpion», lo que, unido a las demás diferencias visuales y fonéticas, permitía descartar todo riesgo de confusión.
77 En efecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, los registros de marcas ya efectuados en algunos Estados miembros son sólo datos que pueden simplemente tomarse en consideración para el registro de una marca comunitaria, sin ser decisivos [sentencias del Tribunal de 16 de febrero de 2000, Procter & Gamble/OAMI (Forma de un jabón), T‑122/99, Rec. p. II‑265, apartado 61, y de 19 de septiembre de 2001, Henkel/OAMI (Pastilla redonda roja y blanca), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, apartado 58]. Por lo tanto, una decisión adoptada en un Estado miembro no vincula ni a la OAMI ni al juez comunitario.
78 La demandante alega en tercer lugar que el único punto común entre las marcas en conflicto, la raíz «scorpion», se utiliza habitualmente en el comercio, pero no aporta sin embargo prueba alguna en apoyo de esta afirmación. Dado que el elemento «scorpion» no guarda relación con los productos designados por las marcas, como alega acertadamente la OAMI, procede estimar que dicho elemento presenta un carácter distintivo normal.
79 Se deduce de las consideraciones expuestas que la Sala de Recurso no cometió un error al considerar que las marcas en conflicto presentaban globalmente «un nivel medio alto» de semejanza.
Sobre el riesgo de confusión
80 La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular entre la similitud de las marcas y la similitud de los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y viceversa [sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, apartado 17, y sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otras), T‑81/03, T‑82/03 y T‑103/03, Rec. p. II‑5409, apartado 74].
81 La Sala de Recurso estimó que, habida cuenta de la existencia de «un nivel medio alto» de semejanza entre las marcas en conflicto y de la identidad o similitud entre los productos designados por ellas, y en virtud del principio de interdependencia entre los signos y los productos mencionado en el apartado anterior, existía un riesgo de confusión entre dichas marcas en el mercado español.
82 Basándose en sus alegaciones relativas a la comparación de los productos y de los signos y a la determinación del público pertinente, la demandante sostiene que puede descartarse cualquier riesgo de confusión efectivo y serio.
83 A este respecto basta con indicar que estas alegaciones de la demandante ya han sido desestimadas al analizar la comparación de los productos y de los signos. Por otra parte, no consta en autos ningún otro dato que revele un error de la resolución recurrida en cuanto a la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
84 Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede desestimar el recurso, sin que sea necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de la segunda pretensión formulada por la demandante.
Costas
85 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. La demandante ha perdido el proceso, por lo que procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a Kido Industrial Ltd.
Wiszniewska-Białecka | Dehousse | Kanninen |
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de septiembre de 2010.
Firmas