Asia T‑508/13

Government of Malaysia

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto

(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin HALAL MALAYSIA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisempi rekisteröimätön kuviomerkki HALAL MALAYSIA – Suhteellinen hylkäysperuste – Oikeutta aikaisempaan merkkiin ei ole saavutettu jäsenvaltion oikeuden mukaisesti ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta – Aikaisemman tavaramerkin käyttäminen tarkastusmerkkinä – Common law’n mukainen merkkioikeuden loukkauskanne (action for passing off) – Goodwilliä ei ole 

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 18.11.2015

1.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike‑elämässä käytetyn merkin haltijan esittämä väite – Edellytykset – Tulkinta unionin oikeuden valossa – Arviointi kyseiseen merkkiin sovellettavassa kansallisessa oikeudessa säädettyjen perusteiden nojalla

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta)

2.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike‑elämässä käytetyn merkin haltijan esittämä väite – Merkki, jonka nojalla sen oikeudenhaltija voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämisen – Todistustaakka

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta)

3.      Kansallinen oikeus – Viittaus kansallisiin säännöstöihin – Yhdistyneen kuningaskunnan oikeus – Merkkioikeuden loukkauskanne (action for passing off)

4.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike‑elämässä käytetyn merkin haltijan esittämä väite – Merkki, jonka nojalla sen oikeudenhaltija voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämisen – Kuviomerkki HALAL MALAYSIA

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta)

1.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 20–22 kohta)

2.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 22 ja 23 kohta)

3.      Kansallisesta oikeuskäytännöstä seuraa, että tavaroiden tai palvelujen tunnuksena oleva merkki on voinut saavuttaa markkinoilla passing off ‑kanteeseen sovellettavassa oikeudessa tarkoitetun maineen.

Kansallisesta oikeuskäytännöstä seuraa lisäksi, että tavaroiden tai palvelujen tunnuksena oleva merkki on voinut saavuttaa markkinoilla passing off ‑kanteeseen sovellettavassa oikeudessa tarkoitetun maineen, vaikka useat toimijat olisivat käyttäneet sitä. Tästä seuraa, että näillä toimijoilla voi tämän kanteen kansallisessa oikeuskäytännössä hyväksytyn ”laajennetun” muodon perusteella olla oikeuksia merkkiin, joka on saavuttanut maineen markkinoilla.

Julkiset elimet voivat myös saada suojaa passing off ‑kanteella siltä osin kuin niiden toiminta voi synnyttää goodwilliä. Jos kyseiset elimet nimittäin käyttävät tiettyä niille yksinoikeudella kuuluvaa merkkiä, ne voivat vedota kyseisellä merkillä varustettujen tavaroiden ja palveluiden myyntiin liittyvään goodwilliin. Yhtä lailla on niin, että jos nämä elimet käyttävät jotain merkkiä yhdessä muiden toimijoiden kanssa, goodwilliin voivat vedota nämä julkiset elimet ja kyseiset toimijat.

Jos useat toimijat käyttävät aikaisempaa merkkiä, oikeuksia goodwilliin on arvioitava asian olosuhteiden valossa. Näin ollen sen määrittämiseksi, onko se, joka on tehnyt väitteen tarkastusmerkin rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi, goodwillin ainoa haltija, on arvioitava tarkastusmerkin asiakkaita tuovaa vetovoimaa.

(ks. 34, 35, 38 ja 39 kohta)

4.      Siltä osin kuin yhteisön tavaramerkiksi rekisteröitäväksi haettuun kuviomerkkiin HALAL MALAYSIA nähden aikaisempaa merkkiä käytetään sellaisten tavaroiden tai palveluiden tunnuksena, joiden sertifiointia sillä osoitetaan, se on voinut tarkastusmerkkinä saavuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa passing off ‑perusteen osalta vaaditun goodwillin.

Kun otetaan huomioon tavaroiden šarian mukaisuutta koskeva väitteen tekijän sertifiointijärjestelmä sekä väitteen tekijän toiminta, jonka tarkoituksena on tutkia sellaisten kolmansien osapuolten, jotka haluavat ryhtyä käyttämään luvallisesti sen tarkastusmerkkiä, kehittämiä valmistusmenetelmiä, ja väitteen tekijän toiminta, jolla se valvoo näiden luvan saaneiden käyttäjien tarkastusmerkin käyttöä varmistuakseen siitä, että sen vahvistamia laatuvaatimuksia noudatetaan, goodwillin on katsottava kuuluvan tälle väitteen tekijälle.

Tavaroiden kuluttajat ja palveluiden käyttäjät saavat nimittäin väitteen tekijän myöntämän tarkastusmerkin havaitessaan tiedon siitä, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat Malesiassa taatun valvontajärjestelmän mukaan halal-säännöstön mukaisia. Lisäksi tarkastusmerkki voi viitata julkiseen luonteeseen ja hallitukselta peräisin olevaan alkuperään ja tiedottaa tästä kuluttajille, mikä vahvistaa päätelmää siitä, että tarkastusmerkki kuuluu väitteen tekijälle yksinoikeudella, vastoin sitä, että se kuuluisi jaetusti myös muille toimijoille tai edes niille, jotka ovat saaneet luvan käyttää sitä.

Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa passing off ‑perusteen osalta vaadittavan goodwillin olemassaoloa ei ole kuitenkaan näytetty kyseisen perusteen ”laajennetun” eikä ”klassisen” muodon osalta.

(ks. 36 ja 42–44 kohta)