Mål T‑508/13

Government of Malaysia

mot

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret)

”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket HALAL MALAYSIA – Det äldre icke registrerade figurmärket HALAL MALAYSIA – Relativt registreringshinder – Rätten till det äldre kännetecknet har inte förvärvats enligt medlemsstatens lagstiftning före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket – Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009 – Det äldre varumärkets användning såsom kontrollmärke – Rättsliga åtgärder inom common law-systemet på grund av renommésnyltning (action for passing off) – Goodwill föreligger inte”

Sammanfattning – Tribunalens dom (fjärde avdelningen) av den 18 november 2015

1.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Villkor – Tolkning mot bakgrund av unionsrätten – Bedömning mot bakgrund av de villkor som uppställts i nationell rätt beträffande det åberopade kännetecknet

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.4)

2.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Kännetecken som ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke – Bevisbörda

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.4)

3.      Nationell rätt – Hänvisning till nationell rätt – Förenade kungarikets rättsordning – Rättsliga åtgärder på grund av renommésnyltning (action for passing off)

4.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Kännetecken som ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke – Figurmärket HALAL MALAYSIA

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.4)

1.      Se domen.

(se punkterna 20–22)

2.      Se domen.

(se punkterna 22 och 23)

3.      Det följer av nationell rättspraxis att ett kännetecken som används för att ange varor eller tjänster kan ha förvärvat ett anseende på marknaden, i den mening som avses i de bestämmelser som är tillämpliga med avseende på rättsliga åtgärder på grund av renommésnyltning.

Det har dessutom redan slagits fast att det följer av nationell rättspraxis att ett kännetecken som används för att ange varor eller tjänster kan ha förvärvat ett anseende på marknaden i den mening som avses i de bestämmelser som är tillämpliga med avseende på rättsliga åtgärder på grund av renommésnyltning, trots att flera aktörer använder kännetecknet. Dessa aktörer kan inneha rättigheter till ett kännetecken som har förvärvat ett anseende på marknaden, enligt en ”utökad” form av begreppet renommésnyltning, som erkänns i nationell rättspraxis.

Även offentliga organ kan åtnjuta skydd genom de rättsliga åtgärderna på grund av renommésnyltning i den mån som deras verksamhet kan ge upphov till goodwill. Om sådana organ använder ett visst kännetecken som de är ensamma om att inneha, har de rätt att göra gällande den goodwill som följer av saluföringen av de varor och tjänster som har försetts med kännetecknet. Om ett visst kännetecken används både av dessa organ och av andra aktörer, kan nämnda goodwill på samma sätt göras gällande av samma offentliga organ och av de berörda aktörerna.

För det fall att ett äldre kännetecken används av flera aktörer, ska rättigheterna till den goodwill som genereras bedömas mot bakgrund av omständigheterna i målet. För att fastställa om den som invänder mot registreringen av ett kontrollmärke som gemenskapsvarumärke ensam ska anses inneha rättigheterna till den goodwill som genererats, ska således kontrollmärkets attraktionskraft på kundkretsen bedömas.

(se punkterna 34, 35, 38 och 39)

4.      I den mån som det äldre kännetecknet i förhållande till det sökta gemenskapsfigurmärket HALAL MALAYSIA används för att ange varor eller tjänster som kännetecknets certifiering avser, kan det såsom kontrollmärke anses ha förvärvat sådan goodwill som krävs i Förenade kungarikets rättsordning med avseende på renommésnyltning.

Den invändande parten ska anses vara innehavare av ifrågavarande goodwill. Den slutsatsen har dragits med beaktande av vederbörandes system för certifiering av berörda varors förenlighet med sharia-lagarna, av att syftet med systemet är att undersöka de tillverkningsförfaranden som utvecklats av de tredje parter som önskar bli auktoriserade användare av varumärkessökandens kontrollmärke och av att denne övervakar nämnda användares användning av kontrollmärket i syfte att försäkra sig om att uppställda kvalitetskrav iakttas.

Genom att konsumenterna av varorna och användarna av tjänsterna får syn på den invändande partens kontrollmärke, upplyses de nämligen om att nämnda varor och tjänster är förenliga med halal-reglerna enligt det kontrollsystem som säkerställs i Malaysia. Dessutom kan kontrollmärket ange ett offentligt ursprung, närmare bestämt från regeringen, som informerar konsumenterna därom, vilket förstärker den invändande partens ställning som ensam innehavare av rättigheterna och talar mot att rättigheterna ska delas med andra aktörer, inte ens med dem som är auktoriserade användare.

Förekomsten av sådan goodwill som krävs enligt Förenade kungarikets rättsordning med avseende på renommésnyltning, oavsett om det rör sig om renommésnyltning i dess ”utökade form” eller i dess ”klassiska” form, har emellertid inte visats.

(se punkterna 36 och 42–44)