Věc T‑7/17

John Mills Ltd

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MINERAL MAGIC – Starší národní slovní ochranná známka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001]“

Shrnutí – rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 15. října 2018

1.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Neexistence souhlasu majitele ochranné známky k podání přihlášky k zápisu jednatelem nebo zástupcem jeho vlastním jménem – Podmínka – Totožnost mezi ochrannou známkou majitele a ochrannou známkou, jejíž přihlášku podal jeho jednatel nebo zástupce

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 3)

2.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Neexistence souhlasu majitele ochranné známky k podání přihlášky k zápisu jednatelem nebo zástupcem jeho vlastním jménem – Cíl vyloučit zneužití ochranné známky jednatelem nebo zástupcem

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 3)

3.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Neexistence souhlasu majitele ochranné známky k podání přihlášky k zápisu jednatelem nebo zástupcem jeho vlastním jménem – Podmínka – Totožnost mezi ochrannou známkou majitele a ochrannou známkou, jejíž přihlášku podal jeho jednatel nebo zástupce – Kritéria pro posouzení

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 3)

4.      Ochranná známka Evropské unie – Vyjádření třetích stran a námitky – Průzkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Užívání ochranné známky v podobě, která se liší v prvcích neměnících rozlišovací způsobilost ochranné známky – Předmět a věcná působnost čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a)]

5.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Neexistence souhlasu majitele ochranné známky k podání přihlášky k zápisu jednatelem nebo zástupcem jeho vlastním jménem – Slovní ochranné známky MINERAL MAGIC a MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 3)

1.      Podle čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie „[n]a základě námitek majitele ochranné známky se ochranná známka nezapíše, pokud přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele“.

Toto ustanovení výslovně nezmiňuje podmínku totožnosti ani podmínku podobnosti mezi ochrannou známkou majitele a ochrannou známkou, jejíž přihlášku podal jednatel nebo zástupce.

Článek 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 je však třeba chápat tak, že jeho cílem je vyloučit zneužití ochranné známky majitele jednatelem nebo zástupcem tohoto majitele, neboť tito jednatelé a zástupci mohou využít znalostí a zkušeností získaných během obchodního vztahu spojujícího je s uvedeným majitelem, a tudíž neprávem těžit z úsilí a investic vynaložených samotným majitelem ochranné známky. Toto ustanovení tedy v podstatě vyžaduje, aby mezi ochrannou známkou majitele a ochrannou známkou, jejíž zápis požaduje jednatel nebo zástupce svým vlastním jménem, existovala přímá spojitost. Takovou spojitost si lze představit pouze v případě, že předmětné ochranné známky si vzájemně odpovídají.

V tomto smyslu přípravné práce k nařízení o ochranné známce Společenství poskytují užitečné vyjasnění týkající se záměrů normotvůrce a vyznívají ve smyslu výkladu, podle něhož starší ochranná známka a přihlášená ochranná známka musejí být totožné, a nikoli pouze podobné k tomu, aby se čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 mohl použít.

Unijní normotvůrce totiž původně v předběžném návrhu nařízení, týkajícím se ochranné známky Společenství, uvedl, že by se dotčené ustanovení mohlo použít rovněž v případě podobného označení. Tato možnost však do konečného znění čl. 8 odst. 3 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství převzata nebyla.

Stejně tak v dokumentu Rady Evropské unie č. 11035/82, v němž je uvedeno shrnutí závěrů pracovní skupiny o nařízení o ochranné známce Společenství v rámci Rady, pracovní skupina výslovně uvedla, že nepřijala návrh jedné z delegací směřující k tomu, aby se dotčené ustanovení použilo rovněž v případě „podobných“ ochranných známek pro „podobné“ výrobky.

Z výše uvedeného vyplývá, že se podle unijního normotvůrce čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 může použít pouze v případě, že ochranná známka majitele a ochranná známka, jejíž přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky, jsou totožné, a nikoli pouze podobné.

(viz body 23–28, 37)

2.      Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 25)

3.      Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 38)

4.      Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 39)

5.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 41–43)