Zaak T‑7/17

John Mills Ltd

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk MINERAL MAGIC – Ouder nationaal woordmerk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 3, van verordening (EU) 2017/1001]”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 15 oktober 2018

1.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Geen toestemming van de merkhouder voor de inschrijving die door een gemachtigde of een vertegenwoordiger in eigen naam is aangevraagd – Voorwaarde – Gelijkheid tussen het merk van de merkhouder en het door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 3)

2.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Geen toestemming van de merkhouder voor de inschrijving die door een gemachtigde of een vertegenwoordiger in eigen naam is aangevraagd – Doelstelling, misbruik van het merk door de gemachtigde of de vertegenwoordiger te vermijden

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 3)

3.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Geen toestemming van de merkhouder voor de inschrijving die door een gemachtigde of een vertegenwoordiger in eigen naam is aangevraagd – Voorwaarde – Gelijkheid tussen het merk van de merkhouder en het door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk – Beoordelingscriteria

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 3)

4.      Uniemerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van de oppositie – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Normaal gebruik – Gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk wordt gewijzigd – Voorwerp en materiële werkingssfeer van artikel 15, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 15, lid 1, tweede alinea, a)]

5.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Geen toestemming van de merkhouder voor de inschrijving die door een gemachtigde of een vertegenwoordiger in eigen naam is aangevraagd – Woordmerken MINERAL MAGIC en MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 3)

1.      Volgens artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk „[wordt n]a oppositie door de houder [van het merk] de inschrijving van een merk eveneens [geweigerd] indien deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd”.

Die bepaling maakt niet uitdrukkelijk melding van een voorwaarde van gelijkheid of overeenstemming tussen het merk van de houder en het door de gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk.

Artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 beoogt evenwel te voorkomen dat de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder misbruik maakt van het merk, aangezien die gemachtigde of vertegenwoordiger kan profiteren van de kennis en de ervaring die tijdens de handelsrelatie met deze houder zijn opgedaan, en dus ongerechtvaardigd voordeel kan halen uit de inspanningen en de investeringen die de merkhouder zelf heeft gedaan. Deze bepaling vereist dus in wezen dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het merk van de houder en dat waarvan inschrijving op eigen naam is aangevraagd door de gemachtigde of de vertegenwoordiger. Een dergelijk verband is enkel denkbaar als de merken in kwestie samenvallen.

In die zin werpt de ontstaansgeschiedenis van de verordening inzake het gemeenschapsmerk enig licht op de bedoelingen van de wetgever. Zij sluit aan bij de uitlegging volgens welke het oudere merk en het aangevraagde merk gelijk moeten zijn – en niet slechts overeenstemmend – opdat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 kan worden toegepast.

De Uniewetgever was immers aanvankelijk, in het voorontwerp van de verordening inzake het gemeenschapsmerk, van plan om de betrokken bepaling ook toepassing te doen vinden in het geval van een overeenstemmend teken. Deze mogelijkheid is echter niet overgenomen in de definitieve versie van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk.

Evenzo heeft de werkgroep „gemeenschapsmerk” binnen de Raad in document nr. 11035/82 van de Raad van Europese Unie – dat een samenvatting bevat van de besluiten van die werkgroep – uitdrukkelijk vermeld dat hij het voorstel van een delegatie om de betrokken bepaling ook toepassing te laten vinden in het geval van „overeenstemmende” merken voor „soortgelijke” waren, niet had aangenomen.

Uit het voorgaande volgt dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 volgens de Uniewetgever slechts toepassing kan vinden als het merk van de houder en het door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk gelijk zijn en niet slechts overeenstemmen.

(zie punten 23‑28, 37)

2.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punt 25)

3.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punt 38)

4.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punt 39)

5.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 41‑43)