Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Harju Maakohus - Estonia) – Irina Nikolajeva / Multi Protect OÜ

(Causa C-280/15) ¹

[Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 3, e articolo 102, paragrafo 1 – Obbligo di un tribunale dei marchi dell’Unione europea di emettere un’ordinanza che vieta ad un terzo di continuare atti di contraffazione – Assenza di domanda volta a ottenere un’ordinanza di tal genere – Nozione di «motivo particolare» per non pronunciare tale divieto – Nozione di «equo indennizzo» per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea e anteriori alla pubblicazione della registrazione di tale marchio]

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Harju Maakohus

Parti

Ricorrente: Irina Nikolajeva

Convenuta: Multi Protect OÜ

Dispositivo

L’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in applicazione di taluni principi di diritto nazionale in materia processuale, un tribunale dei marchi dell’Unione europea si astenga dall’emettere un’ordinanza che inibisce a un terzo la prosecuzione degli atti di contraffazione, in ragione del fatto che il titolare del marchio interessato non ha presentato domanda in tal senso dinanzi a detto tribunale.

L’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il titolare di un marchio dell’Unione europea possa chiedere un indennizzo per fatti di terzi anteriori alla pubblicazione di una domanda di registrazione di marchio. Per quanto riguarda fatti di terzi commessi nel periodo successivo alla pubblicazione della domanda di registrazione del marchio interessato, ma anteriore alla pubblicazione della registrazione di questo, la nozione di «equo indennizzo» di cui a tale disposizione comprende la restituzione dei profitti effettivamente tratti da terzi dall’utilizzo di tale marchio nel corso di detto periodo. Per contro, tale nozione di «equo indennizzo» esclude la compensazione del danno più ampio eventualmente sofferto dal titolare di detto marchio, ivi incluso, eventualmente, il danno morale.

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¹ GU C 262 del 10.8.2015.