WYROK SĄDU (druga izba)
z dnia 18 stycznia 2012 r.(*)
Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BASmALI – Wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy i wcześniejsze oznaczenie BASMATI – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]
W sprawie T‑304/09
Tilda Riceland Private Ltd, z siedzibą w Gurgaonie (Indie), reprezentowana przez S. Malynicza, barrister, N. Urwina oraz D. Sillsa, solicitors,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez P. Geroulakosa, działającego w charakterze pełnomocnika,
strona pozwana,
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest
Siam Grains Co. Ltd, z siedzibą w Bangkoku (Tajlandia), reprezentowana przez C. Thomasa‑Raquina, adwokata,
mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 marca 2009 r. (sprawa R 513/2008‑1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Tilda Riceland Private Ltd a Siam Grains Co. Ltd,
SĄD (druga izba),
w składzie: N.J. Forwood, prezes, F. Dehousse (sprawozdawca) i A. Popescu, sędziowie,
sekretarz: C. Heeren, administrator,
po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 31 lipca 2009 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 14 stycznia 2010 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 7 grudnia 2009 r.,
po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 31 marca 2010 r.,
po zapoznaniu się z dupliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 7 lipca 2010 r.,
uwzględniając pytania skierowane do stron na piśmie przez Sąd,
po zapoznaniu się z uwagami stron złożonymi w sekretariacie Sądu w dniach 11, 13 i 14 lipca 2011 r.,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 września 2011 r.,
wydaje następujący
Wyrok
Okoliczności powstania sporu
1 W dniu 4 listopada 2003 r. interwenient Siam Grains Co. Ltd dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
2 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to następujące oznaczenie graficzne:
3 Towar, dla którego dokonano zgłoszenia znaku towarowego, należy do klasy 30 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiada następującemu opisowi: „ryż długoziarnisty”.
4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 37/2004 z dnia 13 września 2004 r.
5 W dniu 10 grudnia 2004 r. interwenient United Riceland Private Ltd (obecnie Tilda Riceland Private Ltd, zwany dalej „skarżącą”) wniósł na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wskazanego powyżej w pkt 3 towaru.
6 Sprzeciw został oparty na wcześniejszym niezarejestrowanym znaku towarowym lub wcześniejszym oznaczeniu BASMATI, używanym w obrocie handlowym w odniesieniu do ryżu.
7 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009). Skarżąca w szczególności podniosła, iż w świetle prawa właściwego w Zjednoczonym Królestwie mogła ona zabronić używania zgłoszonego znaku towarowego za pomocą powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off).
8 Dnia 28 stycznia 2008 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw w całości. Uznał on w szczególności, że skarżąca nie przedstawiła dokumentów wskazujących, w jaki sposób ryż, który eksportuje ona do Zjednoczonego Królestwa, miał zostać wprowadzony do obrotu. W tych okolicznościach skarżąca nie zdołała udowodnić, iż nabyła ona „goodwill” niezbędny do skutecznego skorzystania z prawa dotyczącego powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, mającego zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie.
9 W dniu 20 marca 2008 r. skarżąca wniosła do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009) odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
10 W decyzji z dnia 19 marca 2009 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Uznała ona co do istoty, że zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 strona wnosząca sprzeciw winna była wykazać, iż była ona właścicielem prawa stanowiącego podstawę sprzeciwu. Tymczasem w tym przypadku skarżąca nie wykazała, iż jest właścicielem wskazanego prawa. Izba Odwoławcza stwierdziła w szczególności, że termin „basmati” nie jest znakiem towarowym lub oznaczeniem objętym prawem własności, lecz jedynie obiegowym określeniem odmiany ryżu. Termin „basmati” ma charakter rodzajowy. Dodatkowo Izba Odwoławcza podkreśliła, że własność chroniona powództwem opartym na bezprawnym używaniu nazwy nie odnosi się do rozpatrywanego oznaczenia, lecz do „goodwill”. Izba Odwoławcza doszła do wniosku, iż skarżąca nie wykazała, że jest właścicielką terminu „basmati” i że z tego tytułu sprzeciw nie spełnia – przewidzianego rozporządzeniem nr 40/94 – wymogu istnienia prawa własności.
Żądania stron
11 Skarżąca wnosi do Sądu o:
– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
– obciążenie OHIM i interwenienta kosztami postępowania.
12 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:
– oddalenie skargi;
– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Co do prawa
13 Skarżąca podnosi zasadniczo jeden zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, który składa się z czterech części. Po pierwsze, Izba Odwoławcza, opierając się wyłącznie na wykładni literalnej art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, chciała w sposób nieuzasadniony wprowadzić „wspólnotowe pojęcie »własności«” wcześniejszego znaku towarowego lub oznaczenia. Po drugie, Izba Odwoławcza błędnie dokonała rozróżnienia pomiędzy „rozszerzonym” powództwem opartym na bezprawnym używaniu nazwy występującym w Zjednoczonym Królestwie, które stanowiło podstawę sprzeciwu, a art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, który wedle Izby Odwoławczej miałby odnosić się do prawa wyłącznie przysługującego tylko jednemu podmiotowi. Po trzecie, skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza błędnie domagała się od strony wnoszącej sprzeciw przeprowadzenia dowodu własności wcześniejszego oznaczenia oraz dodatkowo własności dobra niematerialnego. Po czwarte, Izba Odwoławcza błędnie uznała, iż termin „basmati” ma charakter rodzajowy.
14 W odniesieniu do pierwszej oraz czwartej części zarzutu podniesionego przez skarżącą OHIM twierdzi, że oznaczenia, o których mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, winny odpowiadać „jednolitym kryteriom europejskim”. Izba Odwoławcza miała zatem prawo uznać, że termin „basmati” użyty w odniesieniu do ryżu nie stanowi prawa w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. W tych okolicznościach prawo krajowe przywołane w uzasadnieniu sprzeciwu nie znajduje zastosowania. W szczególności oznaczenie BASMATI nie spełnia podstawowej funkcji znaku towarowego, tj. wskazania pochodzenia towarów, których dotyczy. Co się tyczy drugiej i trzeciej części zarzutu podniesionego przez skarżącą, OHIM wskazuje, że dochodząc do wniosku, iż termin „basmati” nie stanowi prawa w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, Izba Odwoławcza miała podstawy do oddalenia sprzeciwu, opierając się na tym ustaleniu, bez konieczności badania wymogów prawa krajowego.
15 Interwenient wskazuje, że warunek, aby strona składająca sprzeciw była właścicielem oznaczenia, stanowi „samodzielną przesłankę”, która musi być interpretowana w oderwaniu od wymagań prawa krajowego. Interwenient twierdzi, że zgodnie z wykładnią art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 nie ma przeszkód do wnoszenia sprzeciwów na podstawie powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, o ile strona wnosząca sprzeciw powoła się na oznaczenie, którym jako jedyna może się posługiwać na rynku i które pozwala jej – ze względu na reputację, jaką uzyskała wśród klientów – odróżnić jej własne towary lub usługi od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Wreszcie, interwenient podnosi, że oznaczenie BASMATI jest określeniem rodzajowym odmiany ryżu i nie stanowi oznaczenia, które pozwala na odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. W tych okolicznościach Izba Odwoławcza uznała po prostu, ze względu na rodzajowy charakter oznaczenia BASMATI, że skarżąca nie była „właścicielem” tego oznaczenia.
16 Zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 właściciel niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym o zasięgu większym niż lokalny może wnieść sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, jeżeli zgodnie z obwiązującym prawem państwa członkowskiego z jednej strony prawa do tego oznaczenia zostały nabyte przed datą wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego lub w danym wypadku przed datą zastrzeżenia prawa pierwszeństwa wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego oraz z drugiej strony oznaczenie to daje właścicielowi prawo zakazu używania późniejszego znaku towarowego.
17 Z powyższego wynika, że jednym z warunków zastosowania art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 jest, aby wnoszący sprzeciw wykazał, iż jest właścicielem oznaczenia przywołanego w uzasadnieniu sprzeciwu. Warunek ten zakłada, że wnoszący sprzeciw udowodni nabycie praw do rzeczonego oznaczenia [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 28 października 2009 r. w sprawie T‑137/08, BCS przeciwko OHIM – Deere (Kombinacja kolorów zielonego i żółtego), Zb.Orz. s. II‑4047, pkt 73; z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie T‑255/08 Montero Padilla przeciwko OHIM – Padilla Requena (JOSE PADILLA), Zb.Orz. s. II‑2551, pkt 63]. Prawa te winny umożliwiać, zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, zakazanie używania późniejszego znaku towarowego.
18 Ponadto w zakresie, w jakim skarżąca powołuje się w uzasadnieniu swego sprzeciwu na powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy przewidziane w prawie Zjednoczonego Królestwa, należy przypomnieć, iż aktem prawa państwa członkowskiego znajdującym zastosowanie w niniejszej sprawie jest Trade Marks Act, 1994 (ustawa Zjednoczonego Królestwa o znakach towarowych z 1994 r.), której art. 5 ust. 4 stanowi między innymi, że:
„Znak towarowy nie podlega rejestracji w przypadku i w zakresie, w jakim jego używanie w Zjednoczonym Królestwie może zostać zakazane:
a) na podstawie jakiejkolwiek normy prawnej [w szczególności na podstawie prawa odnoszącego się do bezprawnego używania nazwy (law of passing off)] chroniącego niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie używane w obrocie handlowym […]”.
19 Z brzmienia tego przepisu w wykładni dokonanej przez sądy krajowe wynika, że wnoszący sprzeciw musi wykazać, zgodnie z regulacjami dotyczącymi powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy przewidzianym w prawie Zjednoczonego Królestwa, spełnienie trzech przesłanek, tj. zdobycia goodwill (tzn. atrakcyjności dla klientów), mylącego przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego i szkody wyrządzonej owej goodwill [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie T‑303/08 Tresplain Investments przeciwko OHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), Zb.Orz. s. II‑5659, pkt 93, 101 i przytoczone orzeczenia sądów krajowych].
20 W tym przypadku z zaskarżonej decyzji wynika, iż Izba Odwoławcza oddaliła sprzeciw tylko na takiej podstawie, że skarżąca nie przedstawiła dowodu, iż jest ona właścicielem oznaczenia, na które powołano się w uzasadnieniu sprzeciwu. Izba Odwoławcza stwierdziła zatem, że „odwołanie nie było zasadne”, że „strona wnosząca sprzeciw nie była właścicielem oznaczenia, które stanowiło podstawę jej sprzeciwu”, oraz że „przyczyny zostały wskazane poniżej” (motyw 14 zaskarżonej decyzji). W konkluzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że „strona wnosząca sprzeciw nie przedstawiła dowodu, iż była, jak twierdzi, właścicielem określenia [»]BASMATI[«], sprzeciw wniesiony na podstawie art. 8 ust. 4 [rozporządzenia nr 40/94] nie [miał] podstaw i [że należało] go oddalić” (motyw 29 zaskarżonej decyzji). Aby dojść do tego wniosku, Izba Odwoławcza stwierdziła, iż rozpatrywane oznaczenie nie jest znakiem towarowym, w szczególności dlatego, że ma ono charakter rodzajowy oraz że „własność”, na którą powołuje się skarżąca, dotyczy jedynie goodwill. Izba Odwoławcza nie oddaliła jednak sprzeciwu ze względu na to, że rozpatrywane oznaczenie jako takie nie może służyć jako podstawa sprzeciwu zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. W szczególności z zaskarżonej decyzji nie wynika, aby Izba Odwoławcza uznała, iż używany w odniesieniu do ryżu termin „basmati” „nie stanowi[ł] prawa w rozumieniu art. 8 ust. 4 [rozporządzenia nr 40/94]”, jak wskazuje OHIM w swych pismach procesowych. Przedstawione przez OHIM oraz interwenienta argumenty zmierzające do wykazania, że rozpatrywane oznaczenie nie wchodzi w zakres zastosowania art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, są wobec powyższego nieistotne dla sprawy.
21 Po pierwsze, mimo że zaskarżona decyzja jest w tym względzie niejasna, Izba Odwoławcza zdaje się przyjmować, iż skarżąca powinna przedstawić dowód na to, że przysługuje jej formalnie prawo „własności” do oznaczenia, na które powołano się w uzasadnieniu sprzeciwu. Jak zostało wskazane w pkt 17 powyżej, wymaganie, aby wnoszący sprzeciw był właścicielem przywołanego oznaczenia, oznacza konieczność udowodnienia nabycia praw do tego oznaczenia. Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 nie określa formy, w jakiej powinno nastąpić nabycie takich praw. Restryktywne podejście zastosowane przez Izbę Odwoławczą jest dodatkowo sprzeczne z przywołaną przez OHIM w pismach procesowych przed Sądem okolicznością, że oznaczenia, o których mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, stanowią częściej przedmiot używania niż rejestracji.
22 Po drugie, należy stwierdzić, że rozpoznając kwestię, czy wnoszący sprzeciw nabył prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub oznaczenia używanego w obrocie handlowym – a zatem czy jest właścicielem oznaczenia w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 – nie należy pomijać prawa krajowego przywołanego w uzasadnieniu sprzeciwu. W tym kontekście obowiązujące prawo krajowe znajduje bowiem zastosowanie zwłaszcza w celu określenia sposobów nabycia praw do oznaczenia, na które powołano się w uzasadnieniu sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.
23 Izba Odwoławcza sama zresztą odsyła wyraźnie w motywie 24 zaskarżonej decyzji do prawa krajowego, aby stwierdzić, że własność związana z powództwem opartym na bezprawnym używaniu nazwy dotyczy jedynie goodwill. Poza tym należy podkreślić, że w załączniku do dyrektyw dotyczących procedur stosowanych przed OHIM (część C, zatytułowana „Postępowanie w sprawie sprzeciwu”, rozdział 4, zatytułowany „Prawa w rozumieniu art. 8 ust. 4 [rozporządzenia nr 40/94]”) OHIM opublikował listę „praw krajowych stanowiących »wcześniejsze prawa« w rozumieniu art. 8 ust. 4 [rozporządzenia nr 40/94]”. Załącznik ten określa odpowiednie „prawa krajowe ” oraz sposoby ich nabycia. W załączniku wskazane są również, gdy chodzi o Zjednoczone Królestwo, niezarejestrowane znaki towarowe oraz oznaczenia używane w obrocie handlowym „chronione normą prawną, w tym [powództwem opartym na bezprawnym używaniu nazwy] (»passing off«)”.
24 Argumentacja OHIM odnosząca się do art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 53 ust 2 rozporządzenia nr 207/2009) nie może zmienić powyższej konkluzji. W rezultacie nawet przyjęcie założenia, że nie wszystkie prawa wcześniejsze mogą być objęte przepisem art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, jak twierdzi OHIM, wcale nie oznacza, że z jednej strony rozpatrywane oznaczenie zostanie a priori wykluczone ze zbioru oznaczeń objętych dyspozycją przepisu art. 8 ust. 4 – którego to stanowiska nie zajęła Izba Odwoławcza – a z drugiej strony, że prawo krajowe nie będzie w niniejszej sprawie właściwe dla określenia sposobu nabycia praw do przywołanego oznaczenia.
25 Po trzecie, należy podkreślić, iż art. 5 ust. 4 Trade Marks Act, 1994, również wskazuje w drugim akapicie, że osoba uprawniona do zakazania używania znaku towarowego wina być uznana za „właściciela wcześniejszego prawa”. Wynika stąd, że według prawa stosowanego w Zjednoczonym Królestwie w kontekście powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy pojęcie właściciela wcześniejszego prawa nie może być definiowane w sposób autonomiczny, jak uczyniła to zasadniczo Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji, bez brania pod uwagę uprawnienia wnoszącego sprzeciw do zakazania używania znaku towarowego.
26 Fakt, iż własność chroniona za pomocą powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy nie odnosi się do słowa lub nazwy, których używanie przez osoby trzecie jest ograniczone, lecz do samej klienteli, na której szkodę może działać sporne używanie [wyrok Sądu z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawach połączonych T‑114/07 i T‑115/07 Last Minute Tour przeciwko OHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), Zb.Orz. s. II‑1919, pkt 61], jak w istocie zaznaczyła Izba Odwoławcza w motywie 24 zaskarżonej decyzji, nie może zmienić tejże konkluzji. W efekcie okoliczność, że wnoszący sprzeciw jest formalnie jedynie właścicielem klienteli, której wyrządzana jest szkoda, nie oznacza, iż nie nabył on praw do przywołanego oznaczenia, które to prawa umożliwiąją mu w razie potrzeby zakazanie używania późniejszego znaku towarowego. W tym względzie należy podkreślić, że w ramach powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy to właśnie oznaczenie służące identyfikacji produktów oraz usług uzyskuje reputację na rynku (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie LAST MINUTE TOUR, pkt 84). W dodatku to właśnie używanie omawianego oznaczenia umożliwia osobie fizycznej lub prawnej bycie „właścicielem wcześniejszego prawa” w rozumieniu prawa Zjednoczonego Królestwa.
27 Co się tyczy podniesionej przez interwenienta w odpowiedzi na pisemne pytanie Sądu okoliczności, iż art. 5 ust. 4 akapit drugi Trade Marks Act, 1994, nie został przywołany przez skarżącą w jej pismach procesowych przed Sądem, wystarczy wskazać, iż powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy przewidziane przez prawo Zjednoczonego Królestwa było podstawą sprzeciwu wniesionego przez skarżącą do OHIM. Z tego względu prawo obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie stanowi integralną część sporu przedstawionego Izbie Odwoławczej. Stanowi zatem część ram faktycznych oraz prawnych, w świetle których Sąd winien przeprowadzić swą kontrolę.
28 Po czwarte, okoliczność, że skarżąca mogła w uzasadnieniu swojego sprzeciwu powiązać termin „znak towarowy” z przywołanym oznaczeniem, jak podkreśla to Izba Odwoławcza w motywie 19 zaskarżonej decyzji – niezależnie od tego, że okoliczność ta może spowodować powołanie niezarejestrowanego znaku towarowego jako podstawy sprzeciwu – nie może zmieniać faktu, iż podstawą sprzeciwu było w szczególności oznaczenie używane w obrocie handlowym. Izba Odwoławcza wskazała ponadto tę podstawę sprzeciwu w motywie 16 zaskarżonej decyzji. W tym względzie należy stwierdzić, że okoliczność przywołana przez Izbę Odwoławczą, iż oznaczenie BASMATI nie jest znakiem towarowym, nie oznacza jednak, że skarżąca nie nabyła praw do tego oznaczenia w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, czytanego w świetle obowiązującego w niniejszej sprawie prawa krajowego. W szczególności, co się tyczy stwierdzenia Izby Odwoławczej, wedle którego termin „basmati” ma charakter rodzajowy, z orzecznictwa sądów krajowych wynika, iż oznaczenie służące określaniu towarów lub usług może uzyskać reputację na rynku w rozumieniu prawa znajdującego zastosowanie do powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, nawet jeżeli pierwotnie miało ono charakter opisowy czy też pozbawione było charakteru odróżniającego (zob. ww. w pkt 26 wyrok w sprawie LAST MINUTE TOUR, pkt 84). Ponadto z orzecznictwa sądów krajowych wynika, że oznaczenie służące określaniu towarów lub usług może uzyskać reputację na rynku w rozumieniu prawa znajdującego zastosowanie do powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, nawet jeżeli używane jest ono przez kilka podmiotów w ramach ich działalności gospodarczej [Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors przeciwko Cadbury Ltd. (1999) EWCA Civ 856]. Taka forma „rozszerzonego” powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, uznana przez orzecznictwo sądów krajowych, pozwala kilku podmiotom na dysponowanie prawami do oznaczenia, które uzyskało reputację na rynku. Okoliczność, na którą powołała się Izba Odwoławcza, przy założeniu, że jej prawdziwość zostanie udowodniona, nie może zatem w świetle obowiązującego prawa krajowego podważyć faktu, że wnoszący sprzeciw mógł nabyć prawa do przywołanego oznaczenia.
29 Z powyższych rozważań wynika, iż Izba Odwoławcza dopuściła się błędu, oddalając sprzeciw z tego powodu, że skarżąca nie wykazała, iż była właścicielem rozpatrywanego oznaczenia, nie badając przy tym szczegółowo, czy skarżąca nabyła prawa do tego oznaczenia w świetle prawa Zjednoczonego Królestwa.
30 W tych okolicznościach należy uwzględnić jedyny zarzut podniesiony przez skarżącą i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.
W przedmiocie kosztów
31 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Jeżeli więcej niż jedna strona przegrała sprawę, Sąd rozstrzyga o rozdziale kosztów.
32 OHIM oraz interwenient przegrali niniejszą sprawę. Ponadto skarżąca wnosiła o obciążenie OHIM i interwenienta kosztami postępowania.
33 W tych okolicznościach OHIM pokrywa poza własnymi kosztami dwie trzecie kosztów poniesionych przez skarżącą, natomiast interwenient poza własnymi kosztami pokrywa jedną trzecią kosztów poniesionych przez skarżącą.
Z powyższych względów
SĄD (druga izba)
orzeka, co następuje:
1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wydanej w dniu 19 marca 2009 r. (sprawa R 513/2008‑1).
2) OHIM pokrywa oprócz własnych kosztów dwie trzecie kosztów poniesionych przez Tilda Riceland Private Ltd.
3) Siam Grains Co. Ltd pokrywa oprócz własnych kosztów jedną trzecią kosztów poniesionych przez Tilda Riceland Private.
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 18 stycznia 2012 r.
Podpisy