Causa T‑359/12
Louis Vuitton Malletier
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo raffigurante un motivo a scacchiera marrone e beige – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009»
Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo consistente nella rappresentazione bidimensionale di un prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]
3. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 207/2009 – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Marchio figurativo raffigurante un motivo a scacchiera marrone e beige
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, d), e 52]
4. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità
5. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità concernente impedimenti assoluti alla registrazione – Esame limitato ai motivi dedotti
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, 52, 55, 57, § 1, e 76, § 1)
6. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento n. 207/2009 – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Presupposti
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, da b) a d), e 3, 52, § 2, e 165, § 1 e § 4]
7. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Marchio privo di carattere distintivo in tutta l’Unione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 1, § 1, e 7, § 3)
1. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi.
Tuttavia, si deve tener conto, in sede di applicazione di tali criteri, del fatto che la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue.
Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, e potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo.
Peraltro, più la forma della quale è chiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario. Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, sia idoneo ad assolvere la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
(v. punti 20‑23)
2. La giurisprudenza relativa ai criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso si applica anche quando il marchio controverso è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto. Neppure in tale caso, infatti, il marchio è costituito da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue.
Ciò si verifica anche nel caso di un marchio figurativo costituito da una parte della forma del prodotto che contraddistingue, nei limiti in cui il pubblico di riferimento lo percepirà immediatamente e senza riflessione particolare come una rappresentazione di un dettaglio particolarmente interessante o attraente del prodotto di cui trattasi, piuttosto che come un’indicazione della sua origine commerciale.
(v. punti 24, 25)
3. V. il testo della decisione.
(v. punti 35‑45, 104, 120)
4. V. il testo della decisione.
(v. punti 47‑51)
5. V. il testo della decisione.
(v. punti 58‑62)
6. In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, l’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento non osta alla registrazione di un marchio se quest’ultimo ha acquisito, per i prodotti per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.
Parimenti, l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dispone, in particolare, che il marchio comunitario registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non può comunque essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
Conformemente al disposto dell’articolo 165, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 207/2009, la prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso deve essere fornita solo negli Stati che erano membri dell’Unione alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio controverso.
Un segno privo di carattere distintivo intrinseco che, a motivo dell’uso che ne è stato fatto prima del deposito di una domanda diretta alla sua registrazione come marchio comunitario, abbia acquisito un siffatto carattere per i prodotti o servizi contemplati nella domanda di registrazione è ammesso alla registrazione, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, nei limiti in cui non si tratti di un marchio «registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7». L’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 non è dunque in alcun modo rilevante in questa ipotesi. Quest’ultima disposizione riguarda piuttosto i marchi alla cui registrazione ostavano gli impedimenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 207/2009 e che, in mancanza di una siffatta disposizione, avrebbero dovuto essere annullati ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. L’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 ha proprio come obiettivo di mantenere la registrazione di quei marchi che, per l’uso che ne è stato fatto, hanno acquisito nel frattempo, vale a dire dopo la loro registrazione, un carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali sono stati registrati, nonostante la circostanza che siffatta registrazione, nel momento in cui è intervenuta, fosse contraria all’articolo 7 del regolamento n. 207/2009.
(v. punti 79‑82)
7. Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, questo ha «carattere unitario», il che comporta che esso «produce gli stessi effetti in tutta la Comunità». Dal carattere unitario del marchio comunitario deriva che, per essere ammesso alla registrazione, un segno deve possedere un carattere distintivo in tutta l’Unione. Così, secondo l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, un marchio dovrà essere escluso dalla registrazione se è privo di carattere distintivo in una parte dell’Unione.
L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, che consente la registrazione dei segni che hanno acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso, deve essere letto alla luce di tali requisiti. Di conseguenza, è necessario dimostrare l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso di tale marchio in tutto il territorio in cui esso ne era privo ab initio.
Risulta necessariamente da quanto sopra che, quando il marchio controverso è privo di carattere distintivo in tutta l’Unione, la prova del carattere distintivo da esso acquisito deve essere fornita in ciascuno degli Stati membri.
Certamente, la Corte ha considerato che, benché sia vero che l’acquisizione, da parte di un marchio, di un carattere distintivo in seguito all’uso debba essere dimostrata per la parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere, sarebbe tuttavia eccessivo pretendere che la prova di tale acquisizione venga fornita con riferimento a ciascun singolo Stato membro.
Tuttavia, si deve rilevare che, nel ricordare la giurisprudenza secondo la quale un marchio può essere registrato solo se viene fornita la prova del fatto che esso abbia acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere, e che essa doveva essere tutta l’Unione, la Corte non si è discostata dalla sua giurisprudenza.
(v. punti 84, 85, 91‑93)