FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
fremsat den 11. november 2021(1)
Sag C-531/20
NovaText GmbH
mod
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland))
»Præjudiciel forelæggelse – intellektuel ejendomsret – direktiv 2004/48/EF – artikel 3 og 14 – foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder – sagsomkostninger – andre udgifter – udgifter til en patentagents tjenesteydelser – fortolkning af en lovgivning, hvorefter udgifterne til en patentagents medvirken medregnes i forbindelse med fastsættelsen af sagsomkostningerne, uanset om de har været nødvendige for beskyttelsen af rettigheden – rækkevidden af domstolsprøvelsen«
1. I dommen i sagen United Video Properties (2) tog Domstolen stilling til de problemstillinger, der opstår på baggrund af bestemmelserne i direktiv 2004/48/EF (3) om betaling af sagsomkostninger og andre procesomkostninger i sager vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder industrielle ejendomsrettigheder).
2. Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) har anmodet Domstolen om atter at fortolke artikel 3, stk. 1, og artikel 14 i direktiv 2004/48 og om at tage stilling til konsekvenserne af dommen i sagen United Video Properties.
3. Den forelæggende ret har behov for, at Domstolen behandler spørgsmålet på ny for at kunne tage stilling til, om det er i overensstemmelse med EU-retten, at retsforskrifter i Forbundsrepublikken Tyskland pålægger den part, der har tabt sagen, at betale de udgifter, der opstår som følge af en patentagents medvirken (Patentanwalt), selv om denne ikke har været tvingende nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning i en tvist vedrørende varemærker.
4. Den forelæggende ret har i forbindelse med sin redegørelse for den nationale lovgivning sammenfattende forklaret følgende:
– Hovedreglen med hensyn til betaling af sagsomkostninger og andre procesomkostninger er, at den tabende part skal dække den vindende parts nødvendige udgifter til proceshandlinger.
– I tvister vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder medregnes betalingen af vederlag for en patentagents medvirken derimod i alle tilfælde i forbindelse med fastsættelsen af de sagsomkostninger, som skal betales af den tabende part, uden at retten kan tage stilling til, om den pågældende patentagents medvirken har været tvingende nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning.
I. Retsforskrifter
A. EU-retten. Direktiv 2004/48
5. Artikel 1 har følgende ordlyd:
»Dette direktiv vedrører de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. I dette direktiv omfatter udtrykket »intellektuelle ejendomsrettigheder« også industrielle ejendomsrettigheder.«
6. Artikel 2 (»Anvendelsesområde«) bestemmer:
»1. Med forbehold af de midler, der er indført eller kan indføres i fællesskabslovgivningen eller i medlemsstaternes lovgivninger, for så vidt disse midler er gunstigere for rettighedshaverne, finder de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger, procedurer og retsmidler anvendelse i overensstemmelse med artikel 3 på enhver krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som fastsat i fællesskabsretten og/eller den pågældende medlemsstats nationale ret.
[…]«.
7. Artikel 3 (»Almindelige bestemmelser«) er affattet som følger:
»1. Medlemsstaterne fastsætter de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af dette direktiv. Disse foranstaltninger, procedurer og retsmidler skal være fair og rimelige, de må ikke være unødigt komplicerede eller udgiftskrævende, og de må ikke indebære urimelige frister eller medføre ugrundede forsinkelser.
2. Foranstaltningerne og retsmidlerne skal ligeledes være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have afskrækkende virkning, og de skal anvendes på en sådan måde, at der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel, og at der ydes garanti mod misbrug af dem.«
8. Artikel 14 (»Sagsomkostninger«) fastsætter:
»Medlemsstaterne sikrer, at rimelige og forholdsmæssigt afpassede sagsomkostninger og andre udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, som generel regel bæres af den part, der har tabt sagen, medmindre billighedshensyn taler imod dette.«
B. Tysk ret. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz (4)
9. Det følger af § 140, stk. 3, i den version, der finder anvendelse på tvisten, at det blandt udgifterne til en patentagents medvirken i en tvist om kendetegn er muligt at få godtgjort de vederlag, der er omhandlet i § 13 i Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (5), samt de nødvendige udgifter, som den pågældende agent har afholdt.
10. I henhold til § 125 e, stk. 5, finder § 140, stk. 3, tilsvarende anvendelse på sager, der anlægges ved de kompetente domstole på området for EU-varemærker.
II. De faktiske omstændigheder, tvisten og de præjudicielle spørgsmål
11. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (herefter »universitetet«) anlagde ved Landgericht Mannheim (den regionale ret i første instans i Mannheim, Tyskland) (6) et søgsmål mod NovaText GmbH med påstand om, at selskabet skulle ophøre med at krænke universitetets EU-varemærker og anerkende dets rettigheder herover.
12. Universitetets repræsentant meddelte i stævningen, at en patentagent ville medvirke.
13. Tvisten blev afsluttet ved, at parterne nåede til enighed om en skriftlig forligsaftale i medfør af § 278, stk. 6, i Zivilprozessordnung (den civile retsplejelov, herefter »ZPO«). Den 23. maj 2017 afsagde retten i første instans kendelse om retsligt forlig.
14. På samme dato fastsatte retten i første instans sagens værdi til 50 000 EUR og pålagde NovaText at betale sagsomkostningerne. NovaTexts appel til prøvelse af denne afgørelse blev ikke taget til følge.
15. Ved afgørelse af 8. december 2017 fastsatte retten i første instans de sagsomkostninger, som NovaText skulle betale til universitetet, til 10 528,95 EUR. Af dette beløb vedrørte de 4 867,70 EUR udgifter til patentagentens medvirken i første instans, mens de 325,46 EUR vedrørte hendes medvirken i appelsagen vedrørende afgørelsen om sagsomkostningerne (7).
16. NovaText iværksatte appel ved Oberlandesgericht Karlsruhe (den regionale appeldomstol i Karlsruhe, Tyskland) med påstand om ophævelse af afgørelsen vedrørende sagsomkostninger, i det omfang selskabet var blevet pålagt af afholde udgifterne til patentagentens medvirken.
17. Appeldomstolen gav ikke NovaText medhold i appellen af følgende grunde:
– Eftersom der er tale om en tvist om varemærker og kendetegn, skal det i henhold til MarkenG’s § 140, stk. 3, ikke undersøges, om patentagentens medvirken var nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning, eller om patentagenten havde præsteret en »ekstra ydelse« set i forhold til den ydelse, der blev præsteret af den af universitetet antagede advokat.
– MarkenG’s § 140, stk. 3, kan ikke fortolkes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, og artikel 14 i direktiv 2004/48 ved efterprøvelsen af, om patentagentens medvirken var nødvendig.
– Den ovennævnte paragraf er heller ikke i strid med det almindelige lighedsprincip i artikel 3, stk. 1, i Grundgesetz (den tyske grundlov).
18. Afgørelsen i appelsagen blev appelleret til Bundesgerichtshof (forbundsdomstol). Efter at have redegjort for den fremherskende fortolkning af MarkenG’s § 140, stk. 3 (8), vurderede denne retsinstans, at den nævnte bestemmelse som følge af dommen i sagen United Video Properties kan være uforenelig med artikel 3, stk. 1, og artikel 14 i direktiv 2004/48, sammenholdt med 17. betragtning hertil.
19. Når den tabende part automatisk pålægges at godtgøre udgifterne til en patentagents medvirken, uden at der tages hensyn til nødvendigheden af en sådan medvirken, rejser det efter den forelæggende rets opfattelse problemstillinger på tre niveauer:
– For det første kan godtgørelsen af udgifter til opgaver udført af en patentagent, hvis inddragelse ikke er nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning, være unødigt udgiftskrævende i strid med artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/48.
– For det andet kan godtgørelsen af sådanne udgifter vise sig ikke at være forholdsmæssigt afpasset i henhold til artikel 14 i direktiv 2004/48, såfremt patentagentens medvirken ikke har direkte og tæt tilknytning til den sag, der er anlagt med henblik på at sikre håndhævelsen af en varemærkeret.
– For det tredje kræves det i artikel 14 i direktiv 2004/48, at den ret, der skal træffe afgørelse om sagsomkostningerne, skal tage behørigt hensyn til det pågældende tilfældes specifikke karakteristik (dommen i sagen United Video Properties, præmis 23). En godtgørelse af udgifter til en patentagent uden hensyntagen til, om det var nødvendigt for den formålstjenlige retsforfølgning at inddrage denne, tager således ikke behørigt hensyn til det pågældende tilfældes specifikke karakteristik.
20. På denne baggrund har Bundesgerichtshof (forbundsdomstol) forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
»Skal artikel 3, stk. 1, og artikel 14 i direktiv 2004/48/EF fortolkes således, at de er til hinder for en national bestemmelse, hvorefter den tabende part har pligt til at godtgøre de udgifter, som den vindende part har afholdt til en patentagents medvirken i en retssag vedrørende et varemærke, uanset om patentagentens medvirken var nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning?«
III. Retsforhandlingerne for Domstolen
21. Anmodningen om præjudiciel afgørelse indgik til Domstolen den 19. oktober 2020.
22. NovaText og Europa-Kommissionen har indgivet skriftlige indlæg.
23. Det er ikke blevet anset for nødvendigt at afholde et retsmøde.
IV. Bedømmelse
A. Indledende bemærkninger
24. Det bestrides ikke i den foreliggende sag, at vederlag og øvrige udgifter til en patentagent som udgangspunkt kan medregnes i posterne i artikel 14 i direktiv 2004/48, enten i form af »sagsomkostninger« eller »andre udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt«. Det tilkommer den forelæggende ret at foretage denne vurdering (9).
25. Antagelsen af denne forudsætning bidrager til at belyse problemstillingen. Ved at begrænse sit spørgsmål til de snævre rammer i artikel 14 i direktiv 2004/48 har den forelæggende ret afvist, at patentagentens medvirken henhører under begrebet efterforskningsudgifter (eller tilsvarende udgifter), hvis godtgørelse ikke ville være omfattet af den pågældende bestemmelse, men derimod af den bestemmelse, der regulerer erstatning for det af rettighedshaveren lidte tab.
26. Som jeg gjorde rede for i mit forslag til afgørelse i sagen United Video Properties, »kan forskellige omstændigheder gøre sig gældende i forbindelse med anvendelsen af sagkyndige, tekniske eksperter eller rådgivere, og ikke alle disse omstændigheder kan nødvendigvis henhøre under kategorien »sagsomkostninger«. Sidstnævnte omfatter ikke alle udgifter, der i større eller mindre omfang er »forbundet« med søgsmålet eller betalt »i anledning af« det, men derimod de udgifter, som umiddelbart og direkte udspringer af selve sagen. En fysisk eller juridisk person kan træffe forudgående foranstaltninger eller konsultere sagkyndige eller eksperter før sagen, uden at udgifterne hertil indgår i »sagsomkostningerne«. Ifølge 26. betragtning til direktivet henhører »udgifter til […] påvisning og efterforskning« afholdt i forbindelse med beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder under bestemmelsen vedrørende erstatning (artikel 13) og ikke under bestemmelsen vedrørende sagsomkostninger (artikel 14)« (10).
27. Den forelæggende rets tvivl vedrører således ikke så meget kvalifikationen af de udgifter, der er forbundet med patentagentens medvirken (11), som den omstændighed, at de automatisk pålægges den part, der har tabt sagen.
28. Det bestrides ej heller direkte, at fortolkningen af den nationale retsforskrift taler for en sådan automatisering:
– I modsætning til den ordinære ordning vedrørende betaling af sagsomkostninger i den tyske civilprocesret (12) (hvorefter udgifter til en patentagents medvirken alene kan godtgøres, såfremt de har været nødvendige for at sikre den vindende parts udøvelse af sine rettigheder) (13), indføres der ved MarkenG’s § 140, stk. 3, en særlig ordning for så vidt angår tvister på området for intellektuelle ejendomsrettigheder.
– Som følge af denne særlige ordning vil godtgørelsen af udgifterne til patentagentens medvirken ifølge den forelæggende rets fortolkning af national ret stort set finde sted automatisk: Det er tilstrækkeligt, at den vindende parts repræsentant erklærer, at patentagenten rent faktisk har medvirket i sagen (14).
– Det er således ikke nødvendigt, at patentagentens medvirken repræsenterer en øget værdi i forbindelse med den ydelse, der præsteres af den af den interesserede part anvendte advokat.
29. Den forelæggende ret har ikke fremlagt skønselementer, der gør det muligt at fastslå, at den nationale lovgivning kan fortolkes i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 2004/48 (appeldomstolen har tilsyneladende afvist denne mulighed).
30. For så vidt som Bundesgerichtshof (forbundsdomstol) har det sidste ord at skulle have sagt om de fortolkningsmæssige muligheder i forbindelse med national ret, indebærer dens tavshed på dette punkt, hvortil jeg netop har henvist, at dette forslag til afgørelse ikke kan omfatte det pågældende spørgsmål.
31. Jeg vil heller ikke undersøge de mulige virkninger af en eventuel uforenelighed mellem MarkenG’s § 140, stk. 3, og EU-retten, da dette vil gå ud over indholdet af det præjudicielle spørgsmål. Spørgsmålet går alene på, om der foreligger en sådan uforenelighed.
B. Rimelighed, forholdsmæssighed og domstolsprøvelse i forbindelse med anvendelsen af artikel 14 i direktiv 2004/48
32. Direktiv 2004/48 har til formål »indbyrdes at tilnærme [medlemsstaternes lovgivninger] med henblik på at sikre et højt, ækvivalent og ensartet beskyttelsesniveau«.
33. Ud over dette formål har Domstolen bemærket, at artikel 14 i direktiv 2004/48 sigter mod at »undgå, at en forurettet part opgiver at anlægge retssag med henblik på håndhævelse af sine intellektuelle ejendomsrettigheder. […] Den part, der krænker de intellektuelle ejendomsrettigheder, [må] i almindelighed bære alle de økonomiske konsekvenser af sin adfærd« (15).
34. Den nævnte bestemmelse er imidlertid ikke betingelsesløs, eftersom den ikke alene udgør en »generel regel«, men også pålægger medlemsstaterne en pligt til at sikre godtgørelse af de kun rimelige (16) og forholdsmæssigt afpassede (17) sagsomkostninger.
35. Som jeg bemærkede i forslag til afgørelse i sagen United Video Properties, er »[b]etegnelserne »rimelige og forholdsmæssigt afpassede« […] dermed afgørende for vurderingen af, hvorvidt [de af en part afholdte honorarer] skal bæres af den part, der er dømt til at betale sagsomkostningerne. Begge betegnelser skal gøre sig gældende, for at reglen i artikel 14 kan finde anvendelse, sammenholdt med direktivets artikel 3, i henhold til hvilken foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder, skal være »fair, rimelige og stå i et rimeligt forhold til krænkelsen«« (18).
36. Rimeligheden og forholdsmæssigheden skal vurderes i det enkelte tilfælde, idet det tilkommer retten at foretage denne vurdering. Det bemærkes i 17. betragtning til direktiv 2004/48, at »[d]e foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der fastlægges […], bør i hvert enkelt tilfælde fastsættes på en sådan måde, at der tages behørigt hensyn til det pågældende tilfældes specifikke karakteristika«.
37. Såfremt den omtvistede post henføres under udgifterne i artikel 14 – således som det faktisk er tilfældet – skal jeg erindre om, at den ydelse, der ligger til grund for sådanne udgifter, ifølge Domstolen skal være direkte og tæt knyttet til retssagen.
38. Under disse forudsætninger er jeg enig i den forelæggende rets betragtninger angående anvendelsen af kriterierne fra dommen i sagen United Video Properties på den sag, som den skal løse.
39. For det første kan en automatisk anvendelse af den omtvistede nationale regel i bestemte tilfælde være i strid med forbuddet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/48, dvs. at de procedurer, som medlemsstaterne fastsætter, »ikke [må] være unødigt […] udgiftskrævende«.
40. I denne henseende har Domstolen udtrykkeligt henvist til udelukkelsen af »godtgørelse [af udgifter] som følge af, at [der er] præsteret ydelser, der ikke anses for at være nødvendige for at sikre overholdelsen af den pågældende ejendomsret«, som begrundelse for de begrænsninger, der kan indføres via den nationale lovgivning med det »formål at sikre, at de omkostninger, der skal godtgøres, er rimelige« (19).
41. Sammenkoblingen mellem udgifternes nødvendighed og rimelighed kommer ligeledes til udtryk ved Domstolens fastsættelse af de udgifter, der kan henføres under artikel 14 i direktiv 2004/48: »For så vidt som rådgivningsydelser ved en teknisk sagkyndig, uafhængigt af deres art, […] er nødvendige for at kunne anlægge et søgsmål for i et konkret tilfælde at sikre håndhævelsen af en sådan rettighed, henhører de udgifter, der er knyttet til denne rådgivningsbistand, under »andre udgifter«, som […] skal bæres af den tabende part« (20).
42. Ved bedømmelsen af »rimeligheden« skal der således tages hensyn til tanken om »kravets rimelighed« som omhandlet i den tyske udgave af artikel 14 i direktiv 2004/48 (21). De udgifter, som kræves godtgjort af den tabende part, kan imidlertid afgrænses til de »nødvendige udgifter«, som sagens vinder har afholdt.
43. En udgifts »nødvendige« karakter kan først og fremmest fastsættes i den nationale lovgivning (f.eks. ved at kræve deltagelse af en advokat). Denne karakter kan imidlertid også tillægges opgaver, som i abstrakt forstand ville kunne fritages, men som i konkret forstand på passende vis har bidraget til at vinde retssagen, endda i en sådan grad, at der uden disse ikke ville være blevet givet medhold.
44. For det andet er jeg ligeledes enig med den forelæggende ret i, at godtgørelsen af sådanne udgifter kan vise sig ikke at være forholdsmæssigt afpasset i henhold til artikel 14 i direktiv 2004/48, såfremt patentagentens medvirken ikke har direkte og tæt tilknytning til den sag, der er anlagt med henblik på at sikre håndhævelsen af en varemærkeret.
45. De udgifter, som den tabende part skal godtgøre for den vindende part, skal som nævnt være »direkte og tæt knyttet til den pågældende retssag« (22). En sådan bedømmelse forudsætter almindeligvis en forudgående afvejning af nødvendigheden heraf og en undersøgelse – på baggrund af denne afvejning – af, i hvor høj grad, der foreligger en sådan tilknytning.
46. Der foreligger ikke en direkte og nær forbindelse mellem udgifterne og retssagen, såfremt udgifterne er overflødige, forstået på den måde, at den aktivitet, der ligger til grund herfor, ikke tilfører sagen noget af betydning, som der ikke allerede er blevet redegjort for gennem andre faktorer eller beviselementer (23).
47. For det tredje kræver alle disse transaktioner naturligvis en retslig afgørelse, i forbindelse med hvilken der bør være et vist råderum til i hvert enkelt tilfælde at vurdere, hvornår en udgiftspost, ud over at være nødvendig i den ovenfor nævnte forstand, også er rimelig og forholdsmæssigt afpasset.
48. For at fjerne enhver tvivl med hensyn til rettens skønsbeføjelser skal det tilføjes, at dens beføjelser i sidste ende forstærkes gennem opsamlingsbestemmelsen i artikel 14 i direktiv 2004/48, hvori den bemyndiges til at beslutte, at udgifterne alligevel ikke skal bæres af den tabende part, såfremt »billighedshensyn taler imod dette« (24).
49. En ubetinget og automatisk medtagelse af udgifter som de her omtvistede, uden at der foretages en retslig bedømmelse af nødvendigheden, rimeligheden og forholdsmæssigheden heraf i forbindelse med en specifik tvist, vil kunne give sagsøgerne mulighed for at misbruge denne rettighed. De ville således have mulighed for blot ved en erklæring fra deres repræsentant at pålægge den tabende part at godtgøre useriøse, overflødige eller uforholdsmæssigt store udgifter.
50. Artikel 14 i direktiv 2004/48 bør således fortolkes i overensstemmelse med direktivets egen ordning, hvorved der sigtes mod at opnå en øget beskyttelse af indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder, uden at det sker på bekostning af andre garantier i tilknytning til de effektive retsmidler i artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
51. Jeg foreslår således, at den forelæggende rets spørgsmål besvares med, at artikel 3 og 14 i direktiv 2004/48 skal fortolkes således, at de er til hinder for en national bestemmelse, hvorefter den tabende part har pligt til at godtgøre de udgifter, som den vindende part har afholdt til en patentagents medvirken i en retssag vedrørende et varemærke, uanset om patentagentens medvirken var nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning.
V. Forslag til afgørelse
52. På baggrund af det ovenstående foreslår jeg, at Domstolen besvarer det af Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) forelagte spørgsmål på følgende måde:
»Artikel 3 og 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder skal fortolkes således, at de er til hinder for en national bestemmelse, hvorefter den tabende part har pligt til at godtgøre de udgifter, som den vindende part har afholdt til en patentagents medvirken i en retssag vedrørende et varemærke, uanset om den pågældende agents medvirken var nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning.«