Zaak T‑579/10

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts‑ und Finanztechnologie

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Nietigheidsprocedure – Gemeenschapsbeeldmerk makro – Firmanaam macros consult GmbH – Vóór aanvraag tot inschrijving van gemeenschapsmerk verworven recht dat houder ervan recht verleent om gebruik van aangevraagde gemeenschapsmerk te verbieden – Niet-ingeschreven tekens die naar Duits recht worden beschermd – § 5 Markengesetz – Artikelen 8, lid 4, 53, lid 1, sub c, en 65 van verordening (EG) nr. 207/2009”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 7 mei 2013

1.      Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van ouder recht als bedoeld in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 – Voorwaarden – Uitlegging tegen achtergrond van het Unierecht – Toetsing aan nationaalrechtelijke criteria die gelden voor aangevoerd teken

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 4, en 53, lid 1, sub c)

2.      Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Vordering tot nietigverklaring op grond van bestaan van ouder nationaal recht – Bewijslast

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 4, 53, leden 1, sub c, en 2, en 65; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 37, sub b‑ii)

3.      Gemeenschapsmerk – Beroepsprocedure – Beroep voor rechter van de Unie – Bevoegdheid van het Gerecht – Toetsing van rechtmatigheid van beslissingen van kamers van beroep – Inaanmerkingneming door het Gerecht van bewijzen betreffende feiten die voordien niet voor instanties van het Bureau zijn aangedragen – Daarvan uitgesloten

1.      Krachtens artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 4, van deze verordening, kan het bestaan van een ander teken dan een merk leiden tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk wanneer dit andere teken cumulatief aan vier voorwaarden voldoet: het moet worden gebruikt in het economisch verkeer; het moet een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben; de rechten op dit teken moeten zijn verkregen overeenkomstig het recht van de lidstaat waar het teken vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag werd gebruikt; tot slot moet het recht op dit teken het de houder ervan mogelijk maken om het gebruik van een later merk te verbieden. Deze vier voorwaarden beperken het aantal andere tekens dan merken die kunnen worden aangevoerd ter betwisting van de geldigheid van een gemeenschapsmerk op het gehele grondgebied van de Unie overeenkomstig artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009. Aangezien de voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 cumulatief zijn, volstaat het dat aan één van die voorwaarden niet is voldaan om een vordering tot nietigverklaring van gemeenschapsmerken af te wijzen.

De eerste twee voorwaarden, namelijk die inzake het gebruik en de betekenis – die niet alleen plaatselijk mag zijn – van het ingeroepen teken, volgen uit de bewoordingen van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 en moeten dus tegen de achtergrond van het Unierecht worden uitgelegd. Verordening nr. 207/2009 stelt derhalve uniforme maatstaven vast inzake het gebruik van tekens en hun betekenis, die in overeenstemming zijn met de beginselen die aan het door deze verordening opgezette stelsel ten grondslag liggen.

Uit het gebruik van de woorden „indien en voor zover krachtens het voor dat teken geldende recht van de lidstaat” volgt daarentegen dat de twee overige voorwaarden, die vervolgens in artikel 8, lid 4, sub a en b, van verordening nr. 207/2009 zijn genoemd, door de verordening vastgestelde voorwaarden zijn die, anders dan de voorgaande voorwaarden, moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de criteria die zijn vastgesteld in het recht dat het ingeroepen teken beheerst. Deze verwijzing naar het recht dat het ingeroepen teken beheerst, vindt haar rechtvaardiging in de mogelijkheid om op grond van verordening nr. 207/2009 tekens die niet onder het stelsel van het gemeenschapsmerk vallen, aan te voeren tegen een gemeenschapsmerk. Bijgevolg kan alleen op basis van het recht dat het ingeroepen teken beheerst, worden bepaald of dit teken ouder is dan het gemeenschapsmerk en of het een verbod op het gebruik van een jonger merk kan rechtvaardigen.

(cf. punten 54‑56, 70)

2.      Blijkens de formulering van artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk maakt deze bepaling bij de verwijzing naar de situatie waarin het gebruik van een gemeenschapsmerk kan worden verboden op grond van een ouder recht, duidelijk een onderscheid tussen twee hypotheses, al naargelang het oudere recht door het Unierecht „of” door het nationale recht wordt beschermd.

Wat de door verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk vastgestelde procesrechtelijke regeling betreft in het geval van een vordering krachtens artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009 op grond van een ouder recht dat in het nationale rechtskader wordt beschermd, bepaalt regel 37 van verordening nr. 2868/95 dat de verzoeker nadere gegevens dient te verstrekken waaruit blijkt dat hij krachtens geldend nationaal recht gerechtigd is dat recht in te roepen.

Gelet op deze regel dient de verzoeker aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) niet alleen de gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden die overeenkomstig de nationale wetgeving waarvan hij de toepassing vraagt, zijn gesteld om het gebruik van een gemeenschapsmerk krachtens een ouder recht te kunnen verbieden, maar ook de gegevens waaruit de inhoud van deze wetgeving blijkt.

Aangezien artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 uitdrukkelijk verwijst naar artikel 8, lid 4, van die verordening en deze laatste bepaling gaat over oudere rechten die worden beschermd door de wetgeving van de Unie of door het recht van de lidstaat dat van toepassing is op het betrokken teken, vinden de hierboven vermelde bewijsregels ook toepassing wanneer een nationaal recht wordt aangevoerd op basis van artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009. Regel 37, sub b‑ii, van verordening nr. 2868/95 voorziet immers in soortgelijke bepalingen betreffende het bewijs van het oudere recht in geval van een vordering op grond van artikel 53, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

Bijgevolg is de vraag of er een nationaal recht bestaat een feitenkwestie en staat het aan een partij die stelt dat er een recht bestaat dat de voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 vervult, om voor het Bureau niet alleen aan te tonen dat dit recht voortvloeit uit de nationale wetgeving, maar ook wat de strekking van deze wetgeving is.

(cf. punten 57‑60, 62, 72)

3.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 61)