Processos apensos T‑318/06 a T‑321/06
Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda
contra
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)
«Marca comunitária – Processo de declaração de nulidade – Marcas figurativas comunitárias GENERAL OPTICA em diferentes cores – Denominação comercial anterior Generalóptica – Motivo relativo de recusa – Alcance local do sinal anterior – Artigo 8.°, n.° 4, e artigo 52.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.° 40/94»
Sumário do acórdão
1. Marca comunitária – Renúncia, extinção e nulidade – Causas de nulidade relativa – Registo contrário ao artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94
[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigos 8.°, n.° 4, e 52.°, n.° 1, alínea c)]
2. Marca comunitária – Renúncia, extinção e nulidade – Causas de nulidade relativa – Registo contrário ao artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94
[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigos 8.°, n.° 4, e 52.°, n.° 1, alínea c)]
3. Marca comunitária – Renúncia, extinção e nulidade – Causas de nulidade relativa – Registo contrário ao artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94
[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigos 8.°, n.° 4, e 52.°, n.° 1, alínea c)]
4. Marca comunitária – Renúncia, extinção e nulidade – Causas de nulidade relativa – Registo contrário ao artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94
[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigos 8.°, n.os 2, alínea a), e 4, e 52.°, n.° 1, alínea c)]
1. Por força do disposto no artigo 52.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, conjugado com o artigo 8.°, n.° 4, do mesmo regulamento, a existência de um sinal que não seja uma marca permite obter a declaração de nulidade de uma marca comunitária se preencher cumulativamente quatro requisitos: esse sinal deve ser utilizado na vida comercial; deve ter um alcance que não seja apenas local; nos termos da legislação do Estado‑Membro no qual esse sinal era utilizado, os direitos dele decorrentes devem ter sido adquiridos antes da data de depósito do pedido de marca comunitária; por último, esse sinal deve conferir ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior. Estes quatro requisitos limitam o número dos sinais que não sejam marcas que podem ser invocados para contestar a validade de uma marca comunitária em todo o território comunitário, nos termos do artigo 1.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94.
Os dois primeiros requisitos, relativos à utilização e ao alcance do sinal invocado, decorrem da própria redacção do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 e, por conseguinte, devem ser interpretados à luz do direito comunitário. Assim, o Regulamento n.° 40/94 estabelece padrões uniformes, relativos à utilização dos sinais e ao respectivo alcance, que são coerentes com os princípios que inspiram o sistema instituído por esse regulamento.
Em contrapartida, resulta da locução «quando e na medida em que, segundo o direito do Estado‑Membro aplicável a esse sinal», que os dois outros requisitos, enunciados em seguida no artigo 8.°, n.° 4, alíneas a) e b), do Regulamento n.° 40/94, constituem requisitos impostos pelo regulamento que, ao contrário dos precedentes, são apreciados à luz dos critérios fixados pela legislação que regula o sinal invocado. Esta remissão para a legislação que regula o sinal invocado é perfeitamente justificada, dado que o Regulamento n.° 40/94 reconhece a possibilidade de sinais alheios ao sistema da marca comunitária serem invocados contra uma marca comunitária. Consequentemente, só a legislação que regula o sinal invocado permite determinar se este é anterior à marca comunitária e se pode justificar que se proíba a utilização de uma marca mais recente.
(cf. n.os 32‑34)
2. O artigo 52.°, n.° 1, alínea c), e o artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária permitem obter a declaração de nulidade de uma marca comunitária com base numa marca não registada ou noutro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não é somente local.
No que diz respeito à interpretação do requisito relativo ao alcance do sinal, segundo o qual este não pode ser apenas local, importa salientar antes de mais que a ratio legis desta disposição consiste em limitar os conflitos entre sinais, impedindo que um sinal anterior, que não é suficientemente importante ou significativo, possa permitir que se conteste o registo ou a validade de uma marca comunitária.
Por outro lado, há que esclarecer que o alcance de um sinal utilizado para identificar actividades comerciais determinadas deve ser definido em relação à função de identificação desse sinal. Esta consideração exige que seja levada em conta, em primeiro lugar, a dimensão geográfica do alcance do sinal, ou seja, do território em que é utilizado para identificar a actividade económica do respectivo titular, como resulta de uma interpretação literal do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94. Há que levar em conta, em segundo lugar, a dimensão económica do alcance do sinal, que é avaliada em função do período durante o qual preencheu a sua função na vida comercial e da intensidade da respectiva utilização, do círculo de destinatários entre os quais o sinal em causa se tornou conhecido enquanto elemento distintivo, designadamente os consumidores, os concorrentes, ou mesmo os fornecedores, ou ainda da difusão de que o sinal foi objecto, por exemplo, através de publicidade ou na Internet.
A pertinência da análise da dimensão económica pode compreender‑se através da interpretação teleológica do requisito relativo ao alcance do sinal invocado. Assim, este requisito tem por objectivo limitar as possibilidades de conflito àqueles que podem surgir com sinais que são verdadeiramente importantes. A fim de estabelecer a efectiva e real importância do sinal invocado no território em causa, importa, por conseguinte, não se limitar a apreciações puramente formais, antes examinando o impacto desse sinal no território em causa depois de ter sido utilizado enquanto elemento distintivo.
Assim, o facto de um sinal conferir ao seu titular um direito exclusivo sobre todo o território nacional é insuficiente, em si mesmo, para demonstrar que o seu alcance não é apenas local na acepção do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94.
Quanto ao território pertinente, para demonstrar que o alcance do sinal invocado não é apenas local, há que levar em conta o facto de os sinais que podem entrar em conflito com uma marca comunitária constituírem direitos exclusivos que têm origem em normas jurídicas aplicáveis em territórios diferentes. Daqui decorre que o território pertinente para analisar o alcance desses direitos exclusivos é aquele em que cada uma dessas normas jurídicas é aplicável. Com efeito, é nesse território, na sua totalidade ou em parte dele, que uma norma reconhece direitos exclusivos que podem entrar em conflito com uma marca comunitária.
Do ponto de vista do direito comunitário, o sinal em questão tem um alcance que não é apenas local no território pertinente quando o seu impacto não se limita a uma parte reduzida do referido território, como acontece geralmente no caso de uma cidade ou de uma província. Não é possível, no entanto, determinar a priori, de modo abstracto, que parte de um território deve ser tomada em consideração para demonstrar que o alcance de um sinal excede uma dimensão local. Assim sendo, a apreciação do alcance do sinal deve ser efectuada in concreto, de acordo com as circunstâncias específicas de cada caso.
Em última análise, para poder opor‑se validamente ao registo de uma marca comunitária ou obter a declaração de nulidade dessa marca, é necessário demonstrar que, de acordo com a utilização que dele é feita, o sinal invocado adquiriu uma importância que não é limitada, do ponto de vista dos terceiros interessados, a uma parte reduzida do território pertinente.
(cf. n.os 36‑42)
3. O artigo 52.°, n.° 1, alínea c), e o artigo 8.°, n.° 4 do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária permitem obter a declaração de nulidade de uma marca comunitária com base numa marca não registada ou noutro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não é somente local.
O Regulamento n.° 40/94 deixa ao titular a escolha dos meios de prova para demonstrar que o alcance do sinal que invoca não é apenas local. Este alcance pode ser demonstrado pela existência de uma rede de sucursais economicamente activas em todo o território em causa, mas também, de maneira mais simples, por exemplo, apresentando facturas entregues fora da região em que está sedeada, artigos de jornal que realcem o grau de conhecimento pelo público do sinal invocado ou demonstrando que são feitas referências ao estabelecimento em guias de viagens.
(cf. n.° 43)
4. O artigo 52.°, n.° 1, alínea c), e o artigo 8.°, n.° 4 do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária permitem obter a declaração de nulidade de uma marca comunitária com base numa marca não registada ou noutro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não é somente local.
A prova da utilização do sinal invocado é um dos requisitos exigidos para beneficiar da protecção conferida pelo artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 e só os titulares dos sinais utilizados na vida comercial podem, portanto, aspirar a essa protecção.
Isto constitui uma diferença importante em relação às marcas comunitárias e às marcas nacionais referidas no artigo 8.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94, que são invocadas no âmbito de um processo de oposição ou de um processo de declaração de nulidade. Em conformidade com o artigo 43.°, n.os 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, a regra 22 e a regra 40, n.° 6, do Regulamento n.° 2868/95, a utilização destas marcas só tem de ser demonstrada no caso de o requerente ou o titular da marca comunitária o exigirem. Segundo a regra 22, n.° 1, e a regra 40, n.° 6, do Regulamento n.° 2868/95. Nesse caso, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) deve convidar o oponente ou o requerente da declaração de nulidade a fazer prova da utilização num prazo preciso.
(cf. n.° 52)