Cause riunite da T‑318/06 a T‑321/06
Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchi comunitari figurativi GENERAL OPTICA di diversi colori — Denominazione commerciale anteriore Generalóptica — Impedimento relativo alla registrazione — Portata locale del contrassegno anteriore — Art. 8, n. 4, e art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Massime della sentenza
1. Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa — Registrazione in violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 4, e 52, n. 1, lett. c)]
2. Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa — Registrazione in violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 4, e 52, n. 1, lett. c)]
3. Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa — Registrazione in violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 4, e 52, n. 1, lett. c)]
4. Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa — Registrazione in violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 2, lett. a), e 4, e 52, n. 1, lett. c)]
1. A termini dell’art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, letto in combinazione con l’art. 8, n. 4, dello stesso regolamento, l’esistenza di un contrassegno diverso da un marchio consente di ottenere la nullità di un marchio comunitario qualora soddisfi cumulativamente quattro condizioni: tale contrassegno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale; esso deve avere una portata non puramente locale; il diritto a tale contrassegno deve essere stato acquisito in conformità del diritto dello Stato membro ove il contrassegno era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio comunitario; da ultimo, tale contrassegno deve dare al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. Le suddette quattro condizioni limitano il numero dei contrassegni diversi dai marchi che possono essere invocati per contestare la validità di un marchio comunitario su tutto il territorio comunitario, ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 40/94.
Le prime due condizioni relative all’uso ed alla portata del contrassegno fatto valere risultano dal testo stesso dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto comunitario. Pertanto il regolamento n. 40/94 stabilisce standard uniformi, relativi all’utilizzo dei contrassegni ed alla loro portata, coerenti con i principi che ispirano il sistema istituito dal predetto regolamento.
Viceversa, dalla locuzione «se e nella misura in cui, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno» risulta che le altre due condizioni sancite poi dall’art. 8, n. 4, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94 costituiscono condizioni fissate dal regolamento che, a differenza delle precedenti, sono da valutarsi alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il contrassegno fatto valere. Tale rinvio al diritto che disciplina il contrassegno fatto valere è assolutamente giustificato, posto che il regolamento n. 40/94 riconosce a contrassegni estranei al sistema di marchio comunitario la possibilità di essere fatti valere contro un marchio comunitario. Pertanto, solo il diritto che disciplina il contrassegno fatto valere consente di stabilire se esso sia anteriore al marchio comunitario e se possa giustificare di impedire l’utilizzazione di un marchio successivo.
(v. punti 32-34)
2. L’art. 52, n. 1, lett. c), e l’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario consentono di ottenere la nullità di un marchio comunitario in base ad un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale ed avente una portata non puramente locale.
Per quanto attiene all’interpretazione della condizione relativa alla portata del contrassegno, secondo cui la stessa non deve essere puramente locale, occorre innanzi tutto sottolineare che la ratio legis di tale disposizione consiste nel limitare i conflitti tra contrassegni, impedendo che un contrassegno anteriore, che non sia sufficientemente importante o significativo, possa consentire di contestare vuoi la registrazione, vuoi la validità di un marchio comunitario.
Peraltro, si deve precisare che la portata di un contrassegno utilizzato per identificare determinate attività commerciali deve essere definita in relazione alla funzione d’identificazione da esso svolta. Tale rilievo esige che si tenga conto, in primo luogo, della dimensione geografica della portata del contrassegno, ossia del territorio sul quale esso è utilizzato per identificare l’attività economica del suo titolare, come risulta da un’interpretazione letterale dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. In secondo luogo, occorre tener conto della dimensione economica della portata del contrassegno, valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione nella normale prassi commerciale e all’intensità del suo uso, tenendo conto della cerchia dei destinatari tra i quali il contrassegno di cui trattasi è divenuto noto quale elemento distintivo, vale a dire i consumatori, i concorrenti nonché fornitori, oppure della diffusione data al contrassegno, ad esempio, tramite pubblicità o in Internet.
La pertinenza dell’esame della dimensione economica può essere compresa mediante un’interpretazione teleologica della condizione relativa alla portata del contrassegno fatto valere. Tale condizione ha infatti lo scopo di limitare le possibilità di conflitto a quelle che possono ricorrere con contrassegni che sono realmente importanti. Al fine di stabilire l’importanza effettiva e reale del contrassegno fatto valere sul territorio interessato, occorre pertanto non limitarsi a valutazioni puramente formali, ma esaminare l’impatto del suddetto contrassegno sul territorio in discorso dopo essere stato utilizzato quale elemento distintivo.
Pertanto, il fatto che un contrassegno conferisca al suo titolare un diritto esclusivo su tutto il territorio nazionale non è di per sé sufficiente per dimostrare che la sua portata non è puramente locale ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.
Quanto al territorio rilevante, per stabilire che la portata del contrassegno fatto valere non è puramente locale deve tenersi conto del fatto che i contrassegni per i quali sussiste il rischio di entrare in conflitto con un marchio comunitario costituiscono diritti esclusivi che hanno la loro fonte in norme giuridiche applicabili su territori diversi. Ne consegue che il territorio rilevante per esaminare la portata di detti diritti esclusivi è quello in cui ciascuna di tali norme giuridiche è applicabile. Infatti è su questo territorio, nella sua totalità o su una parte di esso, che una norma riconosce diritti esclusivi che possono entrare in conflitto con un marchio comunitario.
Dal punto di vista del diritto comunitario, il contrassegno in discorso ha una portata che non è puramente locale sul territorio rilevante qualora il suo impatto non sia circoscritto ad una parte limitata del suddetto territorio, come in via generale è nel caso di una città o di una provincia. Nondimeno, non è possibile determinare a priori, in modo astratto, quale parte di un territorio debba essere presa in considerazione per stabilire che la portata di un contrassegno eccede una dimensione locale. Pertanto, la valutazione della portata di un contrassegno deve essere effettuata in concreto, secondo le circostanze specifiche di ciascun caso.
In definitiva, perché ci si possa validamente opporre alla registrazione di un marchio comunitario o di ottenere una dichiarazione di nullità, è necessario dimostrare che, dopo la sua utilizzazione, il contrassegno fatto valere ha acquistato un’importanza che, dal punto di vista dei terzi interessati, non è circoscritta ad una parte limitata del territorio.
(v. punti 36-42)
3. L’art. 52, n. 1, lett. c), e l’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario consentono di ottenere la nullità di un marchio comunitario in base ad un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale ed avente una portata non puramente locale.
Il regolamento n. 40/94 lascia al titolare la scelta dei mezzi di prova per dimostrare che la portata del contrassegno che esso invoca non è puramente locale. Quest’ultima può essere dimostrata dall’esistenza di una rete di succursali economicamente attive su tutto il territorio interessato, ma anche in modo più semplice, ad esempio producendo fatture rilasciate al di fuori della regione ove essa ha la sua sede, articoli di stampa che mettano in evidenza il grado di notorietà tra il pubblico del contrassegno fatto valere o dimostrando che si fa riferimento all’esercizio commerciale nelle guide di viaggio.
(v. punto 43)
4. L’art. 52, n. 1, lett. c), e l’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario consentono di ottenere la nullità di un marchio comunitario in base ad un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale ed avente una portata non puramente locale.
La prova dell’utilizzazione del contrassegno fatto valere è una delle condizioni richieste onde beneficiare della tutela conferita dall’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 e solo i titolari dei contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale possono quindi pretendere siffatta tutela.
Tale circostanza configura una differenza rilevante rispetto ai marchi comunitari e ai marchi nazionali di cui all’art. 8, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, invocati nell’ambito di un procedimento di opposizione o di un procedimento di nullità. Conformemente all’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, alla regola 22 e alla regola 40, n. 6, del regolamento n. 2868/95, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 40/94, l’utilizzazione di tali marchi deve essere dimostrata solo qualora ciò sia richiesto dal richiedente o dal titolare del marchio comunitario. In tal caso l’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) deve invitare l’opponente o il richiedente la dichiarazione di nullità a fornire la prova dell’utilizzazione entro un termine preciso.
(v. punto 52)