Gevoegde zaken T‑318/06 tot en met T‑321/06
Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)
„Gemeenschapsmerk – Nietigheidprocedure – Gemeenschapsbeeldmerken GENERAL OPTICA in verschillende kleuren – Oudere handelsnaam Generalóptica – Relatieve weigeringsgrond – Plaatselijke betekenis van ouder teken – Artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94”
Samenvatting van het arrest
1. Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Inschrijving in strijd met artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 4, en 52, lid 1, sub c)
2. Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Inschrijving in strijd met artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 4, en 52, lid 1, sub c)
3. Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Inschrijving in strijd met artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 4, en 52, lid 1, sub c)
4. Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Inschrijving in strijd met artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, leden 2, sub a, en 4, en 52, lid 1, sub c)
1. Krachtens artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 4, van deze verordening, kan het bestaan van een ander teken dan een merk leiden tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk wanneer dit andere teken cumulatief aan vier voorwaarden voldoet: het moet worden gebruikt in het economisch verkeer; het moet een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben; het recht op dit teken moet zijn verkregen overeenkomstig het recht van de lidstaat waar het teken vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag werd gebruikt; tot slot moet dit teken de houder ervan het recht verlenen om het gebruik van een later merk te verbieden. Deze vier voorwaarden beperken het aantal andere tekens dan merken die kunnen worden aangevoerd ter bestrijding van de geldigheid van een gemeenschapsmerk op het gehele grondgebied van de Gemeenschap overeenkomstig artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94.
De eerste twee voorwaarden, inzake het gebruik en de betekenis van het ingeroepen teken, volgen uit de bewoordingen van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 en moeten dus tegen de achtergrond van het gemeenschapsrecht worden uitgelegd. Verordening nr. 40/94 stelt derhalve uniforme maatstaven vast inzake het gebruik van tekens en hun betekenis, die coherent zijn met de beginselen die aan het door deze verordening opgezette stelsel ten grondslag liggen.
Uit het gebruik van de woorden „indien en voor zover krachtens het voor dat teken geldende recht van de lidstaat” volgt daarentegen dat de twee overige voorwaarden, die vervolgens in artikel 8, lid 4, sub a en b, van verordening nr. 40/94 zijn genoemd, door de verordening vastgestelde voorwaarden zijn die, anders dan de voorgaande voorwaarden, moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de criteria die zijn vastgesteld in het recht dat het ingeroepen teken beheerst. Deze verwijzing naar het recht dat het ingeroepen teken beheerst, is volkomen gerechtvaardigd, aangezien op basis van verordening nr. 40/94 tekens die niet onder het stelsel van het gemeenschapsmerk vallen, kunnen worden aangevoerd tegen een gemeenschapsmerk. Bijgevolg kan alleen op basis van het recht dat het ingeroepen teken beheerst, worden bepaald of dit teken ouder is dan het gemeenschapsmerk en of het een verbod op het gebruik van een jonger merk kan rechtvaardigen.
(cf. punten 32‑34)
2. Krachtens artikel 52, lid 1, sub c, en artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan een gemeenschapsmerk nietig worden verklaard op basis van een merk dat niet is ingeschreven of op basis van een ander in het economische verkeer gebruikt teken met meer dan alleen plaatselijke betekenis.
Met betrekking tot de uitlegging van de voorwaarde inzake de betekenis van het teken, namelijk dat deze niet alleen plaatselijk mag zijn, dient om te beginnen te worden benadrukt dat de ratio legis van deze bepaling is, conflicten tussen tekens te beperken door te verhinderen dat een ouder teken, dat onvoldoende belangrijk of beduidend is, tegen de inschrijving of de geldigheid van een gemeenschapsmerk kan worden aangevoerd.
Overigens dient te worden gepreciseerd dat de betekenis van een teken dat wordt gebruikt om bepaalde handelsactiviteiten te identificeren, moet worden bepaald aan de hand van de identificatiefunctie van dit teken. In de eerste plaats moet rekening worden gehouden met de geografische dimensie van het teken, dat wil zeggen met het grondgebied waarop het wordt gebruikt om de economische activiteit van de houder ervan te identificeren, zoals uit een letterlijke uitlegging van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 volgt. In de tweede plaats moet rekening worden gehouden met de economische dimensie van het teken, bij de beoordeling waarvan in aanmerking worden genomen het tijdvak waarin het zijn functie in het economische verkeer heeft vervuld en de intensiteit van het gebruik ervan, de kring van adressaten waaronder het betrokken teken als onderscheidend bestanddeel bekend is geworden – namelijk de verbruikers, de concurrenten, zelfs de leveranciers – of de verspreiding die aan het teken is gegeven, bijvoorbeeld via reclame of op Internet.
De relevantie van het onderzoek van de economische dimensie kan worden begrepen door een teleologische uitlegging van de voorwaarde inzake de betekenis van het ingeroepen teken. Zo heeft deze voorwaarde tot doel de conflictmogelijkheden te beperken tot die welke kunnen bestaan met tekens die echt belangrijk zijn. Teneinde het effectieve en werkelijke belang van het ingeroepen teken op het betrokken grondgebied te bepalen, mogen dus niet alleen zuiver formele beoordelingen worden verricht, maar moet worden onderzocht welke impact dit teken op het betrokken grondgebied heeft na als onderscheidend bestanddeel te zijn gebruikt.
De omstandigheid dat een teken de houder ervan een uitsluitend recht op het gehele nationale grondgebied verleent, volstaat op zich dus niet om vast te stellen dat de betekenis ervan niet alleen plaatselijk is in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94.
Met betrekking tot het relevante grondgebied moet, teneinde vast te stellen dat de betekenis van het ingeroepen teken niet alleen plaatselijk is, rekening worden gehouden met de omstandigheid dat de tekens die in conflict kunnen komen met een gemeenschapsmerk, uitsluitende rechten vormen die hun oorsprong vinden in rechtsnormen die op verschillende grondgebieden gelden. Bijgevolg is het relevante grondgebied ter bepaling van de betekenis van deze uitsluitende rechten, dat waar elk van die rechtsnormen geldt. Een norm verleent immers op dit grondgebied – in zijn geheel of op een deel daarvan – uitsluitende rechten die in conflict kunnen komen met een gemeenschapsmerk.
Uit het oogpunt van het gemeenschapsrecht heeft het betrokken teken op het relevante grondgebied een betekenis die niet alleen plaatselijk is, wanneer de impact ervan niet beperkt is tot een klein deel van dat grondgebied, zoals over het algemeen het geval is voor een stad of een provincie. Er kan echter niet vooraf, op abstracte wijze, worden bepaald welk deel van een grondgebied in aanmerking moet worden genomen om vast te stellen dat een teken meer dan een plaatselijke betekenis heeft. De beoordeling van de betekenis van het teken moet dus in concreto, op basis van de omstandigheden van elke zaak, plaatsvinden.
Om zich tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk te kunnen verzetten of nietigverklaring ervan te kunnen verkrijgen, moet ten slotte worden aangetoond dat het ingeroepen teken naar het gebruik ervan een belang heeft verkregen dat uit het oogpunt van de betrokken derden niet is beperkt tot een klein deel van het relevante grondgebied.
(cf. punten 36‑42)
3. Krachtens artikel 52, lid 1, sub c, en artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan een gemeenschapsmerk nietig worden verklaard op basis van een merk dat niet is ingeschreven of op basis van een ander in het economische verkeer gebruikt teken met meer dan alleen plaatselijke betekenis.
Verordening nr. 40/94 laat de verzoeker de keuze van de bewijsmiddelen om aan te tonen dat de betekenis van het door haar ingeroepen teken niet alleen plaatselijk is. Dit kan blijken uit het bestaan van een netwerk van filialen die economisch op het gehele betrokken grondgebied actief zijn, maar kan ook eenvoudiger worden aangetoond, bijvoorbeeld aan de hand van facturen die zijn afgegeven buiten het gebied waar zij haar zetel heeft, aan de hand van persartikelen waaruit de mate van bekendheid van het publiek met het ingeroepen teken blijkt, of door te bewijzen dat reisgidsen verwijzen naar de vestiging.
(cf. punt 43)
4. Krachtens artikel 52, lid 1, sub c, en artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan een gemeenschapsmerk nietig worden verklaard op basis van een merk dat niet is ingeschreven of op basis van een ander in het economische verkeer gebruikt teken met meer dan alleen plaatselijke betekenis.
Het bewijs van het gebruik van het ingeroepen teken is één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bescherming van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, en alleen de houders van tekens die in het economische verkeer worden gebruikt, kunnen dus aanspraak maken op die bescherming.
Dit is een belangrijk verschil met de gemeenschapsmerken en de nationale merken als bedoeld in artikel 8, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94, die worden ingeroepen in het kader van een oppositie‑ of een nietigheidsprocedure. Overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en regel 22 en regel 40, lid 6, van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 hoeft het bewijs van het gebruik van die merken slechts te worden geleverd wanneer de aanvrager of de houder van het gemeenschapsmerk daarom verzoekt. In dat geval moet het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) de opposant of degene die nietigverklaring vordert, verzoeken om binnen een bepaalde termijn het bewijs van het gebruik te leveren.
(cf. punt 52)