Združene zadeve od T-318/06 do T-321/06
Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda
proti
Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)
„Znamka Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativne znamke Skupnosti GENERAL OPTICA v različnih barvah – Prejšnje trgovsko ime Generalóptica – Relativni razlog za zavrnitev – Lokalni pomen prejšnjega znaka – Člena 8(4) in 52(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94“
Povzetek sodbe
1. Znamka Skupnosti – Odpoved, razveljavitev ali ničnost – Relativni razlogi za ničnost – Registracija v nasprotju s členom 8(4) Uredbe št. 40/94
(Uredba Sveta št. 40/94, člena 8(4) in 52(1)(c))
2. Znamka Skupnosti – Odpoved, razveljavitev ali ničnost – Relativni razlogi za ničnost – Registracija v nasprotju s členom 8(4) Uredbe št. 40/94
(Uredba Sveta št. 40/94, člena 8(4) in 52(1)(c))
3. Znamka Skupnosti – Odpoved, razveljavitev ali ničnost – Relativni razlogi za ničnost – Registracija v nasprotju s členom 8(4) Uredbe št. 40/94
(Uredba Sveta št. 40/94, člena 8(4) in 52(1)(c))
4. Znamka Skupnosti – Odpoved, razveljavitev ali ničnost – Relativni razlogi za ničnost – Registracija v nasprotju s členom 8(4) Uredbe št. 40/94
(Uredba Sveta št. 40/94, členi 8(2)(a), 4 in 52(1)(c))
1. Na podlagi člena 52(1)(c) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti v povezavi s členom 8(4) te uredbe obstoj znaka, ki ni znamka, omogoča ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti, če ta znak kumulativno izpolnjuje štiri pogoje: uporabljen mora biti v gospodarskem prometu; imeti mora več kot le lokalni pomen; pravice do tega znaka so morale biti v skladu s pravom države članice, v kateri se je znak uporabljal, pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke Skupnosti; nazadnje, ta znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke. Ti štirje pogoji omejujejo število znakov, ki niso znamke in na katere se je mogoče sklicevati za izpodbijanje veljavnosti znamke Skupnosti na celotnem ozemlju Skupnosti v skladu s členom 1(2) Uredbe št. 40/94.
Prva pogoja v zvezi z uporabo in pomenom uveljavljanega znaka izhajata iz samega besedila člena 8(4) Uredbe št. 40/94 in ju je torej treba razlagati ob upoštevanju prava Skupnosti. Uredba št. 40/94 tako postavlja enotne standarde glede uporabe znakov in njihovega pomena, ki so v skladu z načeli sistema, ki ga uvaja ta direktiva.
Nasprotno pa je iz izraza „če in v obsegu, določenem z zakonom države članice, ki ta znak ureja“ razvidno, da druga dva pogoja, navedena v nadaljevanju člena 8(4)(a) in (b) Uredbe št. 40/94, pomenita pogoja, določena z Uredbo, ki se drugače kot predhodna presojata ob upoštevanju meril, ki jih določa pravo, ki velja za uveljavljani znak. Ta napotitev na pravo, ki velja za uveljavljani znak, je vsekakor upravičena, glede na to, da Uredba št. 40/94 priznava možnost, da se znaki, ki ne spadajo v sistem znamke Skupnosti, uveljavljajo proti znamki Skupnosti. Torej le pravo, ki velja za uveljavljani znak, omogoča ugotovitev, ali je ta starejši od znamke Skupnosti in ali lahko utemelji prepoved uporabe poznejše znamke.
(Glej točke od 32 do 34.)
2. Člena 52(1)(c) in 8(4) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti omogočata ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti na podlagi neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in ni samo lokalnega pomena.
Glede razlage pogoja v zvezi s pomenom znaka, ki ne sme biti zgolj lokalen, je treba najprej poudariti, da je ratio legis te določbe omejevanje sporov med znaki tako, da preprečuje, da bi prejšnji znak, ki ni dovolj pomemben ali značilen, omogočil izpodbijanje registracije ali veljavnosti znamke Skupnosti.
Sicer pa je treba pojasniti, da je treba pomen znaka, ki se uporablja za označevanje določenih poslovnih dejavnosti, opredeliti glede na njegovo vlogo označevanja. Za to ugotovitev je treba upoštevati, prvič, ozemeljsko razsežnost pomena znaka, torej ozemlje, na katerem se uporablja za označevanje gospodarske dejavnosti njegovega imetnika, kot je razvidno iz besedne razlage člena 8(4) Uredbe št. 40/94. Upoštevati je treba, drugič, gospodarsko razsežnost pomena znaka, ki se presoja ob upoštevanju časa, v katerem je imetnik opravljal svojo vlogo v gospodarskem prometu, in intenzivnosti njegove uporabe glede na krog naslovnikov, ki jim je zadevni znak postal znan kot razlikovalni element, torej potrošnikom, konkurentom pa tudi dobaviteljem, in glede na širjenje poznavanja znaka, na primer z oglaševanjem ali po spletu.
Pomembnost preučitve gospodarske razsežnosti je mogoče razumeti prek teleološke razlage pogoja v zvezi s pomenom uveljavljanega znaka. Tako je namen tega pogoja omejiti možnosti sporov na tiste, ki so mogoči v zvezi z resnično pomembnimi znaki. Za ugotavljanje dejanske in resnične pomembnosti uveljavljanega znaka na zadevnem ozemlju se torej ne smemo omejiti na zgolj formalno presojo, temveč preučiti vpliv tega znaka na obravnavanem ozemlju, potem ko je bil uporabljen kot razlikovalni element.
Tako dejstvo, da znak imetniku podeljuje izključno pravico na celotnem nacionalnem ozemlju, samo po sebi ne zadostuje za ugotovitev, da njegov pomen ni zgolj lokalen v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94.
Kar zadeva upoštevno ozemlje za ugotavljanje, da je uveljavljani znak več kot zgolj lokalnega pomena, je treba upoštevati dejstvo, da znaki, ki bi lahko posegali v znamko Skupnosti, pomenijo izključne pravice, ki imajo podlago v pravnih predpisih, ki se uporabljajo na različnih ozemljih. V skladu s tem je upoštevno ozemlje za presojo pomena izključnih pravic tisto, na katerem se uporablja vsak od teh pravnih predpisov. Na tem ozemlju namreč, v celoti ali na njegovem delu, neki predpis priznava izključne pravice, ki bi lahko posegale v znamko Skupnosti.
Z vidika prava Skupnosti obravnavani znak na upoštevnem ozemlju ni zgolj lokalnega pomena, če njegov vpliv ni omejen na ožji del navedenega ozemlja, kot je na splošno primer nekega mesta ali province. Kljub temu ni mogoče vnaprej abstraktno določiti, kakšen del ozemlja zadostuje za ugotovitev, da pomen nekega znaka presega lokalno razsežnost. Presojo pomena znaka je torej treba opraviti in concreto glede na okoliščine posameznega primera.
Nazadnje je treba za tehtno nasprotovanje registraciji znamke Skupnosti ali dosego razglasitve ničnosti dokazati, da je uveljavljani znak z uporabo pridobil pomembnost, ki z vidika zainteresiranih tretjih ni omejena na ožji del upoštevnega ozemlja.
(Glej točke od 36 do 42.)
3. Člena 52(1)(c) in 8(4) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti omogočata ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti na podlagi neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in ni samo lokalnega pomena.
Uredba št. 40/94 imetniku prepušča izbiro sredstev za dokazovanje, da je uveljavljani znak več kot zgolj lokalnega pomena. To je mogoče dokazati z obstojem mreže podružnic, ki so gospodarsko dejavne na celotnem zadevnem ozemlju, pa tudi preprosteje, na primer s predložitvijo računov, ki so bili izdani zunaj regije, v kateri ima družba sedež, člankov, ki izkazujejo stopnjo prepoznavnosti uveljavljanega znaka v javnosti, ali z dokazom, da je bilo podjetje omenjeno v turističnih vodnikih.
(Glej točko 43.)
4. Člena 52(1)(c) in 8(4) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti omogočata ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti na podlagi neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in ni samo lokalnega pomena.
Dokaz uporabe uveljavljanega znaka je eden od pogojev za varstvo, zagotovljeno s členom 8(4) Uredbe št. 40/94, in lahko torej tako varstvo zahtevajo samo imetniki znakov, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu.
To je pomembna razlika glede na znamke Skupnosti in nacionalne znamke iz člena 8(2)(a) Uredbe št. 40/94, ki se uveljavljajo v postopku z ugovorom ali v postopku za ugotavljanje ničnosti. V skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 ter s praviloma 22 in 40(6) Uredbe št. 2868/95 za izvedbo Uredbe št. 40/94 je treba uporabo teh znamk dokazovati le, če to zahteva prijavitelj ali imetnik znamke Skupnosti. V takem primeru mora Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) stranko, ki ugovarja, ali vlagatelja zahteve za ugotovitev ničnosti pozvati, naj v določenem roku posreduje dokaze o uporabi.
(Glej točko 52.)