Sag T-466/08

Lancôme parfums et beauté & Cie

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EF-ordmærket ACNO FOCUS – det ældre nationale ordmærke FOCUS – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009] – reel brug af det ældre varemærke – artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009)«

Sammendrag af dom

1.      EF-varemærker – bemærkninger fra tredjemand og indsigelse – behandling af indsigelsen – bevis for brug af det ældre varemærke – tidspunktet for femårsfristens begyndelse – tidspunktet for registrering af det ældre varemærke

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 43, stk. 2 og 3; Rådets direktiv 89/104)

2.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

1.      Det fremgår af artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, at indehaveren af et ældre EF-varemærke, som har rejst indsigelse, ikke er forpligtet til at godtgøre brug af dette varemærke, når det ældre EF-varemærke på tidspunktet for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen har været registreret i mindst fem år.

I henhold til artikel 43, stk. 3, i forordning nr. 40/94 »[finder s]tk. 2 […] anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, litra a), omhandlede ældre nationale varemærker, dog således at brug i den medlemsstat, hvor det ældre nationale varemærke er beskyttet, træder i stedet for brug i Fællesskabet«.

Selv om det fremgår af artikel 43, stk. 2, sammenholdt med stk. 3, i forordning nr. 40/94, at registreringen af et ældre nationalt varemærke udgør begyndelsestidspunktet for femårsregistreringsperioden, bemærkes, at forordning nr. 40/94 ikke gør det muligt at fastslå, på hvilken dato ældre nationale varemærker anses for registrerede i hver af medlemsstaterne.

Selv om den nationale varemærkeret blev harmoniseret ved første direktiv 89/104 om varemærker, harmoniserer nævnte direktiv ikke den processuelle del af registreringen af varemærker, således at det tilkommer den medlemsstat, for hvilken registreringsansøgningen er blevet indgivet, at fastslå det tidspunkt, hvor registreringsproceduren efter dennes egne procedureregler er afsluttet.

Heraf følger, at man med henblik på fastlæggelsen af tidspunktet for registrering af et ældre nationalt varemærke skal henholde sig til national ret i den omhandlede medlemsstat, såfremt forordning nr. 40/94 eller direktiv 89/104 ikke indeholder nogen relevante bestemmelser.

(jf. præmis 27, 28 og 30-32)

2.      Der er for den tyske kundekreds en risiko for forveksling mellem ordmærket ACNO FOCUS, der er søgt registreret som EF-varemærke for »kosmetiske præparater og makeup« henhørende under klasse 3 i Nicearrangementet, og ordmærket FOCUS, der tidligere er registreret i Tyskland for varer og tjenesteydelser bl.a. henhørende under samme klasse.

Der er en vis lighed mellem de omtvistede tegn på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan. De omhandlede varer er desuden af samme art. På denne baggrund og navnlig som følge af den omstændighed, at den relevante kundekreds kun har et ufuldstændigt billede af de omhandlede varemærker i erindringen, således at deres fælles bestanddel »focus« skaber en vis lighed mellem dem, og af den indbyrdes afhængighed mellem de faktorer der skal tages i betragtning, må det konkluderes, at der foreligger en risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn.

(jf. præmis 46, 49, 69 og 70)