Zaak T‑466/08

Lancôme parfums et beauté & Cie

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ACNO FOCUS – Ouder nationaal woordmerk FOCUS – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009] – Normaal gebruik van ouder merk – Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009)”

Samenvatting van het arrest

1.      Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van oppositie – Bewijs van gebruik van ouder merk – Beginpunt van termijn van vijf jaar – Datum waarop ouder merk ingeschreven is

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3; richtlijn 89/104 van de Raad)

2.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

1.      Blijkens artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk dient de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het gebruik van dit merk slechts te bewijzen indien het oudere gemeenschapsmerk op het tijdstip van de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag sinds ten minste vijf jaar is ingeschreven.

Luidens artikel 43, lid 3, van verordening nr. 40/94 „[is] [l]id 2 [...] van toepassing op de in artikel 8, lid 2, [sub] a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt”.

Weliswaar volgt uit de gecombineerde lezing van de leden 2 en 3 van artikel 43 van verordening nr. 40/94 dat de inschrijving van een ouder nationaal merk het beginpunt van het tijdvak van vijf jaar inschrijving vormt, maar op basis van verordening nr. 40/94 kan niet worden bepaald op welke datum de oudere nationale merken in elk van de lidstaten als ingeschreven worden beschouwd.

Het nationale merkenrecht is weliswaar geharmoniseerd door Eerste richtlijn 89/104 betreffende de merken, maar die richtlijn harmoniseert het procedurele aspect van de inschrijving van merken niet, zodat het staat aan de lidstaat waarvoor de inschrijvingsaanvraag is ingediend, op basis van zijn eigen procedurevoorschriften te bepalen op welk tijdstip de inschrijvingsprocedure eindigt.

Aangezien verordening nr. 40/94 en richtlijn 89/104 daarover niets bepalen, dient bijgevolg beroep op het nationale recht van de betrokken lidstaat te worden gedaan om de datum van inschrijving van een ouder nationaal merk te bepalen.

(cf. punten 27‑28, 30‑32)

2.      Voor het Duitse publiek bestaat er gevaar voor verwarring tussen het woordteken ACNO FOCUS, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „Cosmetische producten en make-upproducten” behorend tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en het woordmerk FOCUS, dat eerder in Duitsland is ingeschreven voor waren en diensten van onder andere dezelfde klasse.

Er bestaat namelijk een zekere overeenstemming op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak tussen de conflicterende tekens. Bovendien zijn de aan de orde zijnde waren dezelfde. In die omstandigheden, in het bijzonder het feit dat het relevante publiek slechts een onvolmaakt beeld van de betrokken merken bijblijft, zodat het gemeenschappelijke element ervan, het woord „focus”, zorgt voor een zekere overeenstemming tussen deze merken, en de onderlinge samenhang van de verschillende in aanmerking te nemen factoren, moet worden vastgesteld dat er gevaar voor verwarring van de twee conflicterende tekens bestaat.

(cf. punten 46, 49, 69‑70)