ARREST VAN HET GERECHT (Negende kamer)
7 mei 2015 (*)
„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk GELENKGOLD – Ouder gemeenschapsbeeldmerk dat een tijger weergeeft – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Wijziging van het onderscheidend vermogen van het oudere merk – Fonetische overeenstemming van de tekens – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”
In zaak T‑599/13,
Cosmowell GmbH, gevestigd te Sankt Johann in Tirol (Oostenrijk), vertegenwoordigd door J. Sachs, advocaat,
verzoekster,
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Walicka als gemachtigde,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:
Haw Par Corp. Ltd, gevestigd te Singapore (Singapore), vertegenwoordigd door C. Schultze, J. Ossing, R.‑D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann en C. Gehweiler, advocaten,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 5 september 2013 (zaak R 2013/2012‑4), inzake een oppositieprocedure tussen Haw Par Corp. Ltd en Cosmowell GmbH,
wijst
HET GERECHT (Negende kamer),
samengesteld als volgt: G. Berardis (rapporteur), president, O. Czúcz en A. Popescu, rechters,
griffier: J. Weychert, administrateur,
gezien het op 11 november 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 27 februari 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,
gezien de op 21 februari 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
gezien de op 16 mei 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,
gezien de op 24 juli 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van dupliek van interveniënte,
na de terechtzitting op 22 januari 2015, waaraan interveniënte niet heeft deelgenomen,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1 Op 11 mei 2011 heeft verzoekster, Cosmowell GmbH, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).
2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldmerk:
3 De waren waarvoor de merkaanvraag is ingediend, behoren tot klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Farmaceutische en diergeneeskundige producten; diëtische substanties voor medisch gebruik; voedingssupplementen; voedseladditieven voor medisch gebruik; voedseladditieven voor niet-medisch gebruik; minerale voedseladditieven”.
4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 118/2011 van 27 juni 2011 gepubliceerd.
5 Op 14 september 2011 heeft interveniënte, Haw Par Corp. Ltd, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk, inzonderheid voor de in punt 3 hierboven vermelde waren.
6 De oppositie was met name gebaseerd op het hierna afgebeelde oudere gemeenschapsbeeldmerk, dat op 25 november 1998 is ingeschreven onder nr. 228288 en dat is vernieuwd tot 16 april 2016:
7 Het oudere merk duidt onder meer waren aan die behoren tot klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice en die zijn omschreven als volgt: „Farmaceutische producten; medicinale en geneeskrachtige preparaten voor gebruik door mensen; pleisters, zwachtels en verbandmiddelen; medicinale pleisters, zwachtels en verbandmiddelen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende middelen; onkruidverdelgingsmiddelen; insectenwerende middelen”.
8 Ter ondersteuning van de oppositie werd de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 aangevoerd.
9 Op 30 augustus 2012 heeft de oppositieafdeling de oppositie volledig toegewezen.
10 Op 29 oktober 2012 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
11 Bij beslissing van 5 september 2013 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen en bevestigd dat gevaar voor verwarring bestond. De kamer van beroep heeft daartoe met name geoordeeld als volgt:
– het relevante publiek is meer dan gemiddeld aandachtig en het betrokken grondgebied is dat van de volledige Europese Unie, ook al is het passend om eerst het Duitstalige publiek in aanmerking te nemen;
– de genoemde waren zijn deels identiek en deels soortgelijk;
– wat de vergelijking van de tekens betreft, waarbij rekening dient te worden gehouden met het oudere merk zoals het is ingeschreven en niet zoals het beweerdelijk wordt gebruikt, kan worden vastgesteld dat deze tekens visueel in gemiddelde mate overeenstemmen en begripsmatig in hoge mate overeenstemmen, terwijl de tekens niet met elkaar kunnen worden vergeleken op fonetisch gebied;
– het oudere merk beschikt over een gemiddeld intrinsiek onderscheidend vermogen;
– er bestaat gevaar voor verwarring bij het publiek, los van de vraag of dit merk een groter onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt in Duitsland.
Conclusies van partijen
12 Verzoekster verzoekt het Gerecht in haar verzoekschrift:
– de bestreden beslissing te vernietigen;
– de oppositie af te wijzen;
– interveniënte te verwijzen in verzoeksters kosten, daaronder begrepen de kosten van de procedure voor de kamer van beroep.
13 Ter terechtzitting heeft verzoekster allereerst – ter beantwoording van een vraag van het Gerecht – haar tweede conclusie aangepast door enkel nog de afwijzing van de oppositie te vorderen voor zover deze op het in punt 6 hierboven weergegeven oudere merk was gebaseerd en niet tevens op de andere merken waarop interveniënte zich ter onderbouwing van haar oppositie had beroepen en die in de bestreden beslissing niet zijn onderzocht.
14 Vervolgens heeft verzoekster bijkomend gevorderd dat ook het BHIM zou worden verwezen in de kosten.
15 Het BHIM en interveniënte verzoeken het Gerecht:
– het beroep te verwerpen;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
16 Ter terechtzitting heeft het BHIM om te beginnen aangevoerd dat verzoeksters tweede conclusie, zoals deze in het verzoekschrift is geformuleerd, niet-ontvankelijk is, en voorts heeft het zich aan het oordeel van het Gerecht gerefereerd wat de ontvankelijkheid ratione temporis van verzoeksters nieuwe vordering aangaande de kosten betreft.
In rechte
17 Verzoekster voert één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
18 Zij stelt in hoofdzaak dat de kamer van beroep bij de vergelijking van de conflicterende tekens geen rekening heeft gehouden met het aangevraagde merk in zijn geheel. Bovendien zou de kamer van beroep ten onrechte hebben geoordeeld dat de conflicterende tekens fonetisch niet konden worden vergeleken doordat het oudere merk een zuiver beeldmerk is, en zij heeft geen rekening gehouden met de vorm waarin het oudere merk daadwerkelijk is gebruikt.
19 Het BHIM en interveniënte bestrijden verzoeksters argumenten.
20 Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd, en dat verwarring het gevaar voor associatie met het oudere merk omvat.
21 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van gevaar voor verwarring, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten percipieert en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Jurispr., EU:T:2003:199, punten 30‑33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Relevant publiek
22 Volgens de rechtspraak dient in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te worden uitgegaan van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Jurispr., EU:T:2007:46, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
23 In casu heeft de kamer van beroep eerst aangegeven – in punt 18 van de bestreden beslissing – dat het oudere merk een gemeenschapsmerk betrof en dat het betrokken grondgebied dat van de Unie was, ook al heeft zij zich „in eerste instantie” op de perceptie van het Duitstalige publiek gebaseerd. Vervolgens heeft zij in punt 18 en in de punten 30 en 31 van deze beslissing in wezen geoordeeld dat het relevante publiek, dat uit zowel het grote publiek als de specialisten op farmaceutisch, medisch en diergeneeskundig gebied bestond, meer dan gemiddeld aandachtig was, aangezien de door de conflicterende merken aangeduide waren in mindere of meerdere mate een invloed hadden op de gezondheid van de mens en van huisdieren.
24 De vaststellingen van de kamer van beroep betreffende het relevante grondgebied en het aandachtsniveau van het publiek dienen te worden bevestigd, aangezien deze overeenstemmen met de rechtspraak [zie in die zin arresten van 15 december 2010, Novartis/BHIM – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, Jurispr., EU:T:2010:520, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 11 juni 2014, Golam/BHIM – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX), T‑281/13, EU:T:2014:440, punten 30‑32].
Vergelijking van de waren
25 Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, alsook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Er kan ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de distributiekanalen van de betrokken waren [zie arrest van 11 juli 2007, El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Jurispr., EU:T:2007:219, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
26 In casu heeft de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing de – voor haar niet betwiste – conclusies van de oppositieafdeling bevestigd volgens welke de door het aangevraagde merk aangeduide farmaceutische en diergeneeskundige producten dezelfde waren betroffen als de farmaceutische en diergeneeskundige producten waarop het oudere merk betrekking had, terwijl de andere betrokken producten soortgelijk waren.
27 Deze beoordeling, die conform de rechtspraak is [zie in die zin arresten van 29 februari 2012, Certmedica International en Lehning entreprise/BHIM – Lehning entreprise en Certmedica International (L112), T‑77/10 en T‑78/10, EU:T:2012:95, punten 93 en 94, en 11 juni 2014, Golam/BHIM – Pentafarma (METABOL), T‑486/12, EU:T:2014:508, punt 40], moet worden bevestigd en wordt door partijen overigens niet betwist.
Vergelijking van de tekens
28 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C‑334/05 P, Jurispr., EU:C:2007:333, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
29 Bij de beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij deze vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie arrest BHIM/Shaker, punt 28 supra, EU:C:2007:333, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (arrest BHIM/Shaker, punt 28 supra, EU:C:2007:333, punt 42). Dit kan met name het geval zijn wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen van het merk verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door dat merk wordt opgeroepen (arrest van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, punten 42 en 43).
30 In casu heeft de kamer van beroep er om te beginnen aan herinnerd dat voor de vergelijking van de tekens enkel rekening mocht worden gehouden met de tekens zoals die waren ingeschreven bij het BHIM. Vervolgens heeft zij geoordeeld dat deze tekens visueel in gemiddelde mate overeenstemden, begripsmatig in hoge mate overeenstemden, en fonetisch niet met elkaar konden worden vergeleken.
31 Verzoekster betoogt in de eerste plaats dat rekening had moeten worden gehouden met de vorm waarin het oudere merk door interveniënte is gebruikt. In de tweede plaats betwist zij de manier waarop de kamer van beroep de drie voornoemde wijzen van overeenstemming heeft beoordeeld.
32 Het BHIM en interveniënte bestrijden de argumenten van verzoekster.
Verzoeksters argumenten betreffende de vorm waarin het oudere merk is gebruikt
33 Verzoekster voert aan dat de kamer van beroep bij haar beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens er ten onrechte geen rekening mee heeft gehouden dat interveniënte het oudere merk niet heeft gebruikt zoals het is ingeschreven, te weten als louter beeldmerk dat een tijger weergeeft. Interveniënte heeft aan deze afbeelding immers het woordelement „tiger balm” toegevoegd, alsook een aantal letters in een schrijfwijze uit het Verre Oosten, waardoor de overeenstemming tussen de tekens vermindert, onder meer doordat het aangevraagde merk niet naar de oosterse cultuur verwijst.
34 Het BHIM en interveniënte stellen daarentegen dat de kamer van beroep de conflicterende tekens terecht heeft vergeleken op basis van de vorm ervan zoals die is ingeschreven bij het BHIM.
35 De desbetreffende argumenten van verzoekster kunnen niet slagen. Volgens de rechtspraak moet het gevaar voor verwarring in beginsel immers worden beoordeeld aan de hand van een vergelijking van het aangevraagde merk zoals het is omschreven in het register van het BHIM, en het oudere merk zoals het is ingeschreven [zie in die zin arresten van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C‑234/06 P, Jurispr., EU:C:2007:514, punt 62, en 7 februari 2012, Dosenbach-Ochsner/BHIM – Sisma (Weergave van olifanten in een rechthoek), T‑424/10, Jurispr., EU:T:2012:58, punt 38].
36 Deze vaststelling strookt met het beginsel volgens hetwelk een partij die een aanvraag voor een gemeenschapsmerk heeft ingediend waartegen oppositie is ingesteld op basis van een ouder merk en die van mening is dat dit laatste merk enkel is gebruikt in een verschijningsvorm die het onderscheidend vermogen ervan wijzigt, overeenkomstig artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 kan eisen dat het bewijs wordt geleverd dat dit oudere merk normaal is gebruikt. Het is in het kader van het onderzoek van een dergelijke aanvraag dat het BHIM de in artikel 15, lid 1, onder a), van deze verordening vermelde vraag kan beoordelen, namelijk of het oudere merk enkel normaal is gebruikt in een vorm die verschilt van de vorm waarin dit merk is ingeschreven en die het onderscheidend vermogen ervan wijzigt. Indien dat het geval is, wordt de oppositie afgewezen, zonder dat het BHIM zich uitspreekt over het eventuele bestaan van gevaar voor verwarring.
37 In casu heeft verzoekster voor de oppositieafdeling niet uitdrukkelijk gevorderd dat interveniënte het bewijs levert van het normaal gebruik van het oudere merk. In dit verband moet erop worden gewezen dat, anders dan verzoekster ter terechtzitting heeft verklaard, haar opmerkingen over de oppositie die zij op 20 februari 2012 bij het BHIM heeft ingediend, geen dergelijk verzoek bevatten, maar zij daarin louter heeft aangevoerd dat bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring rekening moest worden gehouden met de vorm waarin het oudere merk was gebruikt.
38 Volgens vaste rechtspraak moet de vraag of het bewijs is geleverd dat het oudere merk normaal is gebruikt, evenwel expliciet en tijdig worden geformuleerd voor de oppositieafdeling, aangezien het normale gebruik van het oudere merk een kwestie is die, wanneer zij door de merkaanvrager aan de orde wordt gesteld, moet worden geregeld alvorens uitspraak wordt gedaan over de oppositie zelf [zie in die zin arrest van 22 maart 2007, Saint-Gobain Pam/BHIM – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Jurispr., EU:T:2007:96, punten 34 en 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
39 Dit verzoek kan dus niet voor het eerst worden ingediend voor de kamer van beroep (zie in die zin arrest PAM PLUVIAL, punt 38 supra, EU:T:2007:96, punt 39), en evenmin voor het Gerecht [zie in die zin arrest van 7 november 2007, NV Marly/BHIM – Erdal (Top iX), T‑57/06, EU:T:2007:333, punt 18].
40 Bovendien moet verzoeksters argument worden afgewezen dat zij ontleent aan het arrest van 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare e.a. (C‑252/12, Jurispr., EU:C:2013:497). In dat arrest heeft het Hof namelijk gepreciseerd dat, wanneer een gemeenschapsmerk in zwart en wit en niet in kleur is ingeschreven maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling (arrest Specsavers International Healthcare e.a., reeds aangehaald, EU:C:2013:497, punten 37 en 41). De omstandigheden van de onderhavige zaak verschillen echter van die waarover het Hof zich in dat arrest heeft uitgesproken, aangezien verzoekster beweert dat het oudere merk van interveniënte niet moet worden beschermd zoals het is ingeschreven, maar enkel zoals het is gebruikt. De kwestie waarover het Hof zich in die zaak heeft uitgesproken, betrof daarentegen de vraag of het gevaar voor verwarring tussen twee merken toeneemt doordat het jongere merk niet alleen de vorm overneemt van het oudere merk zoals het is ingeschreven, maar ook de kleuren waarin dit laatste merk daadwerkelijk is gebruikt.
41 Gelet op de voorgaande overwegingen dienen deze argumenten van verzoekster te worden afgewezen en moet worden onderzocht of de kamer van beroep de overeenstemming tussen de tekens op goede gronden heeft beoordeeld op basis van het oudere merk zoals het is ingeschreven, namelijk als een louter beeld dat een tijger weergeeft.
Visuele vergelijking
42 De kamer van beroep heeft in punt 25 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de conflicterende tekens op visueel gebied in gemiddelde mate overeenstemden, aangezien de gelijkenissen die uit hun beeldelementen naar voren kwamen, niet werden geneutraliseerd door het feit dat enkel in het aangevraagde merk een woordelement was opgenomen.
43 Verzoekster betoogt ten eerste dat de afbeeldingen van een tijger die in elk van de conflicterende tekens zijn weergegeven, van elkaar verschillen, met name betreffende de richting waarin het dier springt, de zichtbaarheid van de klauwen, de strepen van de pels en de kleur van de punt van de staart. Deze verschillen zijn des te meer van belang omdat beide tekens in kwestie volgens haar realistische afbeeldingen van een tijger betreffen. Ten tweede benadrukt zij dat enkel het aangevraagde merk een woordelement bevat, namelijk het woord „gelenkgold”, dat een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft en waaraan niet simpelweg kan worden voorbijgegaan.
44 Het BHIM en interveniënte merken op dat het woordelement in een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs het dominerende bestanddeel ervan is, aangezien het beeldelement een zelfstandige onderscheidende plaats daarin kan behouden, en dat de beeldelementen van de conflicterende tekens, ondanks hun kleine verschillen, het relevante publiek zullen bijblijven als beelden van een springende tijger, met opengesperde muil en opwaarts gerichte staart.
45 In de eerste plaats moet worden onderstreept dat uit de punten 22 tot en met 25 van de bestreden beslissing blijkt dat de kamer van beroep de conflicterende tekens visueel met elkaar heeft vergeleken aan de hand van alle bestanddelen van het aangevraagde merk enerzijds en het beeldelement waaruit het oudere merk bestaat anderzijds. Deze benadering moet worden goedgekeurd, aangezien het woordelement „gelenkgold” in het aangevraagde merk, gelet op de in punt 29 hierboven in herinnering geroepen rechtspraak, geenszins verwaarloosbaar is, net zomin als dat voor de afbeelding van een tijger het geval is.
46 Verder is de afbeelding van een tijger in het aangevraagde merk dermate groot en op een dergelijke plaats weergegeven dat het relevante publiek dit beeld zeker zal opmerken.
47 In de tweede plaats moet de in punt 24 van de bestreden beslissing door de kamer van beroep verrichte vaststelling worden bevestigd volgens welke de verschillen tussen de twee betrokken afbeeldingen van een tijger in wezen niet aanzienlijk afdoen aan de visuele overeenstemming tussen de tekens. De gemiddelde consument heeft immers slechts zelden de mogelijkheid om de verschillende tekens rechtstreeks met elkaar te vergelijken en hij moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (zie arrest van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C‑412/05 P, Jurispr., EU:C:2007:252, punt 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
48 In de derde plaats moet eraan worden aan herinnerd dat uit vaste rechtspraak volgt dat wanneer een merk uit woord- én beeldelementen bestaat, de eerstgenoemde bestanddelen volgens de rechtspraak in beginsel meer onderscheidend zijn dan de tweede, aangezien de gemiddelde consument gemakkelijker naar de betrokken waar zal verwijzen door het noemen van de naam van het merk dan door het beschrijven van het beeldelement ervan [zie arrest van 7 februari 2013, AMC-Representações Têxteis/BHIM – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, EU:T:2013:68, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Dat is in casu het geval, aangezien de term „gelenkgold” een belangrijke plaats inneemt in het aangevraagde merk en schuin opwaarts naar rechts is geschreven, in vette druk en met een dikke zwarte rand rondom de letters, die in het wit zijn geschreven.
49 Gelet op een en ander moet worden geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft vastgesteld dat de conflicterende tekens in gemiddelde mate overeenstemmen, aangezien zij in werkelijkheid slechts in geringe mate overeenstemmen.
Fonetische vergelijking
50 In punt 26 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de conflicterende tekens op fonetisch gebied niet met elkaar konden worden vergeleken, aangezien het oudere merk geen woordelementen bevat.
51 Verzoekster verwijt de kamer van beroep op die manier voorbij te zijn gegaan aan het woordelement in het aangevraagde merk, op basis waarvan elke fonetische overeenstemming kan worden uitgesloten.
52 Het BHIM en interveniënte stellen dat de kamer van beroep terecht tot de slotsom is gekomen dat in casu geen fonetische vergelijking kon worden verricht.
53 In de eerste plaats volgt dienaangaande uit de rechtspraak dat wanneer een zuiver beeldmerk een vorm weergeeft die het relevante publiek gemakkelijk kan herkennen en met een bepaald specifiek woord kan associëren, het dit merk met dat woord zal aanduiden, terwijl het naar een beeldmerk dat ook een woordelement bevat, in beginsel via dit woord zal verwijzen.
54 Aldus heeft het Gerecht, ten eerste, in het arrest van 7 september 2006, L & D/BHIM – Sämann (Aire Limpio) (T‑168/04, Jurispr., EU:T:2006:245, punt 96), geoordeeld dat er een fonetisch verschil tussen de conflicterende tekens bestond doordat het oudere merk, een louter grafisch teken in de vorm van de afbeelding van een dennenboom, mondeling kon worden overgebracht dankzij een beschrijving van het teken, terwijl het merk waarvoor inschrijving was aangevraagd en dat uit een beeldelement dat een dennenboom weergaf die gelijkenissen met die van het oudere merk vertoonde en uit het woordelement „aire limpio” bestond, kon worden uitgesproken doordat het dit woordelement bevatte. Diezelfde conclusie is in het arrest van 2 juli 2009, Fitoussi/BHIM – Loriot (IBIZA REPUBLIC) (T‑311/08, EU:T:2009:244, punt 43), getrokken met betrekking tot een ouder louter grafisch merk dat een ster weergaf, en een aangevraagd merk waarin naast die ster het woordelement „ibiza republic” was opgenomen.
55 Ten tweede heeft het Gerecht, in het arrest van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.) (T‑81/03, T‑82/03 en T‑103/03, Jurispr., EU:T:2006:397, punten 93 en 94), erkend dat sprake was van fonetische overeenstemming tussen aangevraagde merken bestaande uit de kop van een hert en het woordelement „venado” enerzijds, en een ouder, zuiver beeldmerk dat de kop van een hert weergaf anderzijds. Volgens het Gerecht kon het Spaanse publiek het woord „venado” (hert, groot wild) immers gebruiken ter aanduiding van het oudere merk, dat geen woordelementen bevatte. Een analoge redenering is in het arrest van 17 april 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./BHIM – Pelikan (Weergave van een pelikaan) (T‑389/03, EU:T:2008:114, punten 93 en 94), gehanteerd met betrekking tot oudere beeldmerken waarin de afbeelding van een pelikaan en het woordelement „pelikan” waren samengevoegd, en een aangevraagd merk dat uitsluitend uit de afbeelding van een pelikaan bestond. Voor die vaststelling werd er rekening mee gehouden dat het beeld van een pelikaan in de door het relevante publiek gesproken talen mondeling werd uitgedrukt met een woord dat zeer sterk leek op dat woordelement.
56 In de tweede plaats zij erop gewezen dat de door het BHIM aangehaalde rechtspraak niet afdoet aan het in punt 53 hierboven uiteengezette beginsel.
57 Ten eerste refereert het BHIM immers aan het arrest van 25 maart 2010, Nestlé/BHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle en Golden Eagle Deluxe) (T‑5/08–T‑7/08, Jurispr., EU:T:2010:123), in welke zaken een vergelijking diende te worden gemaakt tussen samengestelde merken bevattende de woordelementen „golden eagle” of „golden eagle deluxe” en beeldelementen die koffiebonen en een mok koffie weergaven enerzijds, en een ouder, volledig grafisch merk dat alleen uit diezelfde beeldelementen bestond. De kamer van beroep had uitgesloten dat gevaar voor verwarring kon bestaan aangezien de tekens volgens haar niet overeenstemden (arrest Golden Eagle en Golden Eagle Deluxe, reeds aangehaald, EU:T:2010:123, punt 19). Verzoekster, houdster van het oudere merk, verweet de kamer van beroep geen fonetische vergelijking van de tekens te hebben verricht, wat volgens haar mogelijk was, ondanks het ontbreken van woordelementen in dat merk. Dit argument, waarmee in wezen werd verzocht vast te stellen dat sprake was van fonetische overeenstemming doordat de beeldelementen van de tekens identiek waren, is door het Gerecht niet afgewezen op grond dat die vergelijking onmogelijk was, maar wel omdat deze niet relevant was. Het heeft er in dit verband op gewezen dat het relevante publiek ter aanduiding van de aangevraagde merken het woordelement ervan zal aanhalen, maar niet het beeldelement ervan zal beschrijven (arrest Golden Eagle en Golden Eagle Deluxe, reeds aangehaald, EU:T:2010:123, punten 66 en 67).
58 Hieruit volgt dat in de zaken die aanleiding hebben gegeven tot het arrest Golden Eagle en Golden Eagle Deluxe, punt 57 supra (EU:T:2010:123), de door verzoekster aangevoerde fonetische vergelijking niet ter zake dienend was, aangezien op basis daarvan, gelet op de omstandigheden van de zaak, de vaststelling van de kamer van beroep dat de conflicterende tekens verschilden, niet ter discussie kon worden gesteld. Derhalve mag geenszins worden aangenomen dat in dat arrest is afgeweken van het beginsel en de rechtspraak die in de punten 53 tot en met 55 hierboven zijn vermeld, aangezien in dat arrest integendeel juist toepassing van dat beginsel wordt gemaakt.
59 Ten tweede beroept het BHIM zich op het arrest Weergave van olifanten in een rechthoek, punt 35 supra (EU:T:2012:58), dat is uitgesproken in een zaak betreffende een zuiver beeldmerk in de vorm van een afbeelding van verschillende olifanten in een rechthoek, en waartegen een nietigheidsprocedure was ingeleid op basis van eveneens louter grafische beeldmerken met de afbeelding van olifanten en het oudere zuivere woordmerk ELEFANTEN. Verzoekster, houdster van de oudere merken, voerde met name aan dat de kamer van beroep ten onrechte had verklaard dat tussen de conflicterende tekens bepaalde fonetische verschillen bestonden. Onder verwijzing naar het arrest Golden Eagle en Golden Eagle Deluxe, punt 57 supra (EU:T:2010:123), heeft het Gerecht dienaangaande geoordeeld dat het onderzoek naar de overeenstemming irrelevant was, aangezien het ontbreken van beeldelementen in het betwiste merk ertoe leidde dat dit merk enkel kon worden uitgesproken door een mondelinge beschrijving van de visuele of begripsmatige inhoud ervan. De fonetische vergelijking van de conflicterende tekens had dan ook geen autonome betekenis ten opzichte van de visuele en de begripsmatige vergelijking ervan (zie in die zin arrest Weergave van olifanten in een rechthoek, punt 35 hierboven, EU:T:2012:58, punten 45 en 46).
60 Beklemtoond moet worden dat het arrest Weergave van olifanten in een rechthoek, punt 35 supra (EU:T:2012:58), een bijzonder geval betreft waarin een louter grafisch teken diende te worden vergeleken met andere louter grafische tekens en met een zuiver woordmerk waarvan de betekenis overeenkwam met die van deze beeldtekens. Het is enkel met betrekking tot die omstandigheden dat het Gerecht heeft geoordeeld dat de fonetische vergelijking geen doel diende en niets toevoegde aan de twee andere vergelijkingen.
61 Bijgevolg kan het arrest Weergave van olifanten in een rechthoek, punt 35 supra (EU:T:2012:58), niet aldus worden uitgelegd dat daarin wordt teruggekomen van het beginsel dat in punt 53 hierboven in herinnering is geroepen.
62 In de derde plaats moet worden benadrukt dat het Gerecht in het arrest van 17 mei 2013, Sanofi Pasteur MSD/BHIM – Mundipharma (Weergave van twee verstrengelde sikkels) (T‑502/11, EU:T:2013:263, punt 49), weliswaar de vaststelling van de kamer van beroep heeft bevestigd volgens welke de conflicterende tekens fonetisch niet met elkaar konden worden vergeleken, maar ook heeft gepreciseerd dat het tekens betrof die niet alleen louter grafisch maar ook abstract waren. Het beginsel dat in punt 53 hierboven is uiteengezet, ziet evenwel op zuivere beeldtekens die, zoals in casu de afbeelding van een tijger, niet abstract zijn, maar rechtstreeks met een bepaald concreet woord kunnen worden geassocieerd.
63 Bovendien moet erop worden gewezen dat dit beginsel evenmin indruist tegen de rechtspraak die voortvloeit uit het arrest van 8 oktober 2014, Fuchs/BHIM – Les Complices (Ster in een cirkel) (T‑342/12, Jurispr., EU:T:2014:858, punten 46‑48). Ook al heeft het Gerecht in dat arrest verklaard dat een fonetische vergelijking van twee zuivere beeldmerken die allebei een ster weergeven onmogelijk is, het heeft immers niettemin herinnerd aan de rechtspraak volgens welke de fonetische vergelijking met betrekking tot beeldmerken irrelevant – en niet onmogelijk – is. Hoe dan ook heeft het voornoemde arrest Ster in een cirkel, reeds aangehaald (EU:T:2014:858), betrekking op een situatie waarin alle conflicterende tekens louter grafisch zijn, terwijl de situatie waarover het in punt 53 hierboven gaat – en welk geval in de onderhavige zaak aan de orde is – de fonetische vergelijking betreft van een zuiver beeldmerk en een beeldmerk dat ook een woordelement bevat.
64 Gelet op de voorgaande overwegingen moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep in casu ten onrechte heeft geoordeeld dat het onmogelijk was om de conflicterende tekens fonetisch met elkaar te vergelijken.
65 Rekening ermee houdend dat het relevante publiek naar het aangevraagde merk zal verwijzen door het in dit merk opgenomen woordelement „gelenkgold” uit te spreken, terwijl het met betrekking tot het oudere merk enkel het woord „tijger” zal kunnen uitspreken, moet worden geconstateerd dat de conflicterende tekens, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, in fonetisch opzicht verschillen.
Begripsmatige vergelijking
66 In punt 27 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de conflicterende tekens begripsmatig in hoge mate overeenstemmen, aangezien zij elk het beeld van een springende tijger hanteren en aldus refereren aan de gedachte van kracht en behendigheid. De kamer van beroep heeft hieraan toegevoegd dat het Duitstalige publiek het woordelement „gelenkgold” in het aangevraagde merk zal opvatten als een verwijzing naar gezonde gewrichten, waardoor de gedachte van behendigheid die de afbeeldingen van de tijgers oproepen, nog wordt versterkt.
67 Verzoekster stelt in hoofdzaak dat het beeld van een tijger in beide conflicterende tekens geen begripsmatige overeenstemming oplevert die tot gevaar voor verwarring leidt. Bovendien verwijt zij de kamer van beroep geen rekening te hebben gehouden met het woordelement in het aangevraagde merk, waarvan de betekenis het niet-Duitstalige publiek zal ontgaan, behoudens misschien het woord „gold”.
68 Het BHIM stelt dat de kamer van beroep geen beoordelingsfout heeft gemaakt en preciseert dat de term „gelenkgold” niet zal worden begrepen door het niet-Duitstalige publiek.
69 Interveniënte voegt daaraan toe dat het woordelement „gelenkgold” zeer weinig onderscheidend vermogen heeft voor de waren die door de conflicterende merken worden aangeduid, terwijl dat niet het geval is voor de afbeelding van een tijger.
70 Wat in de eerste plaats het relevante publiek betreft dat Duits verstaat en dat dus het woord „gelenkgold” zal begrijpen, beletten de samenvoeging van de woorden „gelenk” (gewricht) en „gold” (goud) alsook het feit dat dit woordelement – dat niet meteen dezelfde ideeën oproept als die waarmee het beeld van een tijger worden geassocieerd – alleen in het aangevraagde merk voorkomt, dat kan worden geoordeeld dat de conflicterende tekens de door de kamer van beroep vastgestelde hoge mate van begripsmatige overeenstemming vertonen. Deze tekens zijn voor het Duitse publiek immers slechts in gemiddelde mate overeenstemmend.
71 Wat in de tweede plaats het niet-Duitstalige deel van het relevante publiek betreft, moet om te beginnen worden opgemerkt dat uit de bestreden beslissing niet duidelijk blijkt of de kamer van beroep bij haar beoordeling van de begripsmatige overeenstemming rekening met dit publiek heeft gehouden. Haar bevinding dat sprake is van een hoge mate van begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende tekens volgt immers onmiddellijk op haar vaststelling dat de term „gelenkgold” voor het Duitstalige publiek de door het beeld van een tijger gewekte gedachte van behendigheid versterkt. Vervolgens, gesteld al dat de kamer van beroep zou hebben geoordeeld dat haar conclusie inzake de begripsmatige overeenstemming voor het volledige relevante publiek gold, kan die conclusie zelfs met betrekking tot het niet-Duitstalige publiek niet worden bevestigd. Dit publiek zal in de term „gelenkgold” immers het woord „gold” herkennen, dat niet in het oudere merk wordt aangetroffen. Bijgevolg vertonen de conflicterende tekens ook voor het niet-Duitstalige publiek slechts een gemiddelde mate van begripsmatige overeenstemming.
72 Gelet op wat voorafgaat, moet worden geoordeeld dat de conflicterende tekens visueel in geringe mate overeenstemmen, begripsmatig in gemiddelde mate overeenstemmen, en fonetisch van elkaar verschillen.
Gevaar voor verwarring
73 De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arrest van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, Jurispr., EU:C:1998:442, punt 17, en arrest VENADO met kader e.a., punt 55 supra, EU:T:2006:397, punt 74).
74 Voorts is het gevaar voor verwarring des te groter naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (arrest van 11 november 1997, SABEL, C‑251/95, Jurispr., EU:C:1997:528, punt 24).
75 In de punten 29 tot en met 32 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat, gelet op haar vaststellingen betreffende de gelijkheid dan wel de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming van de tekens alsmede het intrinsiek normale onderscheidende vermogen van het oudere merk, sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken, in weerwil van het relatief hoge aandachtsniveau van het relevante publiek en ongeacht de vraag of het oudere merk een groter onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat interveniënte ervan had gemaakt in Duitsland.
76 Met die conclusie van de kamer van beroep kan niet worden ingestemd. Deze laatste is immers tot die bevinding gekomen doordat zij de mate van visuele en begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende tekens heeft overschat, zij de fonetische verschillen tussen die tekens ten onrechte niet in aanmerking heeft genomen en zij ervoor heeft gekozen om de gegevens die interveniënte had overgelegd als bewijs dat het oudere merk een groter onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat zij ervan had gemaakt, niet te onderzoeken. De conclusie betreffende het bestaan van gevaar voor verwarring gaat door deze beoordelingsfouten te meer mank als rekening wordt gehouden met het hogere dan gemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek dat de kamer van beroep op goede gronden in aanmerking heeft genomen (zie punt 23 hierboven).
77 In die omstandigheden moet het enige middel van verzoekster worden toegewezen.
Gevolgtrekkingen voor de afdoening van het beroep
78 Gelet op alles wat voorafgaat, dient verzoeksters eerste conclusie te worden toegewezen en moet de bestreden beslissing worden vernietigd.
79 Wat verzoeksters tweede conclusie betreft, waarmee zij – na de ter terechtzitting verstrekte precisering – het Gerecht verzoekt de oppositie af te wijzen voor zover deze op het in punt 6 hierboven weergegeven oudere merk is gebaseerd, moet erop worden gewezen dat dit een vordering tot herziening betreft [zie naar analogie arrest van 8 oktober 2014, Laboratoires Polive/BHIM – Arbora & Ausonia (DODIE), T‑77/13, EU:T:2014:862, punt 61].
80 In dit verband zij eraan herinnerd dat de krachtens artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009 aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot herziening niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om over te gaan tot de beoordeling van een vraag waarover de kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C‑263/09 P, Jurispr., EU:C:2011:452, punt 72).
81 In casu moet worden vastgesteld dat de voorwaarden die voor de uitoefening van de bevoegdheid tot herziening van het Gerecht gelden, niet zijn vervuld. De kamer van beroep heeft immers niet onderzocht of het oudere merk over een groter onderscheidend vermogen beschikte door het gebruik dat interveniënte ervan had gemaakt, terwijl het – gelet op de in punt 74 hierboven aangehaalde rechtspraak – niet was uitgesloten dat op basis van dit gegeven had kunnen worden vastgesteld dat gevaar voor verwarring bestond.
82 Dienaangaande moet erop worden gewezen dat interveniënte het Gerecht lijkt te verzoeken om – teneinde het beroep te kunnen verwerpen – de bewijzen in aanmerking te nemen die zij aan de oppositieafdeling en aan de kamer van beroep had overgelegd als bewijs dat zij aldus gebruik had gemaakt van het oudere merk.
83 Met betrekking tot dit verzoek hoeft slechts te worden vastgesteld dat uit punt 32 van de bestreden beslissing blijkt dat de kamer van beroep zich niet over deze bewijzen heeft uitgesproken en geen enkele overweging betreffende dit punt dan ook een impact kan hebben op de wettigheid van de bestreden beslissing. Bijgevolg kan het Gerecht niet ingaan op dit argument van interveniënte (zie naar analogie arrest DODIE, punt 79 supra, EU:T:2014:862, punt 58).
84 Gelet op het voorgaande moet verzoeksters tweede conclusie – ondanks de ter terechtzitting verstrekte precisering – worden afgewezen.
Kosten
85 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Indien meer partijen in het ongelijk zijn gesteld, bepaalt het Gerecht het door elk hunner te dragen deel van de proceskosten.
86 Aangezien het BHIM en interveniënte op de wezenlijke punten in het ongelijk zijn gesteld, moeten zij overeenkomstig verzoeksters vordering, zoals deze ter terechtzitting is vervolledigd, worden verwezen in de kosten. In dit verband moet eraan worden herinnerd dat uit vaste rechtspraak volgt dat het feit dat de in het gelijk gestelde partij de verwijzing in de kosten pas ter terechtzitting heeft gevorderd, niet eraan in de weg staat dat die vordering wordt toegewezen [zie in die zin arresten van 5 oktober 2005, Bunker & BKR/BHIM – Marine Stock (B.K.R.), T‑423/04, Jurispr., EU:T:2005:348, punt 84, en VENADO met kader e.a., punt 55 supra, EU:T:2006:397, punt 116].
87 Aangezien verzoekster bovendien heeft gevorderd dat het BHIM en interveniënte ook worden verwezen in de kosten die voor haar zijn opgekomen in de procedure voor de kamer van beroep, moet in herinnering worden gebracht dat artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering bepaalt dat de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten worden aangemerkt. Bijgevolg dienen het BHIM en interveniënte tevens in die kosten te worden verwezen.
88 Wat de verdeling van de kosten betreft, eist een billijke beoordeling van de omstandigheden van de onderhavige zaak dat het BHIM en interveniënte, naast hun eigen kosten, elk de helft dragen van de kosten die voor verzoekster zijn opgekomen voor zowel het Gerecht als de kamer van beroep.
HET GERECHT (Negende kamer),
rechtdoende, verklaart:
1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 5 september 2013 (zaak R 2013/2012‑4) wordt vernietigd.
2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.
3) Het BHIM zal zijn eigen kosten dragen, alsmede de helft van de kosten die voor Cosmowell GmbH zijn opgekomen voor zowel het Gerecht als de kamer van beroep.
4) Haw Par Corp. Ltd zal haar eigen kosten dragen, alsmede de helft van de kosten die voor Cosmowell GmbH zijn opgekomen voor zowel het Gerecht als de kamer van beroep.
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 mei 2015.
ondertekeningen