Zadeva T-364/05

Saint-Gobain Pam SA

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti PAM PLUVIAL – Prejšnje nacionalne figurativne znamke PAM – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Dokaz uporabe − Člena 8(1)(b) in 43 Uredbe (ES) št. 40/94“

Povzetek sodbe

1.      Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz uporabe prejšnje znamke

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 43(2) in (3))

2.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje znamke, ki je enaka ali podobna in registrirana za enake ali podobne proizvode ali storitve

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))

3.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje znamke, ki je enaka ali podobna in registrirana za enake ali podobne proizvode ali storitve

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))

4.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje znamke, ki je enaka ali podobna in registrirana za enake ali podobne proizvode ali storitve

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))

1.      V skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti se za preizkus ugovora na podlagi člena 42 iste uredbe domneva, da se je prejšnja znamka resno uporabljala, dokler prijavitelj pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) ne vloži zahteve za dokaz o takšni rabi.

Taka zahteva, ki mora biti izrecno in pravočasno vložena, ne more biti prvič vložena pri odboru za pritožbe.

Vložitev take zahteve, ki povzroči, da mora nasprotna stranka dokazati resno uporabo (ali obstoj utemeljenih razlogov za neuporabo), ker bo sicer njen ugovor zavrnjen, namreč spremeni vsebino postopka z ugovorom, ker vanj vnese posebno in predhodno vprašanje, ki mora biti rešeno pred odločitvijo o samem ugovoru. Vendar je oddelek za ugovore pristojen za prvostopenjsko odločanje o ugovoru, kot je opredeljen v različnih procesnih aktih in zahtevah strank, vključno z morebitno zahtevo za dokaz o resni rabi prejšnje znamke. Če bi bilo mogoče tako zahtevo prvič vložiti šele pri odboru za pritožbe, ki je pristojen samo za odločanje o pritožbah zoper odločitve oddelkov za ugovore, in ne za prvostopenjsko odločanje o novem ugovoru, bi ta odbor odločal o posebni zahtevi, povezani z novimi pravnimi in dejanskimi vprašanji, izhajajočimi iz postopka z ugovorom, kot je bil vložen in kot ga je obravnaval oddelek za ugovore.

Funkcionalna kontinuiteta med različnimi stopnjami odločanja pri Uradu ne upravičuje, da se taka zahteva prvič vloži pri odboru za pritožbe, saj nikakor ne vključuje tega, da bi odbor za pritožbe preizkusil zadevo, ki bi bila drugačna od tiste, ki je bila predložena oddelku za ugovore, in sicer razširjena s predhodnim vprašanjem o resni in dejanski rabi prejšnje znamke.

(Glej točke 32, od 34 do 37 in od 39 do 41.)

2.      V okviru uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti je treba pri presoji podobnosti proizvodov, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki označujejo razmerje med zadevnimi proizvodi in ki vključujejo zlasti njihovo naravo, namen, uporabo, okoliščino, da so ti proizvodi praviloma naprodaj v enakih prodajalnah, ter njihovo konkurenčnost oziroma dopolnilnost. Dopolnilni proizvodi so tisti proizvodi, med katerimi obstaja tesna povezava, tako da je en nepogrešljiv ali pomemben za uporabo drugega in da lahko potrošniki mislijo, da je za njihovo proizvodnjo odgovorno isto podjetje.

(Glej točke 92, 94 in 95.)

3.      V okviru uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti se sestavljena znamka lahko šteje za podobno drugi znamki, ki je enaka ali podobna enemu od sestavnih delov sestavljene znamke, če je ta element prevladujoč v celotnem vtisu, ki ga ustvarja sestavljena znamka. Tako je, kadar ta sestavni del lahko sam prevlada v predstavi te znamke, ki jo ima v spominu upoštevna javnost, tako da so drugi sestavni deli te znamke v celotnem vtisu, ki ga ustvarja, zanemarljivi. Pri presoji prevladujočega učinka enega ali več sestavnih delov sestavljene znamke je treba zlasti upoštevati bistvene lastnosti vsakega izmed teh sestavnih delov in slednje primerjati z drugimi sestavnimi deli. Ob tem se lahko dodatno upošteva tudi položaj različnih sestavnih delov v obliki sestavljene znamke.

(Glej točko 97.)

4.      Pri povprečnem španskem potrošniku je podana verjetnost zmede med besednim znakom PAM PLUVIAL, glede katerega je bila vložena zahteva za registracijo znamke Skupnosti za „cevi in tube iz kovine“ in „spojke, nekovinske, za nekovinske cevi in trde nekovinske tube“, ki spadajo v razred 6 in 17 Nicejskega aranžmaja, in figurativno znamko, katere besedni element „PAM“ je osrednji in prevladujoči element in je bila predhodno registrirana v Španiji za „gradbene materiale“ iz razreda 19.

Glede na to, da sta si namreč, na eni strani, nasprotujoči si znamki vidno in fonetično podobni, saj je prevladujoči element prejšnje znamke „pam“ enak prevladujočemu elementu prijavljene znamke PAM PLUVIAL, ker je kratek in si ga je lahko zapomniti, ker v španščini nima posebnega pomena in ker stoji na začetku prijavljene znamke, ter glede na to, da so, na drugi strani, proizvodi, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, podobni in dopolnilni, obstoj besede „pluvial“ v prijavljeni znamki ne izključuje verjetnosti zmede, saj lahko ta element pri povprečnem potrošniku ustvari domnevo, da prijavljena znamka izvira iz glavne znamke „pam“, ki sestavlja „družino znamk PAM“ in označuje posebno linijo proizvodov.

(Glej točke od 98 do 100 in 105.)