Rechtssache T‑7/17

John Mills Ltd

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum

„Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Unionswortmarke MINERAL MAGIC – Ältere nationale Wortmarke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Relatives Eintragungshindernis – Art. 8 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 3 der Verordnung [EU] 2017/1001)“

Leitsätze – Urteil des Gerichts (Zweite Kammer) vom 15. Oktober 2018

1.      Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – Fehlende Zustimmung des Markeninhabers zur Anmeldung durch einen Agenten oder Vertreter auf seinen eigenen Namen – Voraussetzung – Identität zwischen der Marke des Inhabers und der von dessen Agenten oder Vertreter angemeldeten Marke

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 3)

2.      Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – Fehlende Zustimmung des Markeninhabers zur Anmeldung durch einen Agenten oder Vertreter auf seinen eigenen Namen – Zweck, den Missbrauch der Marke durch den Agenten oder Vertreter zu verhindern

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 3)

3.      Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – Fehlende Zustimmung des Markeninhabers zur Anmeldung durch einen Agenten oder Vertreter auf seinen eigenen Namen – Voraussetzung – Identität zwischen der Marke des Inhabers und der von dessen Agenten oder Vertreter angemeldeten Marke – Beurteilungskriterien

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 3)

4.      Unionsmarke – Bemerkungen Dritter und Widerspruch – Prüfung des Widerspruchs – Nachweis der Benutzung der älteren Marke – Ernsthafte Benutzung – Verwendung der Marke in einer Form, die nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird – Gegenstand und sachlicher Anwendungsbereich von Art. 15 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a)

5.      Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – Fehlende Zustimmung des Markeninhabers zur Anmeldung durch einen Agenten oder Vertreter auf seinen eigenen Namen – Wortmarken MINERAL MAGIC und MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 3)

1.      In Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 über die Unionsmarke heißt es: „Auf Widerspruch des Markeninhabers ist von der Eintragung auch eine Marke ausgeschlossen, die der Agent oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen anmeldet …“.

In dieser Bestimmung wird nicht ausdrücklich erwähnt, dass die Marke des Inhabers mit der vom Agenten oder Vertreter angemeldeten Marke identisch oder ihr ähnlich sein muss.

Der Zweck von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 ist jedoch darin zu sehen, den Missbrauch der Marke des Inhabers durch dessen Agenten oder Vertreter zu verhindern, da diese die Kenntnisse und die Erfahrung, die sie während der Geschäftsbeziehung zwischen dem Inhaber und ihnen erworben haben, ausnutzen und dadurch ungerechtfertigt Vorteile aus den vom Markeninhaber selbst erbrachten Anstrengungen und Investitionen ziehen könnten. Diese Bestimmung verlangt somit im Wesentlichen, dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Marke des Inhabers und der vom Agenten oder Vertreter auf seinen eigenen Namen angemeldeten Marke besteht. Ein solcher Zusammenhang ist nur denkbar, wenn die fraglichen Marken einander entsprechen.

Insoweit lassen sich der Entstehungsgeschichte der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke nützliche Aufschlüsse zu den Absichten des Gesetzgebers entnehmen; sie spricht für die Auslegung, dass die ältere Marke und die angemeldete Marke identisch – und nicht nur ähnlich – sein müssen, damit Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 Anwendung finden kann.

Der Unionsgesetzgeber hatte nämlich ursprünglich im Vorentwurf der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke erwogen, die Anwendbarkeit der betreffenden Bestimmung auch auf ähnliche Zeichen zu erstrecken. Diese Möglichkeit wurde jedoch nicht in die Endfassung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke übernommen.

Außerdem wies die Arbeitsgruppe des Rates der Europäischen Union für die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke im Dokument Nr. 11035/82, das eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe enthält, ausdrücklich darauf hin, dass sie den Vorschlag einer Delegation, wonach die betreffende Bestimmung auch bei „ähnlichen“ Marken für „ähnliche“ Waren angewandt werden sollte, nicht angenommen habe.

Nach alledem kann Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 nach der Intention des Unionsgesetzgebers nur Anwendung finden, wenn die Marke des Inhabers und die von dessen Agenten oder Vertreter angemeldete Marke identisch und nicht nur ähnlich sind.

(vgl. Rn. 23-28, 37)

2.      Siehe Text der Entscheidung.

(vgl. Rn. 25)

3.      Siehe Text der Entscheidung.

(vgl. Rn. 38)

4.      Siehe Text der Entscheidung.

(vgl. Rn. 39)

5.      Siehe Text der Entscheidung.

(vgl. Rn. 41-43)