Kohtuasi T‑7/17

John Mills Ltd

versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi MINERAL MAGIC taotlus – Varasem siseriiklik sõnamärk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 3 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 3)

Kokkuvõte – Üldkohtu (teine koda) 15. oktoobri 2018. aasta otsus

1.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Kaubamärgi omaniku nõusoleku puudumine, juhul kui kaubamärgi omaniku agent või esindaja taotleb registreerimist enda nimel – Tingimus – Kaubamärgiomaniku kaubamärgi ja tema agendi või esindaja taotletud kaubamärgi identsus

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 3)

2.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Kaubamärgi omaniku nõusoleku puudumine, juhul kui kaubamärgi omaniku agent või esindaja taotleb registreerimist enda nimel – Eesmärk takistada kaubamärgi kuritarvitamist kaubamärgiomaniku agendi või esindaja poolt

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 3)

3.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Kaubamärgi omaniku nõusoleku puudumine, juhul kui kaubamärgi omaniku agent või esindaja taotleb registreerimist enda nimel – Tingimus – Kaubamärgiomaniku kaubamärgi ja tema agendi või esindaja taotletud kaubamärgi identsus – Hindamiskriteeriumid

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 3)

4.      Euroopa Liidu kaubamärk – Kolmandate isikute märkused ja vastulause – Vastulause menetlemine – Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine – Tegelik kasutamine – Kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet – Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 punkti a ese ja esemeline kohaldamisala

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkt a)

5.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Kaubamärgi omaniku nõusoleku puudumine, juhul kui kaubamärgi omaniku agent või esindaja taotleb registreerimist enda nimel – Sõnamärgid MINERAL MAGIC ja MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 3)

1.      Määruse nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta artikli 8 lõikes 3 on sätestatud, et „[k]aubamärgiomaniku vastuseisu korral ei registreerita kaubamärki, kui kaubamärgiomaniku agent või esindaja taotleb registreerimist enda nimel ilma omaniku nõusolekuta“.

Selles sättes ei ole sõnaselgelt esitatud kaubamärgiomaniku kaubamärgi ja agendi või esindaja poolt taotletava kaubamärgi identsuse või sarnasuse tingimust.

Siiski on määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 eesmärk takistada kaubamärgiomaniku agenti või esindajat kaubamärki kuritarvitamast, kuna agent või esindaja võib kasutada neid teadmisi ja kogemusi, mille ta on omandanud ärisuhetes kaubamärgiomanikuga, ja seega kasutada kaubamärgiomaniku tehtud pingutusi ja investeeringuid alusetult ära. Nimetatud säte seab seega tingimuseks otsese seose ühelt poolt kaubamärgiomaniku kaubamärgi ning kaubamärgi vahel, mille registreerimist agent või esindaja oma nimel taotleb. Selline seos on mõeldav üksnes juhul, kui kõnealused kaubamärgid ühtivad.

Siinkohal annavad seadusandja kavatsuste kohta kasulikku teavet ühenduse kaubamärgi määruse ettevalmistavad materjalid, mille alusel tuleb kõnealust sätet tõlgendada nii, et varasem kaubamärk ning taotletav kaubamärk peavad määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 kohaldamiseks olema identsed, mitte pelgalt sarnased.

Nimelt on hageja märkinud, et liidu seadusandja kaalus ühenduse kaubamärgi määruse eelnõu esialgses versioonis ka seda, et asjaomane säte võiks olla kohaldatav samuti sarnase tähise korral. Seda võimalust siiski ei lisatud 20. detsembri 1993. aasta nõukogu määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 3 lõplikku versiooni.

Samuti on märgitud Euroopa Liidu Nõukogu 1. detsembri 1982. aasta dokumendis nr 11035/82, mis sisaldab ühenduse kaubamärki käsitleva määrusega nõukogus tegeleva töörühma järelduste kokkuvõtet, et töörühm oli sõnaselgelt vastu teatava delegatsiooni ettepanekule, mille kohaselt hõlmaks see säte „sarnaste kaupade“ „sarnaseid kaubamärke“.

Eelnevast tulenevalt saab määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 3 liidu seadusandja tahte kohaselt kohaldada vaid siis, kui kaubamärgiomaniku kaubamärk ning agendi või esindaja taotletav kaubamärk on identsed ja mitte pelgalt sarnased.

(vt punktid 23–28 ja 37)

2.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 25)

3.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt  38)

4.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 39)

5.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 41–43)