Affaire T‑7/17

John Mills Ltd

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale MINERAL MAGIC – Marque nationale verbale antérieure MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001] »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 15 octobre 2018

1.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Absence de consentement du titulaire d’une marque à l’enregistrement demandé par un agent ou un représentant en son propre nom – Condition – Identité entre la marque du titulaire et celle demandée par l’agent ou le représentant de celui-ci

(Règlement du Conseil n^o 207/2009, art. 8, § 3)

2.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Absence de consentement du titulaire d’une marque à l’enregistrement demandé par un agent ou un représentant en son propre nom – Objectif visant à éviter le détournement de la marque par l’agent ou le représentant

(Règlement du Conseil n^o 207/2009, art. 8, § 3)

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Absence de consentement du titulaire d’une marque à l’enregistrement demandé par un agent ou un représentant en son propre nom – Condition – Identité entre la marque du titulaire et celle demandée par l’agent ou le représentant de celui-ci – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil n^o 207/2009, art. 8, § 3)

4.      Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Emploi de la marque sous une forme différant par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque – Objet et champ d’application matériel de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n^o 207/2009

[Règlement du Conseil n^o 207/2009, art. 15, § 1, al. 2, a)]

5.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Absence de consentement du titulaire d’une marque à l’enregistrement demandé par un agent ou un représentant en son propre nom – Marques verbales MINERAL MAGIC et MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

(Règlement du Conseil n^o 207/2009, art. 8, § 3)

1.      Selon l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, « [s]ur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire ».

Cette disposition ne fait pas explicitement mention d’une condition d’identité ni de celle d’une similitude entre la marque du titulaire et la marque demandée par l’agent ou le représentant.

Toutefois, l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 se comprend comme ayant pour objectif d’éviter le détournement de la marque du titulaire par l’agent ou le représentant de celui-ci, ces agents et représentants pouvant exploiter les connaissances et l’expérience acquises durant la relation commerciale les unissant au titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l’investissement que le titulaire de la marque aurait lui-même fournis. Cette disposition exige donc en substance qu’il existe un rapport direct entre la marque du titulaire et celle dont l’enregistrement est demandé par l’agent ou le représentant en son nom propre. Un tel rapport ne peut se concevoir que si les marques en question correspondent.

En ce sens, les travaux préparatoires du règlement sur la marque communautaire apportent un éclairage utile sur les intentions du législateur et vont dans le sens de l’interprétation selon laquelle la marque antérieure et la marque demandée doivent être identiques – et non simplement similaires – pour que l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 puisse trouver application.

En effet, le législateur de l’Union avait initialement envisagé, dans l’avant-projet de règlement relatif à la marque communautaire, que la disposition concernée pourrait également s’appliquer dans l’hypothèse d’un signe similaire. Cette possibilité n’a toutefois pas été reprise dans la version finale de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 40/94 sur la marque communautaire.

De même, dans le document n^o 11035/82 du Conseil de l’Union européenne, dans lequel figure un résumé des conclusions du groupe de travail sur le règlement sur la marque communautaire au sein du Conseil, le groupe de travail a expressément indiqué qu’il n’avait pas adopté la proposition d’une délégation visant à ce que la disposition concernée fût également appliquée dans le cas de marques « similaires » pour des produits « similaires ».

Il résulte de ce qui précède que, dans l’esprit du législateur de l’Union, l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 ne peut trouver application que si la marque du titulaire et celle demandée par l’agent ou le représentant de celui-ci sont identiques et non simplement similaires.

(voir points 23-28, 37)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 25)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 38)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir point 39)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir points 41-43)