Processo T‑7/17

John Mills Ltd

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca nominativa da União Europeia MINERAL MAGIC — Marca nominativa nacional anterior MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER — Motivo relativo de recusa — Artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 [atual artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento (UE) 2017/1001]»

Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Segunda Secção) de 15 de outubro de 2018

1.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Falta de consentimento do titular de uma marca para o registo pedido por um agente ou representante em seu próprio nome — Requisito — Identidade entre a marca do titular e a pedida pelo agente ou o representante deste

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 3)

2.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Falta de consentimento do titular de uma marca para o registo pedido por um agente ou representante em seu próprio nome — Objetivo que visa evitar o desvio da marca pelo agente ou o representante

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 3)

3.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Falta de consentimento do titular de uma marca para o registo pedido por um agente ou representante em seu próprio nome — Requisito — Identidade entre a marca do titular e a pedida pelo agente ou o representante deste — Critérios de apreciação

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 3)

4.      Marca da União Europeia — Observações dos terceiros e oposição — Exame da oposição — Prova do uso da marca anterior — Utilização séria — Uso da marca sob uma forma diferente através de elementos que não alteram o caráter distintivo da marca — Objeto e âmbito de aplicação material do artigo 15.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 207/2009

[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 15.°, n.° 1, segundo parágrafo, alínea a)]

5.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Falta de consentimento do titular de uma marca para o registo pedido por um agente ou representante em seu próprio nome — Marcas nominativas MINERAL MAGIC e MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 3)

1.      Segundo o artigo 8.^o, n.^o 3, do Regulamento n.^o 207/2009, sobre a marca da União Europeia «[a]pós oposição do titular da marca, será recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento do titular».

Esta disposição não faz expressamente referência a um requisito de identidade ou de semelhança entre a marca do titular e a marca pedida pelo agente ou o representante.

Todavia, o artigo 8.^o, n.^o 3, do Regulamento n.^o 207/2009 deve ser entendido no sentido de que tem por objetivo evitar o desvio da marca do titular pelo agente ou pelo seu representante, uma vez que esses agentes e representantes podem explorar os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a relação comercial que mantiveram com o titular e, por conseguinte, tirar indevidamente partido dos esforços e do investimento feitos pelo próprio titular da marca. Portanto, esta disposição exige, em substância, que exista uma relação direta entre a marca do titular e aquela cujo registo é pedido pelo agente ou pelo representante em seu próprio nome. Essa relação só pode existir se as marcas em questão corresponderem.

Neste sentido, os trabalhos preparatórios do regulamento sobre a marca comunitária fornecem esclarecimentos úteis acerca das intenções do legislador e vão no sentido da interpretação segundo a qual a marca anterior e a marca pedida devem ser idênticas — e não meramente semelhantes — para que o artigo 8.^o, n.^o 3, do Regulamento n.^o 207/2009 possa ser aplicado.

Com efeito, como recorda a recorrente, o legislador da União tinha inicialmente considerado, no anteprojeto do regulamento sobre a marca comunitária, que a disposição em causa também podia aplicar‑se em caso de um sinal semelhante. Todavia, esta possibilidade não foi incluída na versão final do artigo 8.^o, n.^o 3, do Regulamento (CE) n.^o 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária.

De igual modo, no Documento n.^o 11035/82 do Conselho da União Europeia, de 1 de dezembro de 1982, no qual figura um resumo das conclusões do Grupo de Trabalho sobre o Regulamento sobre a marca comunitária no âmbito do Conselho, o grupo de trabalho indicou expressamente que não tinha adotado a proposta de uma delegação no sentido de a disposição em causa fosse igualmente aplicada no caso de marcas «semelhantes» para produtos «similares».

Resulta do que precede que, no espírito do legislador da União, o artigo 8.^o, n.^o 3, do Regulamento n.^o 207/2009 só pode aplicar‑se se a marca do titular e a marca pedida pelo agente ou representante deste forem idênticas e não meramente semelhantes.

(cf. n.^os 23‑28, 37)

2.      V. texto da decisão.

(cf. n.° 25)

3.      V. texto da decisão.

(cf. n.° 38)

4.      V. texto da decisão.

(cf. n.° 39)

5.      V. texto da decisão.

(cf. n.^os 41‑43)