Cauza T‑7/17

John Mills Ltd

împotriva

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene verbale MINERAL MAGIC – Marca națională verbală anterioară MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Motiv relativ de refuz – Articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”

Sumar – Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 15 octombrie 2018

1.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Lipsa acordului titularului unei mărci la înregistrarea solicitată de un agent sau un reprezentant în nume propriu – Condiție – Identitate între marca titularului și marca solicitată de agentul sau de reprezentantul acestuia

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (3)]

2.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Lipsa acordului titularului unei mărci la înregistrarea solicitată de un agent sau un reprezentant în nume propriu – Obiectiv care vizează să îl împiedice pe agent sau pe reprezentant să abuzeze de marcă

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (3)]

3.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Lipsa acordului titularului unei mărci la înregistrarea solicitată de un agent sau un reprezentant în nume propriu – Condiție – Identitate între marca titularului și marca solicitată de agentul sau de reprezentantul acestuia – Criterii de apreciere

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (3)]

4.      Marcă a Uniunii Europene – Observații ale terților și opoziție – Examinarea opoziției – Dovadă a utilizării mărcii anterioare – Utilizare serioasă – Utilizarea mărcii sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii – Obiectul și domeniul de aplicare material al articolului 15 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 15 alin. (1) al doilea paragraf lit. (a)]

5.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Lipsa acordului titularului unei mărci la înregistrarea solicitată de un agent sau un reprezentant în nume propriu – Mărcile verbale MINERAL MAGIC și MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (3)]

1.      Potrivit articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene, „[l]a opoziția titularului mărcii, înregistrarea unei mărci se respinge, atunci când este solicitată de agentul sau reprezentantul titularului mărcii, în numele său și fără acordul titularului”.

Această dispoziție nu menționează explicit o condiție de identitate sau de similitudine între marca titularului și marca solicitată de agent sau de reprezentant.

Cu toate acestea, articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie înțeles ca având obiectivul de a‑l împiedica pe agentul sau pe reprezentantul titularului unei mărci să abuzeze de aceasta, având în vedere că acești agenți și reprezentanți pot exploata cunoștințele și experiența dobândite în cursul relației comerciale cu titularul și, prin urmare, pot obține foloase necuvenite din eforturile și din investiția pe care le‑ar fi realizat însuși titularul mărcii. Prin urmare, această dispoziție impune în esență existența unui raport direct între marca titularului și cea a cărei înregistrare este solicitată de agent sau de reprezentant în nume propriu. Un astfel de raport nu poate fi conceput decât în cazul în care mărcile în cauză corespund.

În acest sens, lucrările pregătitoare ale Regulamentului privind marca comunitară aduc clarificări utile referitor la intențiile legiuitorului și conduc la interpretarea potrivit căreia marca anterioară și marca solicitată trebuie să fie identice – iar nu doar similare – pentru ca articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 să poată fi aplicat.

Astfel, legiuitorul Uniunii prevăzuse inițial, în proiectul preliminar de regulament privind marca comunitară, că dispoziția în cauză ar putea să se aplice și în ipoteza unui semn similar. Această posibilitate nu a fost însă preluată în versiunea finală a articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară.

De asemenea, în documentul nr. 11035/82 al Consiliului Uniunii Europene, în care figurează un rezumat al concluziilor grupului de lucru referitor la Regulamentul privind marca comunitară în cadrul Consiliului, grupul de lucru a arătat în mod expres că nu a adoptat propunerea unei delegații prin care se urmărea ca dispoziția în cauză să fie aplicată și în cazul mărcilor „similare” pentru produse „similare”.

Rezultă din cele de mai sus că, în concepția legiuitorului Uniunii, articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 nu își poate găsi aplicarea decât în cazul în care marca titularului și cea solicitată de agentul sau de reprezentantul acestuia sunt identice, iar nu doar similare.

(a se vedea punctele 23-28 și 37)

2.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 25)

3.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 38)

4.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 39)

5.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 41-43)