Vec T‑7/17

John Mills Ltd

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MINERAL MAGIC – Skoršia národná slovná ochranná známka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2001]“

Abstrakt – Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 15. októbra 2018

1.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Neexistencia súhlasu majiteľa ochrannej známky so zápisom, o ktorý žiada obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa vo vlastnom mene – Podmienka – Zhodnosť ochrannej známky majiteľa s ochrannou známkou, o ktorú žiada obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa

(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 3)

2.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Neexistencia súhlasu majiteľa ochrannej známky so zápisom, o ktorý žiada obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa vo vlastnom mene – Cieľ zabrániť zneužitiu ochrannej známky obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa

(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 3)

3.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Neexistencia súhlasu majiteľa ochrannej známky so zápisom, o ktorý žiada obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa vo vlastnom mene – Podmienky – Zhodnosť ochrannej známky majiteľa s ochrannou známkou, o ktorú žiada obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa – Kritériá posúdenia

(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 3)

4.      Ochranná známka Európskej únie – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky – Riadne používanie – Používanie ochrannej známky v podobe odlišujúcej sa v prvkoch, ktoré neovplyvňujú rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky – Predmet a vecná pôsobnosť článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009

[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a)]

5.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Neexistencia súhlasu majiteľa ochrannej známky so zápisom, o ktorý žiada obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa vo vlastnom mene – Slovné ochranné známky MINERAL MAGIC a MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 3)

1.      Podľa článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie „na základe námietky majiteľa ochrannej známky ochranná známka nebude zapísaná, ak obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky požiada o jej zápis vo vlastnom mene bez súhlasu majiteľa“.

Toto ustanovenie neobsahuje výslovne zmienku o podmienke zhodnosti alebo podobnosti medzi ochrannou známkou majiteľa a ochrannou známkou prihlasovanou obchodným zástupcom alebo zástupcom.

Článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa však poníma tak, že jeho cieľom je zabrániť zneužitiu ochrannej známky majiteľa obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky, keďže obchodný zástupca alebo zástupca by mohol využívať znalosti a skúsenosti nadobudnuté počas obchodného vzťahu, ktorý ho spája s uvedeným majiteľom, a teda získavať neoprávnený prospech z úsilia a investovania, ktoré vynaložil samotný majiteľ ochrannej známky. Toto ustanovenie teda skutočne vyžaduje, aby medzi ochrannou známkou majiteľa a ochrannou známkou prihlasovanou obchodným zástupcom alebo zástupcom vo vlastnom mene existoval priamy vzťah. Tento vzťah môže existovať len v prípade, že si dotknuté ochranné známky navzájom korešpondujú.

V tomto zmysle prípravné práce na nariadení o ochrannej známke Spoločenstva poskytujú užitočné objasnenie úmyslov normotvorcu a smerujú k výkladu, podľa ktorého skoršia ochranná známka a prihlasovaná ochranná známka musia byť zhodné – nielen podobné –, aby sa článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 mohol uplatniť.

Normotvorca Únie pôvodne predpokladal v predbežnom návrhu nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, že dotknuté ustanovenie sa bude uplatňovať aj v prípade podobných označení. Táto možnosť sa však neprebrala do konečného znenia článku 8 ods. 3 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva.

Rovnako aj v dokumente Rady Európskej únie č. 11035/82, v ktorom je uvedený súhrn záverov pracovnej skupiny k nariadeniu o ochrannej známke Spoločenstva v rámci Rady, táto pracovná skupina výslovne uviedla, že neprijala návrh zastúpenia, ktorého cieľom bolo uplatňovanie dotknutého ustanovenia aj v prípade „podobných“ ochranných známok pre „podobné“ výrobky.

Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že úmyslom normotvorcu Únie bolo, aby článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 bolo možné uplatniť, len pokiaľ ochranná známka majiteľa a prihlasovaná ochranná známka obchodným zástupcom alebo zástupcom boli zhodné, a nie iba podobné.

(pozri body 23 – 28, bod 37)

2.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 25)

3.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 38)

4.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 39)

5.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 41 – 43)