Zadeva T‑7/17

John Mills Ltd

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije MINERAL MAGIC – Prejšnja nacionalna besedna znamka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(3) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(3) Uredbe (EU) 2017/1001)“

Povzetek – Sodba Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 15. oktobra 2018

1.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Neobstoj soglasja imetnika znamke za registracijo, ki jo je zahteval posrednik ali zastopnik v lastnem imenu– Zahteva – Enakost znamke imetnika in znamke, ki jo je prijavil njegov posrednik ali zastopnik

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(3))

2.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Neobstoj soglasja imetnika znamke za registracijo, ki jo je zahteval posrednik ali zastopnik v lastnem imenu – Cilj izognitve zlorabi znamke s strani posrednika ali zastopnika

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(3))

3.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Neobstoj soglasja imetnika znamke za registracijo, ki jo je zahteval posrednik ali zastopnik v lastnem imenu – Zahteva – Enakost znamke imetnika in znamke, ki jo je prijavil njegov posrednik ali zastopnik – Merila presoje

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(3))

4.      Znamka Evropske unije – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz o uporabi prejšnje znamke – Resna in dejanska uporaba – Uporaba znamke v obliki, ki se razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega učinka znamke – Predmet in stvarno področje uporabe člena 15(1)(a) Uredbe št. 207/2009

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 15(1), drugi pododstavek, točka (a))

5.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Neobstoj soglasja imetnika znamke za registracijo, ki jo je zahteval posrednik ali zastopnik v lastnem imenu – Besedni znamki MINERAL MAGIC in MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(3))

1.      V skladu s členom 8(3) Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije se „ob ugovarjanju imetnika blagovne znamke blagovna znamka ne registrira, če posrednik ali zastopnik imetnika blagovne znamke zahteva njeno registracijo v lastnem imenu brez imetnikovega soglasja“.

Ta določba izrecno ne omenja pogoja v zvezi z identiteto niti pogoja glede podobnosti med znamko imetnika in znamko, katere registracijo zahteva posrednik ali zastopnik.

Vendar se člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 razume, kot da je cilj tega člena izognitev temu, da bi posrednik ali zastopnik imetnika znamke zlorabil njegovo znamko, saj ti posredniki in zastopniki lahko izkoristijo znanje in izkušnje, pridobljene v poslovnem razmerju z imetnikom, ter s tem nezakonito pridobijo korist od napora in naložb imetnika znamke. S to določbo se torej v bistvu zahteva, da obstaja neposredna povezava med znamko imetnika in znamko, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik v lastnem imenu. Takšno povezavo je mogoče vzpostaviti le, če se zadevni znamki ujemata.

V tem smislu pripravljalno gradivo za uredbo o znamki Skupnosti vsebuje koristna pojasnila o namenih zakonodajalca in gre v smer razlage, po kateri morata biti prejšnja znamka in prijavljena znamka enaki, in ne samo podobni, da se člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 lahko uporabi.

Zakonodajalec Unije je namreč v osnutku predloga uredbe o znamki Skupnosti sprva predvidel, da se zadevna določba lahko uporablja tudi v primeru podobnega znaka. Ta možnost pa ni bila vključena v končno različico člena 8(3) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti.

Prav tako je v dokumentu št. 11035/82 Sveta Evropske unije, v katerem je podan povzetek sklepov delovne skupine za uredbo o znamki Skupnosti pri Svetu, delovna skupina izrecno navedla, da ni sprejela predloga ene od delegacij o tem, da se zadevna določba uporabi tudi v primeru „podobnih“ znamk za „podobne“ proizvode.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je v skladu z namenom zakonodajalca Unije člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 mogoče uporabiti le, če sta znamka imetnika in znamka, za katero je prijavo vložil posrednik ali zastopnik zadnjenavedenega, enaki, in ne le podobni.

(Glej točke od 23 do 28 in 37.)

2.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 25.)

3.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 38.)

4.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 39.)

5.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke do 41 do 43.)