Mål T‑7/17

John Mills Ltd

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket MINERAL MAGIC – Äldre ordmärke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Relativt registreringshinder – Artikel 8.3 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.3 i förordning (EU) nr 2017/1001)”

Sammanfattning – Tribunalens dom (andra avdelningen) av den 15 oktober 2018

1.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Varumärkesinnehavaren har inte medgivit att ett ombud eller en företrädare ansöker om registrering av detta i sitt eget namn – Villkor – Huruvida varumärkesinnehavarens varumärke och det som dennes ombud eller företrädare har sökt registrerat är identiska

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.3)

2.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Varumärkesinnehavaren har inte medgivit att ett ombud eller en företrädare ansöker om registrering av detta i sitt eget namn – Syfte att förhindra att ombud eller företrädare gör intrång i varumärke

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.3)

3.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Varumärkesinnehavaren har inte medgivit att ett ombud eller en företrädare ansöker om registrering av detta i sitt eget namn – Villkor – Huruvida varumärkesinnehavarens varumärke och det som dennes ombud eller företrädare har sökt registrerat är identiska – Bedömningskriterier

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.3)

4.      EU-varumärke – Anmärkningar från tredje man och invändningar – Prövning av invändning – Bevis på användning av det äldre varumärket – Verkligt bruk – Användning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar varumärkets särskiljningsförmåga – Syftet med och det materiella tillämpningsområdet för artikel 15.1 a i förordning nr 207/2009

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 15.1 andra stycket a)

5.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Varumärkesinnehavaren har inte medgivit att ett ombud eller en företrädare ansöker om registrering av detta i sitt eget namn – Ordmärken MINERAL MAGIC och MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.3)

1.      Enligt artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 om EU-varumärken får, ”[e]fter invändning från varumärkesinnehavaren ett varumärke inte registreras när ett ombud eller en företrädare för varumärkesinnehavaren ansöker om registrering av detta i sitt eget namn utan innehavarens medgivande”.

I den bestämmelsen nämns således inte uttryckligen något villkor om att innehavarens varumärke och det varumärke för vilket ombudet eller företrädaren ansöker om registrering ska vara identiska eller likna varandra.

Artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 ska emellertid förstås så, att den syftar till att förhindra att innehavarens ombud eller företrädare gör intrång i dennes varumärke. Ombud och företrädare kan nämligen utnyttja de kunskaper och erfarenheter som vunnits under affärsförbindelsen med varumärkesinnehavaren och därmed dra otillbörlig fördel av innehavarens insatser och investeringar. Enligt den bestämmelsen krävs således att det finns ett direkt samband mellan innehavarens varumärke och det varumärke för vilket ett ombud eller en företrädare har ansökt om registrering i eget namn. Ett sådant samband är tänkbart endast om de aktuella varumärkena överensstämmer.

I den meningen innehåller förarbetena till förordningen om gemenskapsvarumärken användbar information om lagstiftarens avsikt och går i den tolkningsriktningen att det äldre varumärket och det sökta varumärket ska vara identiska – och inte endast likna varandra – för att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 ska vara tillämplig.

Unionslagstiftaren avsåg inledningsvis, i det preliminära förslaget till förordning om gemenskapsvarumärken, att den aktuella bestämmelsen även skulle kunna tillämpas på kännetecknen som liknar varandra. Denna möjlighet infördes dock inte i den slutliga versionen av artikel 8.3 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken.

Dokument nr 11035/82 från Europeiska unionens råd innehåller på samma sätt en sammanfattning av slutsatserna från arbetsgruppen i rådet för förordningen om gemenskapsvarumärken. Arbetsgruppen angav uttryckligen att den inte hade antagit förslaget från en delegation att denna bestämmelse skulle tillämpas även i fråga om ”liknande” varumärken för varor som ”liknar” varandra.

Det följer av det ovan anförda att enligt unionslagstiftarens mening kan artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 tillämpas endast om innehavarens varumärke och det som har sökts registrerat av dennes ombud eller företrädare är identiska och inte endast liknar varandra.

(se punkterna 23–28 och 37)

2.      Se domen.

(se punkt 25)

3.      Se domen.

(se punkt 38)

4.      Se domen.

(se punkt 39)

5.      Se domen.

(se punkterna 41–43)