DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling)
18. januar 2024 (*)
»Præjudiciel forelæggelse – frie varebevægelser – artikel 34 TEUF og 36 TEUF – intellektuel ejendomsret – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 13 – forordning (EU) 2017/1001 – artikel 15 – konsumption af varemærkeretten – markedsføring inden for Unionen eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) – varemærkeindehaverens samtykke – stedet, hvor varerne første gang blev markedsført af indehaveren eller med dennes samtykke – bevisbyrde«
I sag C-367/21,
angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Sąd Okręgowy w Warszawie (den regionale domstol i Warszawa, Polen) ved afgørelse af 1. april 2021, indgået til Domstolen den 14. juni 2021, i sagen
Hewlett Packard Development Company LP
mod
Senetic S.A.,
har
DOMSTOLEN (Tiende Afdeling),
sammensat af dommerne M. Ilešič (refererende dommer), som fungerende afdelingsformand for Tiende Afdeling, I. Jarukaitis og D. Gratsias,
generaladvokat: G. Pitruzzella,
justitssekretær: A. Calot Escobar,
på grundlag af den skriftlige forhandling,
efter at der er afgivet indlæg af:
– Hewlett Packard Development Company LP ved adwokaci A. Jodkowski og K. Zielińska-Piątkowska,
– Senetic S.A. ved radcowie prawni S. Dudzik og E. Rumak,
– den polske regering ved B. Majczyna, som befuldmægtiget,
– Europa-Kommissionen ved É. Gippini Fournier, S.L. Kalėda og B. Sasinowska, som befuldmægtigede,
og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,
afsagt følgende
Dom
1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 36, andet punktum, TEUF, sammenholdt med artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1) og artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU, samt af artikel 34 TEUF, 35 TEUF og 36 TEUF.
2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Hewlett Packard Development Company LP, der har hjemsted i Amerikas Forenede Stater (herefter »Hewlett Packard«), og Senetic S.A., der har hjemsted i Polen, vedrørende sidstnævntes markedsføring af IT-udstyr forsynet med EU-varemærker, som Hewlett Packard er indehaver af.
Retsforskrifter
EU-retten
Forordning (EF) nr. 207/2009
3 Niende betragtning til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1) bestemte:
»Det følger af princippet om fri bevægelighed for varer, at indehaveren af et [EU]-varemærke ikke kan forbyde tredjemand at anvende det for varer, som er markedsført i [Den Europæiske Union] under dette varemærke enten af ham selv eller med hans samtykke, medmindre varemærkets indehaver har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne.«
4 Forordningens artikel 9 med overskriften »Rettigheder knyttet til [EU]-varemærket« bestemte:
»1. [EU]-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:
a) et tegn, der er identisk med [EU]-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke [EU]-varemærket er registreret
[...]
2. Såfremt betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes:
[...]
b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn
c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn
[...]«
5 Den nævnte forordnings artikel 13 med overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til [EU]-varemærket« havde følgende ordlyd:
»1. De til [EU]-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for [Unionen] under dette varemærke.
2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«
6 Forordning nr. 207/2009 er med virkning fra den 1. oktober 2017 blevet ophævet og erstattet af forordning 2017/1001.
Forordning 2017/1001
7 17. betragtning til forordning 2017/1001 har følgende ordlyd:
»For at forlige behovet for at sikre en effektiv håndhævelse af varemærkerettigheder med behovet for at undgå hindringer for den frie handel med lovlige varer bør EU-varemærkeindehaverens rettigheder bortfalde, hvis klarereren eller ihændehaveren af varerne under den efterfølgende retssag ved den EU-varemærkedomstol, der er kompetent til at træffe en materiel afgørelse om, hvorvidt EU-varemærket er blevet krænket, kan bevise, at indehaveren af EU-varemærket ikke har ret til at forbyde markedsføringen af varerne i det endelige bestemmelsesland.«
8 22. betragtning til denne forordning fastsætter:
»Det følger af princippet om fri bevægelighed for varer, at det er afgørende, at indehaveren af et EU-varemærke ikke kan forbyde tredjemand at anvende det for varer, som er markedsført i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under dette varemærke enten af ham selv eller med hans samtykke, medmindre varemærkets indehaver har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne.«
9 Forordningens artikel 9 med overskriften »Rettigheder knyttet til et EU-varemærke« bestemmer:
»1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret.
2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når:
a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret
[...]
3. Navnlig følgende kan forbydes i medfør af stk. 2:
[...]
b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med disse formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under tegnet
c) at importere eller eksportere varerne under tegnet
[...]«
10 Den nævnte forordnings artikel 15 med overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til et EU-varemærke« bestemmer:
»1. Et EU-varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under dette varemærke.
2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«
Direktiv 2004/48/EF
11 Artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT 2004, L 157, s. 45, berigtiget i EUT 2004, L 195, s. 16) med overskriften »Genstand« har følgende ordlyd:
»Dette direktiv vedrører de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. I dette direktiv omfatter udtrykket »intellektuelle ejendomsrettigheder« også industrielle ejendomsrettigheder.«
12 Dette direktivs artikel 2 med overskriften »Anvendelsesområde« fastsætter følgende i stk. 1:
»Med forbehold af de midler, der er indført eller kan indføres i [EU-]lovgivningen eller i medlemsstaternes lovgivninger, for så vidt disse midler er gunstigere for rettighedshaverne, finder de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger, procedurer og retsmidler anvendelse i overensstemmelse med artikel 3 på enhver krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som fastsat i [EU-]retten og/eller den pågældende medlemsstats nationale ret.«
13 Kapitel II i det nævnte direktiv med overskriften »Foranstaltninger, procedurer og retsmidler« omfatter bl.a. direktivets artikel 3 med overskriften »Almindelige bestemmelser«, som i stk. 2 bestemmer:
»Foranstaltningerne og retsmidlerne skal ligeledes være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have afskrækkende virkning, og de skal anvendes på en sådan måde, at der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel, og at der ydes garanti mod misbrug af dem.«
14 Samme direktivs artikel 6 med overskriften »Bevismateriale« bestemmer i stk. 1:
»Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder på begæring af en part, der har fremført et rimeligt tilgængeligt bevismateriale, der er tilstrækkeligt til at understøtte hans påstande, og som til støtte for sine påstande har angivet bevismateriale, som modparten har kontrol over, kan pålægge modparten at fremlægge det pågældende bevismateriale, under forudsætning af at fortrolige oplysninger beskyttes. I forbindelse med dette stykke kan medlemsstaterne fastsætte, at et rimeligt udvalg af et betydeligt antal kopier af et værk eller enhver anden beskyttet genstand af de kompetente retslige myndigheder anses for at være rimeligt bevismateriale.«
Polsk ret
15 Artikel 325 i ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (lov om civil retspleje) af 17. november 1964 i den affattelse, der finder anvendelse på tvisten i hovedsagen (herefter »den civile retsplejelov«), har følgende ordlyd:
»Domskonklusionen skal indeholde rettens navn, dommernes navne, justitssekretærens navn og den offentlige anklagers navn, hvis sidstnævnte har deltaget i proceduren, tidspunktet og stedet for retsmødet og domsafsigelsen, parternes navn, sagens genstand og rettens afgørelse vedrørende parternes påstande.«
16 Den civile retsplejelovs artikel 758 fastsætter:
»[Sądy rejonowe (retter i første instans, Polen)] og de til disse retter knyttede fogeder har kompetencen til tvangsfuldbyrdelse.«
17 Denne lovs artikel 767 bestemmer:
»1. Medmindre andet er fastsat i loven, kan der indbringes en klage over fogedens handlinger for den kompetente ret i første instans. En klage kan også omfatte fogedens undladelse af at udstede et dokument. Klagen behandles af retten i den retskreds, hvor fogeden har sit kontor.
2. Klagen kan indbringes af en part eller en anden person, hvis rettigheder er blevet tilsidesat eller bragt i fare af fogedens handling eller undladelse.
[...]«
18 Den nævnte lovs artikel 840 bestemmer i stk. 1:
»Debitor kan ved appel fremsætte begæring om hel eller delvis annullation eller begrænsning af tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, såfremt:
(1) vedkommende bestrider de faktiske omstændigheder, der begrunder fuldbyrdelsespåtegningen, navnlig når den pågældende bestrider, at der foreligger en forpligtelse, der er fastslået ved en simpel fuldbyrdelsespåtegning bortset fra en retsafgørelse, eller når vedkommende anfægter overførslen af en forpligtelse, selv om der foreligger et formelt dokument, der bekræfter dette
(2) der efter udstedelsen af en simpel fuldbyrdelsespåtegning er indtrådt en omstændighed, som har medført, at forpligtelsen er bortfaldet, eller at den ikke kan fuldbyrdes; hvis grundlaget er en retsafgørelse, kan debitor ligeledes basere sit søgsmål på faktiske omstændigheder, der er indtrådt efter afslutningen af hovedforhandlingen, på indsigelse om præstation af ydelsen, når påberåbelsen af denne indsigelse i den omhandlede sag ikke kunne antages til realitetsbehandling ex lege, samt på indsigelse om modregning.
[...]«
19 Samme lovs artikel 843 foreskriver i stk. 3:
»I appelskriftet skal appellanten redegøre for alle indsigelser, som kan fremsættes på dette stadie, idet den pågældende ellers fortaber retten til at gøre dem gældende senere i sagsforløbet.«
20 Den civile retsplejelovs artikel 1050 i bestemmer:
»1. Når rekvisitus har pligt til at foretage en handling, som ikke kan foretages af en anden person, og hvis foretagelse alene afhænger af rekvisitus’ vilje, fastsætter retten i den retskreds, hvor handlingen skal foretages, på rekvirentens anmodning og efter høring af parterne, en frist, inden for hvilken rekvisitus skal foretage handlingen, idet rekvisitus pålægges en bøde, hvis den pågældende ikke foretager handlingen inden for den fastsatte frist.
[...]
3. Hvis den frist, som er indrømmet rekvisitus for at foretage en handling, er udløbet, uden at rekvisitus har foretaget den, pålægger retten på rekvirentens anmodning rekvisitus en bøde og fastsætter samtidig en ny frist for foretagelse af handlingen, idet manglende foretagelse heraf medfører en forhøjet bøde.«
21 Lovens artikel 1051, stk. 1, har følgende ordlyd:
»Hvis rekvisitus er bundet af pligten til ikke at foretage en handling eller til ikke at lægge hindringer i vejen for rekvirentens handlinger, pålægger retten i den retskreds, hvor rekvisitus ikke har opfyldt sin pligt, på rekvirentens anmodning en bøde efter høring af parterne og konstatering af, at rekvisitus ikke har opfyldt sin pligt. Retten følger samme procedure i tilfælde af ny anmodning fra rekvirenten.«
Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål
22 Hewlett Packard er indehaver af eneretten til EU-ord- og figurmærkerne HP, der er registreret under henholdsvis nr. 000052449 og nr. 008579021.
23 Selskabet sælger IT-udstyr, der er forsynet med disse mærker, gennem autoriserede repræsentanter, som har forpligtet sig til ikke at sælge disse varer til personer – bortset fra slutbrugere – der ikke er deltagere i selskabets distributionsnet. Disse autoriserede repræsentanter er desuden forpligtet til udelukkende at købe disse varer hos andre autoriserede repræsentanter eller hos Hewlett Packard selv.
24 Hvert eksemplar af disse varer er forsynet med et serienummer, hvormed varen kan identificeres. Hewlett Packard råder over et IT-værktøj, der bl.a. omfatter en database over alle eksemplarer af en vare samt det marked, som varerne er bestemt til. Disse eksemplarer er derimod ikke forsynet med et mærkningssystem, som i sig selv kan gøre det muligt at afgøre, om et eksemplar er bestemt eller ikke er bestemt til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
25 Senetic driver virksomhed med distribution af IT-udstyr. Selskabet indførte varer i Polen, der var forsynet med EU-varemærker, som Hewlett Packard er indehaver af. Selskabet erhvervede disse varer fra sælgere med hjemsted i EØS, der ikke var de officielle forhandlere af Hewlett Packards varer, efter at det fra disse sælgere havde opnået forsikring om, at markedsføringen af disse varer i EØS ikke krænkede Hewlett Packards enerettigheder. Senetic anmodede endvidere forgæves Hewlett Packards autoriserede repræsentanter om at bekræfte, at de nævnte varer kunne markedsføres i EØS uden at krænke Hewlett Packards enerettigheder.
26 Hewlett Packard anlagde sag ved de polske domstole med påstand om, at krænkelsen af de EU-varemærker, som selskabet er indehaver af, blev bragt til ophør, idet det generelt skulle forbydes Senetic at importere, at eksportere, at reklamere og at oplagre med disse formål det IT-udstyr, der var omfattet af de nævnte varemærker, og som ikke tidligere var blevet markedsført i EØS af selskabet selv eller med dettes samtykke. Hewlett Packard nedlagde endvidere påstand om, at Senetic skulle tilpligtes at trække disse varer tilbage fra markedet.
27 Senetic har til sit forsvar påberåbt sig, at der er indtrådt konsumption af de rettigheder, der er knyttet til de omhandlede EU-varemærker, idet selskabet har gjort gældende, at de omhandlede varer tidligere er blevet markedsført i EØS af Hewlett Packard eller med dennes samtykke.
28 Sąd Okręgowy w Warszawie (den regionale domstol i Warszawa, Polen), som er den forelæggende ret, har anført, at det i mangel af et system til mærkning af Hewlett Packards varer i praksis er meget vanskeligt for en uafhængig distributør at identificere bestemmelsesmarkedet for hver enkel af de varer, der er omfattet af de omhandlede EU-varemærker, og endnu mindre at føre bevis for, at disse varer er blevet markedsført i EØS af indehaveren af disse varemærker eller med dennes samtykke.
29 Ifølge denne ret ville Senetic teoretisk set kunne henvende sig til sin leverandør for at få oplysninger om identiteten af de erhvervsdrivende, der var involveret i et tidligere led i distributionskæden. Som Domstolen fastslog i dom af 8. april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), er det imidlertid usandsynligt, at Senetic ville få denne type oplysninger, idet leverandører generelt er tilbageholdende med at videregive deres forsyningskilder.
30 I første række er det imidlertid angiveligt praksis, at de polske domstole i konklusionen i deres afgørelser, der tager stilling til en sag om krænkelse af et EU-varemærke, henviser til »varer, som ikke tidligere er blevet markedsført i EØS af sagsøgeren (indehaveren af EU-varemærket) eller med dennes samtykke«. Denne formulering gør det ikke muligt under tvangsfuldbyrdelsesproceduren at identificere de varer, der er omfattet af denne procedure, og at adskille dem i forhold til dem, der er omfattet af undtagelsen om konsumption af de rettigheder, der er knyttet til det omhandlede varemærke. Konklusionerne i disse afgørelser pålægger således reelt ikke de parter, som de er rettet til, andre forpligtelser end dem, der allerede følger af lovens bestemmelser.
31 På grund af denne retspraksis ville sagsøgte i et krænkelsessøgsmål ikke være i stand til frivilligt at fuldbyrde den afgørelse, der fastslår krænkelsen, og ville risikere at blive udsat for sanktioner på grundlag af den civile retsplejelovs artikel 1050 og 1051. Desuden fører denne praksis oftest til beslaglæggelse af alle varerne, herunder dem, der omsættes uden nogen krænkelse af den ret, der er knyttet til et EU-varemærke.
32 Som det bl.a. følger af den civile retsplejelovs artikel 767, 840 og 843, ville den sagsøgte i et krænkelsessøgsmål inden for rammerne af retsbevarende foranstaltninger og tvangsfuldbyrdelse ligeledes støde på flere retlige hindringer for med held at kunne modsætte sig de pålagte foranstaltninger inden for denne ramme og kun have begrænsede processuelle garantier.
33 For det første er det i henhold til denne lovs artikel 767, som fortolket af de polske domstole, kun muligt at anlægge sag til prøvelse af en fogedrets handling, når fogeden ikke har overholdt de processuelle regler, der gælder for tvangsfuldbyrdelsesproceduren. Et sådant søgsmål gør det således ikke muligt at afgøre, om en vare, der er forsynet med et EU-varemærke, er blevet markedsført inden for EØS af indehaveren af dette varemærke eller med dennes samtykke.
34 For det andet har sagsøgte i en krænkelsessøgsmål ikke mulighed for på grundlag af den civile retsplejelovs artikel 840 at iværksætte en appelsag, idet denne form for søgsmål ikke kan tjene til at klarlægge indholdet af den retsafgørelse, der udgør tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget.
35 For det tredje kan den ret, der har kompetence til tvangsfuldbyrdelse, ifølge en fremherskende opfattelse i polsk retslitteratur ganske vist høre parterne, men i henhold til den civile retsplejelovs artikel 1051 kan den kun tage stilling til, om sagsøgte i krænkelsessøgsmålet har handlet i overensstemmelse med indholdet af tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget, på grundlag af de oplysninger, der er fremkommet under høringen af parterne, og uden at foretage bevisførelse.
36 For det fjerde skal debitor i henhold til den civile retsplejelov artikel 843, stk. 3, når denne anlægger sag inden for rammerne af tvangsfuldbyrdelsesproceduren, angive alle de klagepunkter, som vedkommende kan påberåbe sig, idet denne ellers fortaber retten til efterfølgende at fremsætte disse klagepunkter.
37 Efter den forelæggende rets opfattelse er der derfor en risiko for, at den effektive domstolsbeskyttelse inden for området for frie varebevægelser begrænses som følge af denne polske retspraksis vedrørende formuleringen af konklusionen i de afgørelser, der fastslår krænkelsen.
38 I anden række har den forelæggende ret anført, at det følger af Domstolens praksis, at beskyttelsen af enerettigheder på området for intellektuel ejendomsret ikke er af absolut karakter. For det første er den nemlig begrænset til den situation, hvor brugen af et varemærke foretaget af en anden person end indehaveren medfører et indgreb i varemærkets funktioner. For det andet er udøvelsen af enerettighederne betinget af, at der tilstræbes en ligevægt mellem disse rettigheder og beskyttelsen af det indre markeds friheder, herunder bl.a. de frie varebevægelser.
39 Den forelæggende ret er således i tvivl om, hvorvidt det under de faktiske omstændigheder i den tvist, der er indbragt for den, er muligt at anvende omvendt bevisbyrde, som Domstolen gjorde det i dom af 8. april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), eller endog udelukke varemærkeindehaveren fra at påberåbe sig den beskyttelse, der er fastsat i artikel 9 og 102 i forordning nr. 207/2009, nu henholdsvis artikel 9 og 130 i forordning 2017/1001.
40 På denne baggrund har Sąd Okręgowy w Warszawie (den regionale domstol i Warszawa) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
»1) Skal artikel 36, andet punktum, TEUF, sammenholdt med artikel 15, stk. 1, i forordning [2017/1001 og] artikel 19, stk. 1, [andet afsnit], [TEU] [fortolkes] således, at disse bestemmelser er til hinder for en praksis ved medlemsstaternes nationale domstole, hvorefter disse domstole:
– når de giver medhold i påstande nedlagt af indehavere af EU-varemærker om at forbyde import, eksport og reklame for varer forsynet med et EU-varemærke, eller giver påbud om tilbagetrækning fra markedet af sådanne varer[…]
– når de træffer afgørelse om sikrende foranstaltninger i form af beslaglæggelse af varer forsynet med et EU-varemærke
henviser til »varer, der ikke er markedsført i EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke«, med den følge, at det – når henses til den generelle ordlyd af dommen – er overladt til fuldbyrdelsesmyndigheden at bestemme, hvilke varer forsynet et EU-varemærke[…] der er omfattet af de ved dommen pålagte påbud og forbud (dvs. afgørelsen af, hvilke varer[…] der ikke er markedsført i EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke), når denne myndighed med henblik på den nævnte afgørelse skal støtte sig på varemærkeindehaverens erklæringer eller værktøjer (herunder [IT-]værktøjer og databaser), der er fremlagt af denne sidstnævnte, samtidig med, at muligheden for at anfægte fuldbyrdelsesmyndighedens afgørelse for en domstol inden for rammerne af en deklaratorisk procedure er udelukket eller begrænset som følge af de retsmidler, der står til rådighed for den sagsøgte i sager om sikrende foranstaltninger og fuldbyrdelse?
2) Skal artikel 34 [TEUF], 35 [TEUF] og 36 [TEUF] fortolkes således, at disse artikler udelukker muligheden for, at indehaveren af et registreret EF-varemærke (nu EU-varemærke) kan påberåbe [sig] beskyttelsen i henhold til artikel 9 og […] 102 i [forordning nr. 207/2009] (nu artikel 9 og […] 130 i [forordning 2017/1001]) i en situation, hvor:
– indehaveren af et registreret EF-varemærke (nu EU-varemærke) inden og uden for EØS distribuerer varer forsynet med dette mærke gennem autoriserede distributører, der kan videresælge varerne forsynet med dette mærke, udelukkende til personer, der ikke er slutmodtagere af disse varer, men som tilhører det officielle distributionsnet, og på samme tid er de autoriserede distributører forpligtede til kun at købe varer fra andre autoriserede distributører eller fra rettighedsindehaveren
– de varer, der er forsynet med varemærket, ikke har nogen tegn eller andre særpræg, der gør det muligt at bestemme, hvor de er bragt i omsætning af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke
– sagsøgte købte varer forsynet med varemærket inden for [EØS]
– sagsøgte modtog erklæringer fra sælgere af varerne forsynet med varemærket om, at disse varer i overensstemmelse med lovbestemmelserne kan markedsføres inden for EØS
– indehaveren af EU-varemærket ikke leverer noget [IT-værktøj] (eller andet værktøj) eller bruger et mærkesystem, der tillader den potentielle køber af de varer, der er mærket med varemærket, uafhængigt af indehaveren at kontrollere lovligheden af markedsføring af disse varer inden for EØS, inden den pågældende køber varerne, og nægter at foretage en sådan kontrol på anmodning fra køberen?«
Retsforhandlingerne for Domstolen
41 Ved afgørelse truffet af Domstolens præsident den 29. november 2021 blev retsforhandlingerne i den foreliggende sag udsat indtil afsigelsen af dom af 17. november 2022, Harman International Industries (C-175/21, EU:C:2022:895).
42 Efter afgørelse truffet af Domstolens præsident den 28. november 2022 gav Domstolens Justitskontor den forelæggende ret meddelelse om denne dom og forespurgte, om den forelæggende ret på baggrund heraf ønskede at opretholde anmodningen om præjudiciel afgørelse, navnlig for så vidt angår det første forelagte spørgsmål. I den nævnte dom fastslog Domstolen, at artikel 15, stk. 1, i forordning 2017/1001, sammenholdt med artikel 36, andet punktum, TEUF, artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og direktiv 2004/48, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en retslig praksis, hvorefter konklusionen i en afgørelse, hvorved der gives medhold i et søgsmål om krænkelse af et EU-varemærke, er affattet på en måde, som på grund af dens generelle karakter overlader det til den myndighed, der har kompetence til at fuldbyrde denne afgørelse, at afgøre, hvilke varer den pågældende afgørelse finder anvendelse på, for så vidt som det, inden for rammerne af tvangsfuldbyrdelsesproceduren, er tilladt for sagsøgte at anfægte fastsættelsen af de varer, der er omfattet af denne afgørelse, og at en retsinstans, i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2004/48, kan undersøge og afgøre, hvilke varer der rent faktisk har været markedsført i EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke.
43 Ved skrivelse af 3. februar 2023, indgået til Domstolens Justitskontor samme dag, har den forelæggende ret meddelte Domstolen, at den trækker sit første spørgsmål tilbage, men at den opretholder det andet spørgsmål.
Det præjudicielle spørgsmål
44 Indledningsvis bemærkes, at det som led i den samarbejdsprocedure mellem de nationale retter og Domstolen, som er indført ved artikel 267 TEUF, tilkommer denne at give den nationale ret et hensigtsmæssigt svar, som sætter den i stand til at afgøre den tvist, der verserer for den. Ud fra denne synsvinkel påhviler det Domstolen i givet fald at omformulere de spørgsmål, der forelægges den. Domstolen kan desuden inddrage EU-retlige regler, som den nationale ret ikke har henvist til i sit spørgsmål (jf. i denne retning dom af 17.11.2022, Impexeco og PI Pharma, C-253/20 og C-254/20, EU:C:2022:894, præmis 40 og den deri nævnte retspraksis).
45 I det foreliggende tilfælde ønsker den forelæggende ret med sit præjudicielle spørgsmål en fortolkning af 34 TEUF, 35 TEUF og 36 TEUF med henblik på at få oplyst, om disse bestemmelser er til hinder for, at indehaveren af et EU-varemærke kan påberåbe sig den beskyttelse, der er fastsat i artikel 9 i forordning nr. 207/2009 eller i artikel 9 i forordning 2017/1001 under de omstændigheder, som den forelæggende ret har anført.
46 I denne henseende skal det imidlertid fremhæves, at artikel 13 i forordning nr. 207/2009 og artikel 15 i forordning 2017/1001 udtømmende regulerer spørgsmålet om konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, for så vidt angår varer, der er markedsført inden for henholdsvis Unionen og EØS.
47 Som det fremgår af denne doms præmis 39, ønsker den forelæggende ret desuden nærmere bestemt oplyst, om bevisbyrden for konsumption af de rettigheder, der er knyttet til de omhandlede EU-varemærker, under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede udelukkende kan påhvile sagsøgte i et krænkelsessøgsmål.
48 Under disse omstændigheder må det lægges til grund, at den forelæggende ret med sit spørgsmål nærmere bestemt ønsker oplyst, om artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 og artikel 15, stk. 1, i forordning 2017/1001, sammenholdt med artikel 34 TEUF og 36 TEUF, skal fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for, at bevisbyrden for konsumption af de rettigheder, der er knyttet til et EU-varemærke, udelukkende påhviler sagsøgte i krænkelsessøgsmålet, når de varer, der er forsynet med dette varemærke, som ikke har nogen tegn, der gør det muligt for tredjemand at identificere det marked, hvorpå de skal bringes i omsætning, og som distribueres via et selektivt distributionsnet, hvis deltagere kun kan videresælge dem til andre deltagere i dette net eller til slutbrugere, er købt af sagsøgte i Unionen eller i EØS, efter at denne har opnået forsikring fra sælgerne om, at disse varer kan markedsføres lovligt dér, og at varemærkeindehaveren på køberens anmodning har nægtet selv at foretage denne kontrol.
49 Artikel 9 i forordning nr. 207/2009, nu artikel 9 i forordning 2017/1001, giver EU-varemærkeindehaveren en eneret, der gør det muligt for vedkommende at forbyde tredjemand bl.a. at importere varer, der er forsynet med indehaverens varemærke, at udbyde dem, markedsføre dem eller oplagre dem med henblik herpå uden vedkommendes samtykke (dom af 17.11.2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).
50 Artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, nu artikel 15, stk. 1, i forordning 2017/1001, indeholder en undtagelse til denne bestemmelse, idet den bestemmer, at indehaverens ret er udtømt, når varerne er markedsført inden for Unionen eller EØS af indehaveren selv eller med dennes samtykke (jf. i denne retning dom af 17.11.2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis). Denne bestemmelse tilsigter at forene det grundlæggende hensyn til beskyttelsen af de rettigheder, som er tilknyttet det pågældende varemærke, på den ene side, og det grundlæggende hensyn til varernes frie bevægelighed inden for Unionen eller EØS på den anden side (jf. i denne retning dom af 17.11.2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, præmis 40 og den deri nævnte retspraksis).
51 Med henblik på at sikre en rimelig afvejning af disse grundlæggende interesser er muligheden for at påberåbe sig konsumption af de rettigheder, der er knyttet til EU-varemærket, som en undtagelse til denne ret, afgrænset i flere henseender (dom af 17.11.2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, præmis 41).
52 Navnlig fastsætter artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 og artikel 15, stk. 1, i forordning 2017/1001 udelukkende princippet om konsumption af de rettigheder, der er knyttet til EU-varemærket, for varer, der markedsføres af indehaveren selv eller med dennes samtykke i henholdsvis Unionen eller EØS (jf. i denne retning dom af 17.11.2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis).
53 Det følger heraf, at markedsføringen af de varer, der er forsynet med dette varemærke, uden for Unionen eller uden for EØS ikke udtømmer indehaverens ret til bl.a. at modsætte sig indførsel og markedsføring i Unionen eller i EØS af disse varer uden indehaverens samtykke, hvilket således giver indehaveren mulighed for at kontrollere den første markedsføring inden for Unionen eller EØS af de varer, der er forsynet med det nævnte varemærke (jf. i denne retning dom af 17.11.2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis).
54 De rettigheder, der er knyttet til det samme varemærke, er således kun udtømt for de eksemplarer af en given vare, der er blevet markedsført inden for Unionen eller EØS med indehaverens samtykke. I denne forbindelse er den omstændighed, at varemærkeindehaveren inden for Unionen eller EØS allerede har markedsført andre eksemplarer af samme vare eller af varer, der ligner de importerede varer, med hensyn til hvilke der påberåbes konsumption, således ikke tilstrækkelig (jf. i denne retning dom af 17.11.2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis).
55 Hvad angår spørgsmålet om, hvilken part der har bevisbyrden for, at der er indtrådt konsumption af de rettigheder, der er knyttet til EU-varemærket, bemærkes for det første, at dette spørgsmål hverken er reguleret i artikel 13 i forordning nr. 207/2009, artikel 15 i forordning 2017/1001 eller nogen anden bestemmelse i disse to forordninger.
56 For det andet bemærkes, at selv om de proceduremæssige aspekter af håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder den eneret, der er fastsat i artikel 9 i forordning nr. 207/2009, nu artikel 9 i forordning 2017/1001, i princippet er reguleret af national ret som harmoniseret ved direktiv 2004/48, der, således som det navnlig fremgår af dets artikel 1-3, vedrører de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (jf. i denne retning dom af 17.11.2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, præmis 56), skal det fastslås, at dette direktiv, navnlig dets artikel 6 og 7, der henhører under direktivets kapitel II, afdeling 2, med overskriften »Bevismateriale«, ikke regulerer spørgsmålet om bevisbyrden for, at der er indtrådt konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket.
57 Domstolen har gentagne gange fastslået, at en erhvervsdrivende, der af indehaveren af dette varemærke eller med dennes samtykke er i besiddelse af varer, der markedsføres i EØS under et EU-varemærke, imidlertid har rettigheder i henhold til de frie varebevægelser, som er sikret ved artikel 34 TEUF og 36 TEUF samt artikel 15, stk. 1, i forordning 2017/1001, og som de nationale domstole skal beskytte (dom af 17.11.2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, præmis 69 og den deri nævnte retspraksis).
58 Selv om Domstolen i denne henseende har fastslået, at en bestemmelse i en medlemsstats nationale ret, hvorefter konsumption af de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, udgør et forsvarsanbringende, således at bevisbyrden påhviler den sagsøgte, der gør dette anbringende gældende, i princippet er forenelig med EU-retten, har den ligeledes præciseret, at hensynet til beskyttelsen af de frie varebevægelser kan gøre det nødvendigt at gøre en undtagelse fra denne bevisregel (jf. i denne retning dom af 8.4.2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, præmis 35-37).
59 De nationale regler om optagelse og vurdering af beviset for, at der er indtrådt konsumption af de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, skal således overholde de krav, der følger af princippet om de frie varebevægelser, og de skal følgelig tilpasses, når de kan gøre det muligt for indehaveren af dette varemærke at opdele de nationale markeder og således fremme opretholdelsen af prisdifferencerne mellem medlemsstaterne (jf. i denne retning dom af 17.11.2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, præmis 50 og den deri nævnte retspraksis).
60 Når sagsøgte i krænkelsessøgsmålet kan godtgøre, at der består en reel risiko for opdeling af de nationale markeder, hvis sagsøgte selv bærer bevisbyrden for, at varerne er markedsført inden for Unionen eller inden for EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, påhviler det følgelig den nationale ret, for hvilken sagen er indbragt, at tilpasse fordelingen af bevisbyrden for, at der er indtrådt konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket (jf. i denne retning dom af 8.4.2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, præmis 39).
61 I det foreliggende tilfælde fremgår det af anmodningen om præjudiciel afgørelse, at indehaveren af de omhandlede EU-varemærker driver et selektivt distributionssystem, hvor de varer, der er forsynet med disse varemærker, ikke har nogen tegn, der gør det muligt for tredjemand at identificere det marked, hvorpå de skal markedsføres, at indehaveren nægter at videregive disse oplysninger til tredjemand, og at sagsøgtes leverandører ikke er tilbøjelige til at afsløre deres egne forsyningskilder.
62 I denne sidstnævnte forbindelse bemærkes, at leverandøren i et sådant distributionssystem normalt forpligter sig til enten direkte eller indirekte at sælge aftalevarerne eller ‑tjenesterne udelukkende til forhandlere, der er udvalgt på grundlag af bestemte kriterier, mens disse forhandlere forpligter sig til ikke at sælge disse varer eller tjenester til forhandlere, der ikke er autoriseret på det område, som leverandøren har afgrænset med henblik på anvendelsen af dette distributionssystem.
63 Under sådanne omstændigheder vil den omstændighed, at sagsøgte i krænkelsessøgsmålet pålægges at føre bevis for, hvor de varer, der er forsynet med det varemærke, som den pågældende markedsfører, er blevet markedsført for første gang af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, kunne gøre det muligt for den nævnte indehaver at modvirke parallelimport af varer forsynet med det nævnte varemærke, selv om den deraf følgende begrænsning af de frie varebevægelser ikke er begrundet i beskyttelsen af de rettigheder, der er knyttet til dette varemærke.
64 Sagsøgte i krænkelsessøgsmålet vil nemlig have betydelige vanskeligheder ved at føre et sådant bevis på grund af sine leverandørers forståelige modvilje mod at afsløre deres forsyningskilde inden for det distributionsnet, der anvendes af indehaveren af de pågældende EU-varemærker.
65 Selv om sagsøgte i krænkelsessøgsmålet måtte være i stand til at godtgøre, at de varer, der er forsynet med de pågældende EU-varemærker, hidrører fra varemærkeindehaverens selektive distributionsnet inden for Unionen eller EØS, vil den nævnte indehaver desuden kunne forhindre enhver mulighed for, at der fremover modtages leverancer fra den deltager i dennes distributionsnet, som har tilsidesat sine kontraktlige forpligtelser (jf. i denne retning dom af 8.4.2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, præmis 40).
66 Under omstændigheder som dem, der er beskrevet i nærværende doms præmis 61, tilkommer det følgelig den nationale ret, for hvilken sagen er indbragt, at foretage en tilpasning af fordelingen af bevisbyrden for, at der er indtrådt konsumption af de rettigheder, der er knyttet til de omhandlede EU-varemærker, ved at pålægge indehaveren heraf bevisbyrden for, at den pågældende har foretaget eller tilladt den første markedsføring af eksemplarerne af de omhandlede varer uden for Unionen eller EØS. Såfremt dette bevises, påhviler det sagsøgte i krænkelsessøgsmålet at godtgøre, at de samme eksemplarer efterfølgende er blevet indført til EØS af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke (jf. i denne retning dom af 8.4.2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis).
67 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 og artikel 15, stk. 1, i forordning 2017/1001, sammenholdt med artikel 34 TEUF og 36 TEUF, skal fortolkes således, at disse bestemmelse er til hinder for, at bevisbyrden for, at der er indtrådt konsumption af de rettigheder, der er knyttet til et EU-varemærke, udelukkende påhviler sagsøgte i et krænkelsessøgsmål, når de varer, der er forsynet med dette varemærke, som ikke har nogen tegn, der gør det muligt for tredjemand at identificere det marked, hvorpå de skal bringes i omsætning, og som distribueres via et selektivt distributionsnet, hvis deltagere kun kan videresælge dem til andre deltagere i dette net eller til slutbrugere, er købt af sagsøgte i Unionen eller i EØS, efter at denne har opnået forsikring fra sælgerne om, at disse varer kan markedsføres lovligt dér, og at varemærkeindehaveren på køberens anmodning har nægtet selv at foretage denne kontrol.
Sagsomkostninger
68 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.
På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tiende Afdeling) for ret:
Artikel 13, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker og artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker, sammenholdt med artikel 34 TEUF og 36 TEUF,
skal fortolkes således, at
disse bestemmelse er til hinder for, at bevisbyrden for, at der er indtrådt konsumption af de rettigheder, der er knyttet til et EU-varemærke, udelukkende påhviler sagsøgte i et krænkelsessøgsmål, når de varer, der er forsynet med dette varemærke, som ikke har nogen tegn, der gør det muligt for tredjemand at identificere det marked, hvorpå de skal bringes i omsætning, og som distribueres via et selektivt distributionsnet, hvis deltagere kun kan videresælge dem til andre deltagere i dette net eller til slutbrugere, er købt af sagsøgte i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, efter at denne har opnået forsikring fra sælgerne om, at disse varer kan markedsføres lovligt dér, og at varemærkeindehaveren på køberens anmodning har nægtet selv at foretage denne kontrol.
Underskrifter