YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN
TUOMIO (neljäs jaosto)
30 päivänä maaliskuuta 2000 (1)
Yhteisön tavaramerkki - Sana OPTIONS - Ehdoton hylkäysperuste -
Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta -
Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön perusteella osassa yhteisöä
Asiassa T-91/99,
Ford Motor Company, kotipaikka Dearborn, Michigan (Yhdysvallat), edustajinaan
solicitor A. J. Tweedale Willoughby ja, suullisessa käsittelyssä, solicitor
B. H. E. Halliday, Lontoo, prosessiosoite Luxemburgissa asianajotoimisto Loeff,
Claeys ja Verbeke, 58 rue Charles Martel,
vastaan
Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), asiamiehenään
oikeudellisten asiain ja riita-asiain yksikön päällikkö F. López de Rego ja
oikeudellisen yksikön virkamies A. Di Carlo sekä, suullisessa käsittelyssä,
oikeudellisista asioista vastaava varapääjohtaja A. von Mühlendahl, prosessiosoite
Luxemburgissa c/o komission oikeudellisen yksikön virkamies C. Gómez de la Cruz,
Centre Wagner, Kirchberg,
jossa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan
sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen
valituslautakunnan 11.2.1999 tekemän päätöksen (asia R 150/98-2), jolla hylättiin
sanan OPTIONS rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeva hakemus,
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto),
toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekä tuomarit R. M. Moura
Ramos ja P. Mengozzi,
kirjaaja: hallintovirkamies G. Herzig,
ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.4.1999 saapuneen
kannekirjelmän,
ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 13.7.1999 saapuneen
vastinekirjelmän,
ottaen huomioon 2.12.1999 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,
on antanut seuraavan
tuomion
Asiaa koskevat oikeussäännöt
- 1.
- Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) muutetussa 7 artiklassa säädetään
seuraavaa:
1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:
- -
b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai
merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan
tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa
tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa taipalvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia;
d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai
merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai
hyvän kauppatavan mukaan;
- - .
2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa
ainoastaan osassa yhteisöä.
3. Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä
tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä
haetaan.
Riidan taustalla olevat seikat
- 2.
- Kantaja jätti 29.3.1996 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen
sisämarkkinoiden harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä
virasto).
- 3.
- Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki oli sana OPTIONS. Palveluina, joita varten
rekisteröintiä haettiin, olivat alkujaan kaikki tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä
luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan
sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 36
kuuluvat palvelut. Myöhemmin 27.8.1996 yksilöintiä muutettiin sanamuodoltaan
seuraavaksi: vakuutus-, vakuus-, rahoitus-, osamaksukauppa- ja leasing-palvelut.
- 4.
- Asian tutkijana toiminut virkamies hylkäsi hakemuksen 9.7.1998 tekemällään
päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla. Tutkijana toiminut virkamies
perusteli päätöstään sillä, että sanalta OPTIONS puuttui erottamiskyky englannin
ja ranskan kielten osalta.
- 5.
- Kantaja haki 9.9.1998 tutkijan päätökseen muutosta virastolta asetuksen N:o 40/94
59 artiklan nojalla. Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä jätettiin 9.11.1998.
Valituksen perusteluissa kantaja esitti seikkoja, joilla pyrittiin osoittamaan, että
tavaramerkkiä OPTIONS oli käytetty asianomaisten palveluiden tarjoamisessa
Belgiassa, Tanskassa, Alankomaissa, Portugalissa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Ranskan osalta käyttöön ei kuitenkaan vedottu.
- 6.
- Viraston toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 11.2.1999 tekemällään
päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi
15.2.1999. Valituslautakunta katsoi päätöksessään, että vaikka tavaramerkkiOPTIONS oli tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, kuten kantaja väitti, se ei kuitenkaan ollut sellaisenaan
erottamiskykyinen Ranskassa. Näin ollen lautakunta päätti hylätä valituksen
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan nojalla perustellen hylkäämistä sillä, että
tämän maan osalta tavaramerkin käyttöön ei vedottu.
Asianosaisten vaatimukset
- 7.
- Kantaja vaatii, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen,
- velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja
- määrää muista tarpeellisiksi katsomistaan toimenpiteistä.
- 8.
- Virasto vaatii, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- hylkää kanteen ja
- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeussääntöjen soveltaminen
Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut
- 9.
- Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista. Kantajan mukaan tätä säännöstä on
sovellettava saman artiklan 2 kohdan sijasta ainakin siinä tapauksessa, että voidaan
osoittaa erottamiskyvyn saavutetun käytön perusteella merkittävässä osassa
Euroopan yhteisöä, ja tämän käsittävän yhden suuren maan, tässä tapauksessa
Yhdistyneen kuningaskunnan.
- 10.
- Kantaja ensinnäkin myöntää, että tavaramerkin käytöstä esitettyjen todisteiden
puuttuessa tavaramerkkiä, joka on kuvaileva vain osassa yhteisöä, ei voida
7 artiklan 2 kohdan vuoksi rekisteröidä 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan
nojalla. Kantaja kuitenkin väittää, ettei 7 artiklan 2 kohta sellaisenaan voi olla
rekisteröinnin hylkäämisen peruste, vaan säännöksessä vain tarkennetaan 7 artiklan
1 kohdan b ja c alakohdan soveltamisalaa.
- 11.
- Toiseksi kantajan mukaan 7 artiklan 3 kohdan soveltamisen kannalta on riittävää,
että tavaramerkki on saavuttanut käytön perusteella erottamiskyvyn osassa yhteisöä.
Toisin kuin 7 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa ei säädetä vain 7 artiklan1 kohdan b ja c alakohdan soveltamisesta, vaan tietyin edellytyksin se ohittaa
viimeksi mainitun säännöksen. Tästä syystä - ja vastoin viraston tähän asti ilmeisesti
soveltamaa käytäntöä - silloin, kun on osoitettu tavaramerkin saavuttaneen käytön
perusteella erottamiskyvyn merkittävässä osassa yhteisöä, se on hyväksyttävä
rekisteröitäväksi.
- 12.
- Käytön perusteella saavutetun erottamiskyvyn laajuuden osalta kantaja toteaa, ettei
7 artiklan 3 kohdassa eikä missään muussakaan asetuksen N:o 40/94 säännöksessä
säädetä, että erottamiskyky on osoitettava saavutetun koko yhteisön osalta.
Kantajan mukaan näin ollen riittää, että se saavutetaan merkittävässä osassa
yhteisöä. Tässä tapauksessa erottamiskyky on osoitettu Yhdistyneen
kuningaskunnan ja eräiden muiden yhteisön valtioiden osalta.
- 13.
- Kantaja täsmentää tältä osin, että joko se itse tai sen tytäryhtiöt ovat rekisteröineet
tavaramerkin OPTIONS Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa edellä
mainitussa Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 36 kuuluvia palveluja
varten. Rekisteröinti Yhdistyneessä kuningaskunnassa saatiin tässä jäsenvaltiossa
saavutetun erottamiskyvyn perusteella. Lisäksi tavaramerkki rekisteröitiin kursiivilla
kirjoitettuna Tanskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tavaramerkki
OPTIONS on vielä tämän lisäksi rekisteröity Benelux-maissa sanamerkkinä.
- 14.
- Kantajan mukaan sen toteen näyttäminen, että vastaava merkki on rekisteröity
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa, on jo sinänsä riittävä peruste
osoittamaan vääräksi väitteet, joiden mukaan rekisteröinti on asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla evättävä.
- 15.
- Virasto toteaa ensiksikin olevansa samaa mieltä kantajan kanssa siitä, että
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohta ei yksinään ole itsenäinen hylkäysperuste,
vaan sillä pelkästään ohjataan 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamista
ja selvennetään näiden soveltamisalaa. Virasto kuitenkin katsoo, ettei pelkkä
7 artiklan 2 kohdan mainitseminen päätöksessä merkitse sitä, että valituslautakunta
olisi pitänyt vain tätä säännöstä hylkäämisen perusteena.
- 16.
- Virasto huomauttaa valituslautakunnan jättäneen tavaramerkin rekisteröimättä
erottamiskyvyn puuttumisen ja kuvailevuuden takia, ja nämä perusteet on mainittu
- tässä järjestyksessä - asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa.
Pelkkien näiden seikkojen perusteella lautakunta viittasi saman artiklan 2 kohtaan
todetessaan, että nämä ehdottomat hylkäysperusteet - jotka olivat olemassa
yhteisön osan eli Ranskan osalta - riittivät syyksi siihen, että rekisteröintihakemusta
ei hyväksytty.
- 17.
- Tämän johdosta vastaaja väittää, että riidanalainen päätös tehtiin täysin oikein
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan sekä saman artiklan
2 kohdan perusteella.
- 18.
- Toiseksi vastaajan mielestä siinä tapauksessa, että merkkiä ei hyväksytä
rekisteröitäväksi yhteisön tavaramerkiksi sen takia, että se ei ole erottamiskykyinen
ja että se on kuvaileva osassa yhteisöä, tämän rekisteröinnin esteen kiistäminen sillä
perusteella, että merkki on saavuttanut käytön perusteella erottamiskyvyn asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, edellyttää sitä, että sen osoitetaan olevan
käytön perusteella erottamiskykyinen siinä yhteisön osassa, jonka osalta
erottamiskyvyn on väitetty puuttuvan. Jos hylkäysperuste on olemassa koko yhteisön
osalta, on osoitettava, että erottamiskyky on saavutettu kaikkialla yhteisössä.
- 19.
- Vastaajan mukaan muussa tapauksessa tavaramerkin rekisteröinti loukkaisi selvästi
asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdassa nimenomaisesti ilmaistua yhteisön
tavaramerkin yhtenäisyyden periaatetta. Tällä periaatteella on keskeinen merkitys
yhteisön tavaramerkkijärjestelmässä, joka perustuu kansallisista
tavaramerkkijärjestelmistä erilliseen ja riippumattomaan oikeusjärjestykseen.
Virasto katsoo tältä osin myös, ettei yhteisön tavaramerkin yhtenäisyydestä voida
poiketa ehdottomien hylkäysperusteiden osalta.
- 20.
- Vastaaja vaatii kanteen hylkäämistä tässä tapauksessa sillä perusteella, että kantaja
ei ole vedonnut erottamiskyvyn saavuttamiseen eikä edes tavaramerkin käyttöönyhteisön ranskankielisissä osissa, ja sillä perusteella, että kantaja myöntää, että
tavaramerkki OPTIONS ei ole erottamiskykyinen ja että se on joka tapauksessa
kuvaileva ranskan ja englannin kielellä.
Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
- 21.
- Kantaja väittää, että tavaramerkin saavutettua käytön perusteella erottamiskyvyn
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti virasto on velvollinen
rekisteröimään sen voimatta evätä rekisteröintiä saman artiklan 1 kohdan b, c ja
d alakohdan sekä 2 kohdan nojalla, vaikka erottamiskyky olisikin saavutettu
ainoastaan merkittävässä osassa yhteisöä.
- 22.
- Väitettä ei voida hyväksyä.
- 23.
- On huomattava, että asetuksen N:o 40/94 toisen perustelukappaleen mukaan
yhteisön tavaramerkkijärjestelmällä annetaan yrityksille oikeus hankkia, yhtä ainoaa
menettelyä noudattaen, yhteisön tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja
joiden vaikutus ulottuu koko yhteisön alueelle, ja näin ilmaistua yhteisön
tavaramerkin yhtenäisyyden periaatetta sovelletaan, jollei kyseisessä asetuksessa
toisin säädetä. Sama periaate ilmenee asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdasta,
jonka mukaan yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen, mikä ilmenee siten, että
sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä.
- 24.
- Tämän takia merkin on oltava erottamiskykyinen kaikkialla yhteisössä voidakseen
tulla rekisteröidyksi. Tämä edellytys, jonka ansiosta kuluttajat voivat erottaa
asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaisesti yrityksen tuotteet tai palvelut toistenyritysten tuotteista tai palveluista, on tärkeä, jotta merkki voi toimia yhteisön
tavaramerkkinä talouselämässä.
- 25.
- Yhteisön tavaramerkin yhtenäisyyden periaatetta sovelletaan nimenomaisesti
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan merkkiä ei rekisteröidä,
vaikka [saman artiklan 1 kohdassa tarkoitetut] rekisteröinnin esteet olisivat
olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.
- 26.
- Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa on tulkittava kyseisen periaatteen valossa.
- 27.
- Tältä kannalta katsottuna tavaramerkin rekisteröinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
3 kohdan nojalla edellyttää sen osoittamista, että kyseinen merkki on käytön
perusteella saavuttanut erottamiskyvyn siinä merkittävässä osassa yhteisöä, jonka
osalta tuo ominaisuus puuttui asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan
mukaisesti.
- 28.
- Tässä tapauksessa kantaja ei ole kiistänyt sanan OPTIONS erottamiskyvyn
puuttumista ranskan kielen osalta. Kantaja ei myöskään ole väittänyt, että
tavaramerkkiä OPTIONS olisi käytetty siten, että se on saavuttanut
erottamiskyvyn merkittävässä osassa yhteisöä, tässä tapauksessa Ranskassa.
- 29.
- Näin ollen virasto ei ole menetellyt väärin, kun se ei ole hyväksynyt sanaa
OPTIONS rekisteröitäväksi yhteisön tavaramerkiksi.
- 30.
- Edellä todetusta seuraa, että kanne on hylättävä.
Oikeudenkäyntikulut
- 31.
- Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt
asian ja vastaaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, ensin mainittu
on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)
on antanut seuraavan tuomiolauselman:
1) Kanne hylätään.
2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
TiiliMoura Ramos
Mengozzi
|
Julistettiin Luxemburgissa 30 päivänä maaliskuuta 2000.
H. Jung
V. Tiili
kirjaaja
jaoston puheenjohtaja