Voorlopige editie
CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
M. SZPUNAR
van 7 september 2023 (1)
Zaak C‑361/22
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)
tegen
Buongiorno Myalert SA
[verzoek van de Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie, Spanje) om een prejudiciële beslissing]
„Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Richtlijn 2008/95/EG – Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen – Gebruik van het merk om de bestemming van waren of diensten aan te duiden – Voorwaarden voor geoorloofdheid”
I. Inleiding
1. Het hoofdgeding, dat heeft geleid tot de onderhavige prejudiciële verwijzing, betreft een geschil tussen enerzijds een aanbieder van informatiediensten via internet en het mobiele telefoonnetwerk en anderzijds de houder van het merk ZARA, wegens een gestelde inbreuk op de aan dit merk verbonden rechten. Tijdens een reclamecampagne had de aanbieder van de informatiediensten namelijk als cadeau de deelname aan een loterij aangeboden met als een van de prijzen een ZARA-cadeaubon, waarvan de afbeelding in het kader van die reclamecampagne werd getoond. De merkhouder heeft een vordering wegens inbreuk ingesteld tegen de betrokken dienstverrichter omdat deze voordeel zou hebben getrokken uit de reputatie van het merk en afbreuk zou hebben gedaan aan deze reputatie.
2. Het geschil in het hoofdgeding bevindt zich dus wellicht op de grens tussen het merkenrecht en het recht inzake oneerlijke mededinging. De in casu gestelde prejudiciële vraag betreft echter uitsluitend de richtlijnen inzake het merkenrecht.
3. In dit verband kan de houder van een in een van de lidstaten ingeschreven merk derden verbieden tekens op bepaalde manieren te gebruiken wanneer dit gebruik inbreuk maakt op zijn intellectuele-eigendomsrecht, met inachtneming van de in deze richtlijnen vastgestelde voorwaarden.
4. Het uitsluitende recht van de houder is echter niet absoluut. Zo bepaalde artikel 6, lid 1, onder c), van de richtlijnen 89/104/EEG(2) en 2008/95/EG(3) dat de houder een derde niet kon verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken: van het merk, wanneer dit nodig was om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven. In 2015 is richtlijn 2008/95 vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436(4), waarvan artikel 14, lid 1, onder c), althans letterlijk, een verdergaande beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen lijkt in te voeren dan artikel 6, lid 1, onder c), van de richtlijnen 89/104 en 2008/95.
5. Aangezien de in het hoofdgeding aan de orde zijnde gedraging volgens de verwijzende rechter veeleer onder deze ruimere beperking valt, stelt hij het Hof de prejudiciële vraag of artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 de draagwijdte van de betreffende beperking daadwerkelijk heeft gewijzigd, dan wel of deze bepaling ziet op vormen van gebruik die reeds impliciet in artikel 6, lid 1, onder c), van de richtlijnen 89/104 en 2008/95 besloten lagen.
6. Hoewel het verzoek om een prejudiciële beslissing artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijnen 89/104 en 2008/95 betreft, gaat het belang van het antwoord op de aldus geformuleerde vraag veel verder dan het stelsel van de nationale merken.
7. Ten eerste is dit antwoord namelijk ook van belang voor het stelsel van de Uniemerken dat is gebaseerd op verordening (EG) nr. 207/2009(5), die met ingang van 1 oktober 2017 is vervangen door verordening (EU) 2017/1001(6). Verordening nr. 207/2009 is tussentijds gewijzigd door verordening (EU) 2015/2424(7). Een beperking van dezelfde aard als die in artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 was te vinden in artikel 12, onder c), van verordening nr. 207/2009. Verordening 2015/2424 heeft deze laatste bepaling gewijzigd door in wezen de bewoordingen van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 over te nemen.
8. Ten tweede beoogt de door de Uniewetgever vastgestelde beperking van de aan de rechten van de merkhouder verbonden rechtsgevolgen volgens vaste rechtspraak van het Hof de fundamentele belangen van de bescherming van de merkrechten en de rechten van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de interne markt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol kan vervullen van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven.(8)
II. Toepasselijke bepalingen
A. Unierecht
1. Richtlijn 89/104
9. Artikel 5 („Rechten verbonden aan het merk”) van richtlijn 89/104 bepaalde:
„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:
a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.
[...]”
10. Artikel 6 („Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”), lid 1, van richtlijn 89/104 luidde:
„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:
[...]
b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,
voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”
2. Richtlijn 2008/95
11. Richtlijn 89/104 is ingetrokken en vervangen door richtlijn 2008/95, die op 28 november 2008 in werking is getreden. Richtlijn 2008/95 heeft geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 of in artikel 6, lid 1, onder b) en c), van deze richtlijn.
3. Richtlijn 2015/2436
12. Richtlijn 2015/2436, die richtlijn 2008/95 met ingang van 15 januari 2019 heeft ingetrokken en vervangen, bepaalt in artikel 14 („Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”):
„1. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van:
[...]
c) het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel.
2. Lid 1 is alleen van toepassing wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
[...]”
B. Spaans recht
13. Artikel 34 van Ley 17/2001 de Marcas (wet 17/2001 inzake merken) van 7 december 2001 (BOE nr. 294 van 8 december 2001, blz. 45579), in de versie die van toepassing is op de feiten van het hoofdgeding (hierna: „merkenwet”), heeft artikel 5 van richtlijn 89/104 in de Spaanse rechtsorde omgezet. Dit artikel 34 luidde als volgt:
„1. De inschrijving van een merk verleent de merkhouder het uitsluitende recht om het merk in het economisch verkeer te gebruiken.
2. De houder van een ingeschreven merk kan een derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, met inbegrip van het gevaar van associatie met het merk.
c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit merk in Spanje bekend is of een goede reputatie heeft en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken een verband tussen deze waren of diensten en de merkhouder kan worden gelegd of meer in het algemeen ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de bekendheid of goede reputatie van het ingeschreven merk.”
14. Artikel 37, lid 1, onder c), van de merkenwet, waarbij artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 in Spaans recht is omgezet, bepaalde het volgende:
„1. Voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, staat het aan het merk verbonden recht de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:
[...]
c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven.”
15. Na de inwerkingtreding van richtlijn 2015/2436 heeft de Spaanse wetgever artikel 37, lid 1, onder c), van de merkenwet gewijzigd als volgt:
„1. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van:
[...]
c) het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel.”
III. Feiten van het hoofdgeding
16. Buongiorno Myalert SA (hierna: „Buongiorno”) is een onderneming die in 2010 informatiediensten via internet en het mobiele telefoonnetwerk verstrekte. In dat jaar heeft zij een reclamecampagne gelanceerd voor de afsluiting van een abonnement voor een dienst waarbij multimedia-inhoud werd verzonden via sms. Dit abonnement werd op de markt gebracht onder de naam „Club Blinko”. In het kader van die campagne bood Buongiorno als welkomstgeschenk deelname aan een loterij aan, waarbij een ZARA-cadeaubon ter waarde van 1 000 EUR een van de prijzen was. Nadat de abonnee op een banner had geklikt om deel te nemen aan de loterij, zag hij op het volgende scherm het teken „ZARA” verschijnen, in een rechthoekig kader dat qua afmetingen doet denken aan een cadeaubon.
17. De onderneming Industria de Diseño Textil SA (hierna: „Inditex”) heeft tegen Buongiorno een rechtsvordering ingesteld wegens inbreuk op de uitsluitende rechten die verbonden zijn aan een nationaal merk dat het teken „ZARA” beschermt. Ter onderbouwing van deze vordering, die was gebaseerd op artikel 34, lid 2, onder b) en c), van de merkenwet, heeft Inditex gevaar voor verwarring respectievelijk voordeel uit en afbreuk aan de reputatie van het merk aangevoerd.
18. Volgens Buongiorno is er geen sprake van een inbreuk op de aan het merk ZARA verbonden rechten. Hierbij heeft zij aangevoerd dat dit teken incidenteel is gebruikt, niet als merk maar om een van de geschenken aan te geven die aan de winnaars van de loterij werden aangeboden. Volgens Buongiorno valt een dergelijk „verwijzend gebruik” onder het geoorloofde gebruik van onderscheidende tekens van derden als bedoeld in artikel 37 van de merkenwet.
19. De rechter in eerste aanleg heeft de vordering van Inditex afgewezen. Na te hebben vastgesteld dat het gebruik van het merk ZARA door Buongiorno geen „verwijzend gebruik” in de zin van artikel 37 van de merkenwet was, heeft deze rechter geoordeeld dat niet was voldaan aan de voorwaarden van artikel 34, lid 2, onder b) en c), van de merkenwet.
20. Inditex heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld, waarbij zij heeft aangevoerd dat er sprake was van een inbreuk op het merk op grond van artikel 34, lid 2, onder c), van de merkenwet. Het hoger beroep is verworpen door de rechter in tweede aanleg, die heeft geoordeeld dat het gebruik van het merk ZARA geen afbreuk deed aan de reputatie van dat merk en er evenmin ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit de reputatie ervan.
21. Inditex heeft cassatieberoep ingesteld bij de Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie, Spanje), de verwijzende rechter in deze zaak.
22. Gelet op het gebruik in artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 van de bewoordingen „in het bijzonder”, waarmee een verband wordt gelegd tussen de – in artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 niet vermelde – meer algemene gedraging („de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk”) en de – in richtlijn 89/104 wel vermelde – meer specifieke gedraging (indien het gebruik van dat merk „noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel”), twijfelt de verwijzende rechter over de reikwijdte van deze zinsnede die in artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 is toegevoegd. Deze rechter vraagt zich af of deze zinsnede strekt tot verduidelijking van wat impliciet was opgenomen in artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104, dan wel of de reikwijdte van „verwijzend gebruik” is uitgebreid. Volgens de verwijzende rechter sluit de handelwijze van Buongiorno beter aan bij de huidige formulering van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 dan bij die van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104.
23. De verwijzende rechter verklaart dat hij de partijen in het hoofdgeding heeft verzocht hun opmerkingen te maken over de opportuniteit van een prejudiciële verwijzing betreffende de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104, „[v]oor het geval er, als gevolg van het slagen van het cassatiemiddel ontleend aan schending van artikel 34, lid 2, onder c), van de merkenwet, zou moeten worden onderzocht of de in artikel 37[, lid 1], onder c), van deze wet vastgestelde beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is”.
IV. Prejudiciële vraag en procedure bij het Hof
24. In deze omstandigheden heeft de Tribunal Supremo bij beschikking van 12 mei 2022, ingekomen bij het Hof op 3 juni 2022, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:
„Moet artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn [89/104] aldus worden uitgelegd dat de beperking van de aan het merk verbonden rechten impliciet ook ziet op de meer algemene gedraging waarnaar artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn [2015/2436] thans verwijst: ‚gebruik [...] van [...] het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk’?”
25. Partijen in het hoofdgeding, de Spaanse regering en de Europese Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Er is geen terechtzitting gehouden.
V. Analyse
A. Afbakening van de prejudiciële vraag
26. Met zijn prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het gebruik, in het economische verkeer, van het merk „met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk”, dat thans is opgenomen in artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436, binnen de werkingssfeer van eerstgenoemde bepaling valt.
27. Gelet op de schriftelijke opmerkingen van partijen lijkt het mij allereerst ter zake dienend om de volgende overwegingen te formuleren met betrekking tot de afbakening van de prejudiciële vraag.
28. In de eerste plaats zij opgemerkt dat de feiten in het hoofdgeding zich in 2010 hebben voorgedaan, terwijl de prejudiciële vraag verwijst naar artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104. Deze richtlijn is vervangen door richtlijn 2008/95, die op 28 november 2008 in werking is getreden. Hoewel laatstgenoemde richtlijn artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 niet heeft gewijzigd, lijkt zij ratione temporis van toepassing te zijn op het hoofdgeding. Ik zal in deze conclusie derhalve verwijzen naar richtlijn 2008/95 en artikel 6, lid 1, onder c), daarvan, en ik stel dus voor om de prejudiciële vraag overeenkomstig te herformuleren.(9)
29. In de tweede plaats kan het verleidelijk zijn om de prejudiciële vraag te herformuleren door aan te nemen dat de verwijzende rechter daarmee wenst te vernemen of artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het van toepassing is op de gedraging bestaande in het gebruik door een derde van het merk in een reclamecampagne om te verwijzen naar een prijs die een van zijn klanten in een loterij kan winnen. Aan de hand van het antwoord op de vraag zoals deze door de verwijzende rechter is geformuleerd kan hij echter het bij hem aanhangige geding beslechten, zodat het niet nodig is om de rol van deze rechter over te nemen en de vraag te herformuleren.
30. In de derde plaats betoogt Buongiorno dat in de prejudiciële vraag geen melding wordt gemaakt van de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, volgens hetwelk de houder van een merk een derde niet kan verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Volgens Buongiorno heeft zij zich reeds in eerste aanleg op deze bepaling beroepen om te verdedigen dat haar gedraging rechtmatig was. Zij meent daarom dat het Hof de prejudiciële vraag ook vanuit het oogpunt van deze bepaling moet onderzoeken, om de verwijzende rechter een nuttig en volledig antwoord te geven.
31. Aangezien de verwijzende rechter geen twijfel uit over de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, stel ik het Hof evenmin voor om de prejudiciële vraag op dit punt te herformuleren teneinde ook deze bepaling uit te leggen. De bevoegdheid om de aan het Hof voor te leggen vragen te formuleren komt namelijk alleen aan de nationale rechter toe, en de partijen in het hoofdgeding kunnen de inhoud daarvan niet wijzigen.(10)
32. Volledigheidshalve wil ik er evenwel ten eerste op wijzen dat artikel 6, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 alleen van toepassing kan zijn indien de gedraging van Buongiorno als „gebruik” in de zin van artikel 5 van deze richtlijn wordt aangemerkt. Aangezien dit aspect ook controversieel lijkt wat de toepassing van artikel 6, lid 1, onder c), van deze richtlijn betreft, kom ik hierop terug in mijn inhoudelijke analyse van de prejudiciële vraag.(11)
33. Ten tweede heeft het Hof geoordeeld dat artikel 6, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 een uiting is van de vrijhoudingsbehoefte. Een derde kan zich slechts baseren op de aan die bepaling ten grondslag liggende vrijhoudingsbehoefte wanneer de door hem gebruikte aanduiding verband houdt met een van de kenmerken van de door deze derde verhandelde waar of verrichte dienst.(12) Bovendien heeft het Hof ook reeds geoordeeld dat, met het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan een voor met name auto’s ingeschreven merk, op schaalmodellen van voertuigen van dat merk als getrouwe nabootsing van deze voertuigen, niet wordt beoogd een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen te geven; het is slechts een element van de getrouwe nabootsing van de originele voertuigen.(13)
34. In casu komt het feit dat een derde het merk van de houder ervan toont in een reclamecampagne om te verwijzen naar een prijs die zijn klanten kunnen winnen in een loterij, mogelijk erop neer dat een kenmerk van de waar van de merkhouder wordt aangeduid en niet een kenmerk van de door die derde aangeboden dienst bestaande in de verzending van multimedia-inhoud. Gesteld al dat Inditex cadeaubonnen in de handel heeft gebracht met de kenmerken waarnaar in de reclamecampagne van Buongiorno wordt verwezen, kan namelijk niet worden aangenomen dat de weergave van die cadeaubonnen in die reclamecampagne tot doel had een kenmerk van de door Buongiorno verrichte dienst aan te duiden.
35. In de vierde plaats kan gelet op de door de verwijzende rechter beschreven feiten ook de vraag worden gesteld of de gedraging van Buongiorno valt binnen de werkingssfeer van artikel 7 („Uitputting van het aan het merk verbonden recht”) van richtlijn 2008/95. Volgens deze bepaling stond het aan het merk verbonden recht de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel waren gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen waren om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren.
36. Zonder op het antwoord op deze vraag vooruit te lopen moet ik er allereerst op wijzen dat de verwijzende rechter niet heeft verzocht om uitlegging van artikel 7 van richtlijn 2008/95. Voorts betoogt Inditex dat bij gebreke van een eerste verkoop van de waar, te weten de cadeaubon, of van een eerste verhandeling met haar toestemming, haar merkrecht niet was uitgeput op het tijdstip waarop Buongiorno haar merk gebruikte. Ten slotte betoogt deze onderneming in een andere context dat zij geen cadeaubonnen met de in de reclamecampagne vermelde kenmerken in de handel brengt en dat zij dit destijds ook niet deed. Het zou dus gaan om een niet-bestaande waar.
37. Gelet op het voorgaande stel ik voor om de met de prejudiciële verwijzing opgeworpen rechtsvraag uitsluitend te analyseren vanuit het oogpunt van de verhouding tussen artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 en artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436. Vooraf moet echter worden ingegaan op de argumenten van partijen met betrekking tot de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag.
B. Ontvankelijkheid
38. Inditex betoogt met twee argumenten dat het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk is.
39. In de eerste plaats merkt zij op dat, zoals de verwijzende rechter zelf heeft vastgesteld(14), de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 slechts nuttig kan zijn voor deze rechter indien het bij hem aanhangige cassatieberoep wordt toegewezen wegens schending van artikel 34, lid 2, onder c), van de merkenwet, die, als nationale bepaling waarmee de Spaanse wetgever de in artikel 5, lid 2, van deze richtlijn geboden mogelijkheid heeft benut, bijzondere bescherming verleent aan „bekende” merken. Volgens Inditex is het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk als bedoeld in laatstgenoemde bepaling evenwel nooit in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, zodat een derde zich voor het gebruik van een dergelijk merk niet kan beroepen op artikel 6, lid 1, onder c), van de richtlijn. Op het gevaar af vooruit te lopen op mijn latere uiteenzetting voeg ik hieraan toe dat het argument dat Inditex aanvoert voor haar stelling dat de prejudiciële vraag niet-ontvankelijk is, ook bij de analyse ten gronde kan worden onderzocht als een argument betreffende de uitlegging van voormelde bepalingen.(15)
40. In de tweede plaats stelt Inditex dat een antwoord op de prejudiciële vraag hoe dan ook niet nuttig is, aangezien het duidelijk ontoereikend is om de in het hoofdgeding opgeworpen rechtsvraag te beantwoorden. Het „verwijzend gebruik” van een merk is immers niet als zodanig geoorloofd. Dit gebruik is slechts rechtmatig indien het „volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel” geschiedt en voldoet aan de regels inzake de uitputting van het merkrecht in het geval van transacties met betrekking tot waren van anderen.
41. In dit verband leidt het argument dat een prejudiciële vraag is gebaseerd op een premisse waarover de verwijzende rechter zich nog moet uitspreken, zodat de vraag als voorbarig en hypothetisch moet worden beschouwd(16), of het argument dat het antwoord op een prejudiciële vraag niet volstaat om het hoofdgeding te beslechten(17), niet automatisch tot de conclusie dat die vraag niet-ontvankelijk is.
42. Het staat namelijk uitsluitend aan de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om, gelet op de bijzonderheden van het geval, de relevantie te beoordelen van de vraag die hij aan het Hof voorlegt. Wanneer de gestelde vraag betrekking heeft op de uitlegging of de geldigheid van een Unierechtelijke regel is het Hof in beginsel verplicht daarop te antwoorden. Bijgevolg geldt voor een prejudiciële vraag die het Unierecht betreft een vermoeden van relevantie. Het Hof kan slechts weigeren uitspraak te doen over een dergelijke vraag wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen enkel verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is, of wanneer het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die voor hem noodzakelijk zijn om een nuttig antwoord te geven op de gestelde vragen.(18)
43. Dat is in casu niet het geval. Het is juist dat de verwijzende rechter voor zijn beslissing op het cassatieberoep afwegingen moet maken die voorafgaan aan de beoordeling van het door de prejudiciële vraag opgeworpen rechtsvraag (het gebruik van een bekend merk als bedoeld in artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95) en daarna eventueel aanvullende beoordelingen moet verrichten (het gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel). De toepassing van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 kan echter niet duidelijk worden uitgesloten in een situatie waarin een merk in een reclamecampagne van een derde voorkomt om te verwijzen naar een prijs die een klant van deze derde kan winnen in een loterij.
44. Zonder uitdrukkelijk de ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag ter discussie te stellen, voert de Commissie voorts aan dat niet onderzocht hoeft te worden of in casu is voldaan aan de voorwaarden van artikel 37 van de merkenwet en artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95, aangezien de nationale rechter in eerste aanleg terecht lijkt te hebben geoordeeld dat het gebruik van het merk ZARA niet viel onder een van de gevallen van „gebruik van het merk” als bedoeld in artikel 34 van de merkenwet, waarbij de Spaanse wetgever artikel 5 van richtlijn 89/104 in nationaal recht heeft omgezet. Ik ben evenwel van mening dat het argument van de Commissie niet kan leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag om dezelfde redenen als die welke in de punten 41 en 42 van deze conclusie zijn uiteengezet met betrekking tot de argumenten van Inditex.
45. Hoewel ik gevoelig ben voor de argumenten die de Commissie aanvoert ter ondersteuning van haar standpunt dat de gedraging van Buongiorno geen gebruik in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104 vormde, zij eraan herinnerd dat de verwijzende rechter geen twijfel uit over de uitlegging van deze bepaling, hetgeen er niet toe kan leiden dat de prejudiciële vraag niet-ontvankelijk wordt verklaard.(19)
46. De prejudiciële vraag is dus ontvankelijk.
C. Ten gronde
47. Alvorens in te gaan op de juridische kwestie die in de prejudiciële vraag aan de orde wordt gesteld, zal ik kort de kwestie analyseren die partijen in hun schriftelijke opmerkingen hebben aangevoerd met betrekking tot de kwalificatie van de gedraging van Buongiorno als „gebruik [...] van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het [bekende] merk” als bedoeld in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104.
48. Deze analyse is van tweeërlei belang. Ten eerste is artikel 6 van richtlijn 2008/95 namelijk slechts van toepassing indien een derde gebruikmaakt van een teken en de merkhouder zich overeenkomstig artikel 5 van deze richtlijn tegen dat gebruik kan verzetten. Ten tweede kan het argument van Inditex betreffende de niet-ontvankelijkheid van de prejudiciële vraag ook worden gelezen als een argument ten gronde, volgens hetwelk artikel 6, lid 1, onder c), van die richtlijn in geen geval van toepassing kan zijn bij gebruik van een bekend merk als bedoeld in artikel 5, lid 2, ervan.
1. Gebruik van een bekend merk als bedoeld in artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95
49. De vraag of de gedraging van een derde met betrekking tot een merk rechtmatig kan zijn in het licht van de regel van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95, rijst enkel indien deze gedraging wordt beschouwd als gebruik in de zin van artikel 5 van deze richtlijn.(20)
50. In casu stelt de verwijzende rechter zijn prejudiciële vraag voor het geval dat hij het cassatiemiddel aanvaardt dat is ontleend aan schending van artikel 34, lid 2, onder c), van de merkenwet, waarbij de Spaanse wetgever gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid waarin artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 voorziet. Met andere woorden, alvorens uitspraak te doen over het argument betreffende het verwijzende gebruik, moet de verwijzende rechter tot het oordeel komen dat de gedraging van Buongiorno gebruik vormt van een aan het bekende merk gelijk of daarmee overeenstemmend teken waardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
51. Zoals ik reeds in punt 39 van deze conclusie heb opgemerkt, kan het argument van Inditex betreffende het hypothetische karakter van de prejudiciële vraag in die zin worden opgevat dat aan het recht van een merkhouder om zich te verzetten tegen het gebruik bedoeld in artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 volgens deze onderneming geenszins afbreuk wordt gedaan door de in artikel 6, lid 1, onder c), van deze richtlijn vastgestelde beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen.
52. In dit verband voert Inditex ten eerste aan dat het verwijzende gebruik van het merk in overeenstemming moet zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel zoals artikel 6, lid 1, onder c), juncto artikel 6, lid 1, in fine, van richtlijn 2008/95 vereist. Het Hof heeft in het arrest Gillette Company en Gillette Group Finland(21) geoordeeld dat het gebruik van een merk met name niet in overeenstemming is met deze eerlijke gebruiken wanneer het de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. Ten tweede bestaat het gebruik van een bekend merk in de zin van artikel 5, lid 2, van die richtlijn in het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk, waardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
53. In deze omstandigheden vallen volgens Inditex de in artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 gestelde voorwaarden voor rechtmatig gebruik samen met die voor het gebruik van een bekend merk waartegen de merkhouder zich krachtens artikel 5, lid 2, van deze richtlijn kan verzetten, zodat deze twee bepalingen elkaar uitsluiten. Volgens Inditex kan een derde die een bekend merk op onrechtmatige wijze gebruikt in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, zich dan ook niet beroepen op „verwijzend gebruik”.
54. Hoewel ik sympathie heb voor dit argument, ben ik van mening dat overwegingen van systematische en jurisprudentiële aard zich verzetten tegen deze strikte uitlegging die de gezamenlijke toepasselijkheid van deze twee bepalingen van meet af aan en in alle gevallen uitsluit.
55. Alvorens deze overwegingen uiteen te zetten, merk ik op dat niets erop wijst dat de Spaanse wetgever bij de tenuitvoerlegging van de in artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 vastgestelde mogelijkheid die gezamenlijke toepasselijkheid van deze bepalingen heeft willen uitsluiten. Bijgevolg hoeft niet te worden onderzocht of de nationale wetgever bij een dergelijke tenuitvoerlegging kan beslissen om de rechten van de houder van een bekend merk niet te onderwerpen aan de beperking van artikel 6, lid 1, onder c), van deze richtlijn.
a) Verhouding tussen artikel 5, lid 2, en artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95
56. Het Hof heeft geoordeeld dat de door artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95 verleende bescherming er enkel toe strekt de merkhouder in staat te stellen om zijn specifieke belangen als houder van dit merk te beschermen, dat wil zeggen om ervoor te zorgen dat dit merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Het Hof heeft hieruit in de eerste plaats afgeleid dat de uitoefening van het door het merk verleende uitsluitende recht beperkt moet blijven tot gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde de functies van het merk aantast of kan aantasten. Artikel 5, lid 2, van deze richtlijn biedt bekende merken een ruimere bescherming dan de bescherming die bij lid 1 van dat artikel wordt verleend. De specifieke grondslag voor deze bescherming bestaat in een gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk.(22)
57. In de tweede plaats hoeft er voor de uitoefening van het recht van de houder van een bekend merk dus geen gevaar voor verwarring bij het betrokken publiek te bestaan(23), in tegenstelling tot de situatie waarop artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 betrekking heeft.
58. Hoewel in artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 drie verschillende gevallen van inbreuk worden onderscheiden, namelijk afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, afbreuk aan de reputatie van dat merk en ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk(24), heeft Inditex in casu tot staving van haar vordering wegens inbreuk aangevoerd dat Buongiorno voordeel heeft getrokken uit de reputatie van haar merk en afbreuk heeft gedaan aan die reputatie.
59. Dienaangaande heeft het Hof geoordeeld dat voor het onderzoek naar een inbreuk in de zin van artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 – en bij uitbreiding in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 – een globale beoordeling moet worden verricht waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk, de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren of diensten zijn gerelateerd.(25)
60. Wanneer de houder van het bekende merk een van de in artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 bedoelde inbreuken heeft kunnen aantonen, staat het bovendien aan de derde die een teken heeft gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk, om aan te tonen dat er een geldige reden bestaat voor het gebruik van dat teken. Wanneer een derde een geldige reden voor dat gebruik inroept, wordt de houder van dat merk verplicht om het gebruik van dat teken te tolereren.(26)
61. Op het eerste gezicht leidt het inroepen van een geldige reden voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk tot hetzelfde resultaat als het inroepen van de in artikel 6, lid 1, van richtlijn 2008/95 bedoelde beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen. In beide gevallen moet de merkhouder het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk tolereren.
62. Opdat een derde zich kan beroepen op de in artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 vastgestelde beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, moet het gebruik van een teken evenwel voldoen aan de in deze bepaling gestelde voorwaarden alsmede, zoals artikel 6, lid 1, in fine, van deze richtlijn voorschrijft, in overeenstemming zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
63. In deze omstandigheden moeten de begrippen „geldige reden” en „gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”, die respectievelijk in artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 en artikel 6, lid 1, in fine, van die richtlijn worden gebruikt, worden afgebakend, teneinde uit te maken of het ontbreken van een „geldige reden” in de zin van eerstgenoemde bepaling meebrengt dat het gebruik in geen geval „eerlijk” is in de zin van laatstgenoemde bepaling.
64. Dienaangaande bestaat er in de eerste plaats letterlijk een verschil tussen deze twee begrippen, zodat niet van een identieke betekenis kan worden uitgegaan.
65. In de tweede plaats bevat artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 uit systematisch oogpunt geen voorbehoud waardoor de toepasselijkheid van deze bepaling kan worden uitgesloten in geval van inbreuk op een bekend merk in de zin van artikel 5, lid 2, van deze richtlijn. Betoogd zou kunnen worden dat een dergelijk voorbehoud niet in de tekst van deze richtlijn is opgenomen omdat de beperking waarin eerstgenoemde bepaling voorziet verplicht in nationaal recht wordt omgezet, terwijl elke lidstaat zelf kan beslissen om al dan niet gebruik te maken van de door deze tweede bepaling geboden mogelijkheid. Het Uniemerkenstelsel bevat echter bepalingen die vergelijkbaar zijn met artikel 5, lid 2, en artikel 6, lid 1, onder c), van deze richtlijn, waarbij dat stelsel de lidstaten geen speelruimte laat.(27)
66. In de derde plaats brengt enerzijds de voorwaarde van „eerlijk gebruik” in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking.(28) Anderzijds strekt het begrip „geldige reden” ertoe om een evenwicht te vinden tussen de betrokken belangen door, in de specifieke context van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 en tegen de achtergrond van de ruimere bescherming die het betreffende merk geniet, rekening te houden met de belangen van de derde die dat teken gebruikt.(29) Het begrip „geldige reden” omvat niet alleen objectief dwingende redenen, maar kan ook aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk.(30)
67. Hoewel sommige factoren waarmee bij de beoordeling van elk van deze twee voorwaarden rekening moet worden gehouden, elkaar kunnen overlappen, is het bij deze beoordelingen centraal staande gezichtspunt niet hetzelfde. Vereenvoudigd gezegd richt het vereiste van een „geldige reden” zich meer op het perspectief van een derde en zijn belangen, terwijl het vereiste van een „eerlijk gebruik” uitgaat van het perspectief van de merkhouder. In het verlengde hiervan kan ook een verschillend belang worden gehecht aan een factor die in het kader van deze twee beoordelingen in aanmerking wordt genomen.
68. In de vierde plaats geldt hetzelfde voor de factoren die enerzijds een van de drie in artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 bedoelde gevallen van inbreuk op een bekend merk uitmaken en anderzijds in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de voorwaarde van „eerlijk gebruik” in de zin van artikel 6, lid 1, in fine, van deze richtlijn. Aldus heeft het Hof, zoals Inditex aangeeft, in het arrest Gillette Company en Gillette Group Finland(31) inderdaad geoordeeld dat het gebruik van een teken niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken wanneer het de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van deze richtlijn volstaat het echter voor de vaststelling van een inbreuk op een bekend merk dat een derde ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van dit merk, zonder dat zijn gedraging de waarde van dit merk aantast.
69. Bovendien vormen ook de lessen die uit de rechtspraak van het Hof kunnen worden getrokken, een ernstige aanwijzing dat de beperking van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 ook van toepassing kan zijn wanneer de merkhouder zich a priori kan beroepen op een nationale bepaling waarbij de mogelijkheid van artikel 5, lid 2, van deze richtlijn ten uitvoer is gelegd.
b) Relevante rechtspraak
70. In de zaak die heeft geleid tot het arrest Adam Opel(32) werd het Hof bevraagd over artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 89/104. Aanvankelijk heeft het weliswaar overwogen dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, aan de verwijzende rechterlijke instantie ook een uitlegging van artikel 5, lid 2, van deze richtlijn moest worden verschaft, maar uiteindelijk heeft het Hof het dan toch aan die rechtelijke instantie overgelaten om feitelijk te beoordelen of het aan de orde zijnde gebruik een gebruik zonder geldige reden was waardoor ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit of afbreuk werd gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, als ingeschreven merk.(33) Vervolgens heeft het Hof artikel 6, lid 1, onder b), van deze richtlijn uitgelegd en daarbij ook verwezen naar artikel 6, lid 1, onder c), van de richtlijn.(34) In dit verband wens ik te benadrukken dat zowel de beperking van artikel 6, lid 1, onder b), van richtlijn 89/104 als die van artikel 6, lid 1, onder c), ervan onderworpen is aan de voorwaarde dat het merk wordt gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
71. Ook in het arrest adidas en adidas Benelux(35) heeft het Hof, daar vaststond dat het in die zaak ging om een bekend merk, eerst artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en daarna – zonder enig voorbehoud – artikel 6, lid 1, onder b), van deze richtlijn uitgelegd.(36)
72. In dezelfde geest heeft het Hof met betrekking tot de in artikel 6, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95 vastgestelde beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, waarvoor eveneens het vereiste van eerlijk gebruik geldt, in het arrest Céline(37) geoordeeld dat bij de beoordeling van de inachtneming van dit vereiste onder andere rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming ervan wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of zijn diensten in de handel te brengen. Op basis van dit arrest kan worden betoogd dat voor de beoordeling of een derde zich kan beroepen op een van de in artikel 6, lid 1, van deze richtlijn vastgestelde beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, weliswaar rekening moet worden gehouden met de bekendheid van het betrokken merk, maar niet kan worden geoordeeld dat elke inbreuk op een bekend merk in de zin van artikel 5, lid 2, van deze richtlijn ontsnapt aan die beperkingen.
73. Uit deze rechtspraak leid ik af dat er voor het Hof niet noodzakelijkerwijs een tegenstrijdigheid bestaat tussen, enerzijds, het bestaan van een gebruik waartegen de houder van een bekend merk zich in beginsel kan verzetten op basis van een nationale bepaling die de in artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid ten uitvoer legt, en anderzijds een beroep door een derde op de in artikel 6, lid 1, onder c), van deze richtlijn bedoelde beperking.
74. Derhalve dient artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 te worden uitgelegd.
2. Artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95
75. Bij de uitlegging van een Unierechtelijke bepaling moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen en de doelstellingen die zij nastreeft, maar ook met de context ervan. De ontstaansgeschiedenis van een bepaling van Unierecht kan ook elementen aan het licht brengen die relevant zijn voor de uitlegging ervan.(38)
76. In dit verband suggereert in de eerste plaats een letterlijke vergelijking van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 en artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 dat het enige gebruik dat de aan het merk verbonden rechtsgevolgen beperkte („gebruik [...] van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven”) thans een van de gevallen van rechtmatig gebruik is waartegen de merkhouder zich niet kan verzetten. Artikel 14 van richtlijn 2015/2436 bepaalt namelijk eerst dat het voortaan betrekking heeft op het gebruik van een merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, en vervolgens dat het de normatieve inhoud van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 overneemt, voorafgegaan door de uitdrukking „in het bijzonder”.
77. In de tweede plaats wordt deze overweging bevestigd door een analyse van de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot richtlijn 2015/2436.
78. Om te beginnen volgt namelijk uit het voorstel voor een richtlijn van de Commissie dat het „noodzakelijk [werd] geacht [...] te voorzien in een expliciete beperking met betrekking tot verwijzend gebruik in het algemeen.(39) Volgens de Commissie beperkt artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 zich er dus niet toe de reikwijdte van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 te verduidelijken of preciseren. Het begrip „noodzakelijk [wordt geacht] te voorzien in” duidt erop dat deze instelling een beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen wilde instellen die het verwijzend gebruik in het algemeen betrof. Bovendien was het van meet af aan de algemene aard van deze beperking die deze onderscheidde van de beperking in de richtlijnen 89/104 en 2008/95, aangezien laatstgenoemde beperking een specifieke – en dus beperktere – draagwijdte heeft.
79. Vervolgens en in dezelfde geest was de oorspronkelijke formulering van overweging 25 van dit voorstel voor een richtlijn, waarin wordt verwezen naar het verwijzend gebruik, duidelijker dan de formulering van overweging 27 van richtlijn 2015/2436 wat betreft het voornemen om de reikwijdte van de voorheen in artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 vervatte beperking te verruimen.(40) Overweging 25 gaf namelijk aan dat „de houder niet het recht [mag] krijgen het algemene billijke en eerlijke gebruik[(41)] van het merk te verbieden wanneer dit bedoeld is ter identificatie of aanduiding van waren of diensten als die van de houder”(42).
80. Ten slotte wordt de overweging dat de Uniewetgever de reikwijdte van de thans in artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 vervatte beperking heeft willen verruimen, niet in twijfel getrokken door het debat dat tijdens de voorbereidende werkzaamheden heeft plaatsgevonden.
81. Terwijl het aanvankelijke voorstel van de Commissie in nagenoeg identieke bewoordingen als in artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 sprak van het „gebruik [...] van het merk [...] wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven”, stelde het Parlement namelijk voor om enkele extra voorbeelden van rechtmatig gebruik in te voegen(43), met name het gebruik „om de aandacht van de consument te vestigen op de wederverkoop van authentieke producten die oorspronkelijk door, of met toestemming van de houder van het merk zijn verkocht” en het gebruik „in het kader van een parodie, artistieke expressie, kritiek of commentaar”. De Raad heeft zich echter tegen dit voorstel verzet.(44)
82. De Commissie heeft zich uiteindelijk geschaard achter het standpunt van de Raad(45), maar stelde voor om het standpunt van het Parlement althans gedeeltelijk weer te geven in overweging 27 van richtlijn 2015/2436, waarin staat dat „[g]ebruik van een merk door derden om de aandacht van de consument te vestigen op de wederverkoop van authentieke waren die oorspronkelijk door of met de toestemming van de houder van het merk in de Unie waren verkocht, [...] als billijk [moet] worden beschouwd wanneer dit gebruik tevens strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Gebruik van een merk door derden met het oog op artistieke expressie moet als billijk worden beschouwd wanneer dit gebruik tevens strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Voorts moet deze richtlijn worden toegepast op een wijze die de volledige inachtneming van fundamentele rechten en vrijheden, en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, waarborgt.”
83. In de derde plaats lijkt de beperktere draagwijdte van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 in vergelijking met die van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 te worden bevestigd door een analyse van de relevante rechtspraak van het Hof.
84. Dienaangaande haalt de verwijzende rechter de arresten Gillette Company en Gillette Group Finland(46) en Portakabin(47) aan en merkt op dat het Hof de draagwijdte van de beperking als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 lijkt te hebben beperkt tot het gebruik dat nodig is om de bestemming van een waar aan te geven.
85. In deze arresten heeft het Hof namelijk verduidelijkt dat situaties die binnen de werkingssfeer van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 vallen, beperkt moeten blijven tot die welke met de doelstelling van deze bepaling stroken. Volgens het Hof beoogt deze bepaling leveranciers van waren of diensten die complementair zijn aan de waren of diensten die door de houder van een merk worden aangeboden, in staat te stellen dit merk te gebruiken om het publiek ervan in kennis te stellen dat er tussen het gebruik van hun waren en diensten en dat van de waren en diensten van de merkhouder een verband bestaat.(48)
86. Bovendien heeft het Hof in het arrest Adam Opel(49) kort verwezen naar artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 en geoordeeld dat met het aanbrengen van een merk bestaande in het logo van een fabrikant op schaalmodellen van auto’s niet werd beoogd de bestemming van dat speelgoed aan te geven. Daaruit kan a contrario worden afgeleid dat het aanbrengen van een merk op een waar van een derde om de bestemming van die waar aan te geven, onder de in die bepaling vastgestelde beperking kan vallen.
87. In lijn hiermee lijkt het Hof ook in het arrest BMW(50) te hebben geoordeeld dat enkel een gebruik waarbij de bestemming van een waar of dienst van een derde wordt aangegeven rechtmatig is in de zin van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95. In dat arrest heeft het Hof erop gewezen dat „het gebruik van het merk om het publiek duidelijk te maken, dat de adverteerder de van dit merk voorziene producten repareert en onderhoudt, een gebruik ter aanduiding van de bestemming van een dienst in de zin van [deze bepaling is]. Evenals het gebruik van een merk bestemd om de automobielen aan te duiden waarop een niet-origineel onderdeel past, vindt het betrokken gebruik plaats om de producten te identificeren die het object van de verleende dienst zijn”.(51)
88. In de vierde plaats vindt de uitlegging dat artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 een relatief beperkte werkingssfeer had in vergelijking met de draagwijdte van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436, ruime steun in de rechtsleer.
89. De invoering van een algemene beperking bij verwijzend gebruik door een wijziging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 en artikel 12, onder c), van verordening nr. 207/2009 was immers vóór de vaststelling van richtlijn 2015/2436 en verordening 2015/2424 al voorgesteld in de rechtsleer.(52) Zoals ik in de punten 78 en 79 van deze conclusie heb aangegeven, was de Uniewetgever voornemens de door deze auteurs bepleite benadering te volgen. Wat voorts de bewoordingen van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 en artikel 12, lid 1, onder c), van verordening 2015/2424 betreft, betogen deze auteurs dat de draagwijdte ervan ruimer is dan die van de overeenkomstige bepalingen van richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009.(53)
90. Gelet op deze overwegingen betreffende de letterlijke uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 en de ontstaansgeschiedenis van deze bepaling, alsmede op de overwegingen betreffende de rechtspraak en de rechtsleer, stel ik voor om op de prejudiciële vraag te antwoorden dat deze bepaling aldus moet worden uitgelegd dat het gebruik, in het economische verkeer, van het merk „met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk”, dat thans is opgenomen in artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436, niet binnen de werkingssfeer van eerstgenoemde bepaling valt, tenzij dat gebruik nodig is om de bestemming van een waar of dienst van de derde aan te geven.(54)
VI. Conclusie
91. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vraag van de Tribunal Supremo te beantwoorden als volgt:
„Artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
moet aldus worden uitgelegd dat
het gebruik, in het economische verkeer, van het merk „met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk”, dat thans is opgenomen in artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, niet binnen de werkingssfeer van eerstgenoemde bepaling valt, tenzij dat gebruik nodig is om de bestemming van een waar of dienst van de derde aan te geven.