JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MACIEJ SZPUNAR
7 päivänä syyskuuta 2023 (1)
Asia C‑361/22
Industria de Diseño Textil, SA (Inditex)
vastaan
Buongiorno Myalert SA
(Ennakkoratkaisupyyntö – Tribunal Supremo (ylin tuomioistuin, Espanja))
Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – Direktiivi 2008/95/EY – Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset – Tavaramerkin käyttäminen tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi – Laillisuuden edellytykset
I Johdanto
1. Tämän ennakkoratkaisupyynnön taustalla olevan pääasian asianosaisina ovat internetin ja matkapuhelinverkon välityksellä tietopalveluja tarjoava yritys ja ZARA-tavaramerkin haltija, joka väittää tähän tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia loukatun. Tietopalvelujen tarjoaja oli mainoskampanjan yhteydessä tarjonnut tilaajalahjana oikeutta osallistua arvontaan, jonka yhtenä palkintona oli ZARA:n lahjakortti, jonka kuva oli esitetty kyseisessä mainoskampanjassa. Tavaramerkin haltija nosti kyseistä palvelujen tarjoajaa vastaan loukkauskanteen, koska se katsoi tämän käyttäneen hyväksi tavaramerkin mainetta ja aiheuttaneen tavaramerkin maineelle haittaa.
2. Pääasia voi siis sijoittua tavaramerkkioikeuden ja vilpillistä kilpailua koskevan oikeuden rajamaastoon. Tässä asiassa esitetty ennakkoratkaisukysymys koskee kuitenkin ainoastaan tavaramerkkidirektiivejä.
3. Jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikilta kolmansilta tietty merkkien käyttö, jos tällaisella käytöllä loukataan sen immateriaalioikeutta, kun otetaan huomioon näissä direktiiveissä asetetut edellytykset.
4. Tavaramerkin haltijan yksinoikeus ei kuitenkaan ole ehdoton. Direktiivien 89/104/ETY(2) ja 2008/95/EY(3) 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettiin, että tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Vuonna 2015 direktiivi 2008/95 korvattiin direktiivillä (EU) 2015/2436,(4) jonka 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa näytetään ainakin sanamuodon perusteella otettavan käyttöön laajempi tavaramerkkiin kohdistuva rajoitus kuin direktiivien 89/104 ja 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa.
5. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että pääasiassa kyseessä oleva menettely kuuluu pikemminkin tämän laajemman rajoituksen soveltamisalaan, ja kysyy unionin tuomioistuimelle esittämällään ennakkoratkaisukysymyksellä, onko direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdalla tosiasiallisesti muutettu kyseisen rajoituksen laajuutta vai koskeeko tämä säännös käyttöä, joka sisältyi jo implisiittisesti direktiivien 89/104 ja 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.
6. Vaikka ennakkoratkaisupyyntö koskee direktiivin 89/104 ja direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, tähän näin muotoiltuun kysymykseen annettavan vastauksen merkitys ulottuu kuitenkin kansallisten tavaramerkkien järjestelmää laajemmalle.
7. Yhtäältä tämä vastaus vaikuttaa nimittäin myös EU-tavaramerkkien järjestelmään, joka perustuu asetukseen (EY) N:o 207/2009,(5) joka korvattiin 1.10.2017 alkaen asetuksella (EU) 2017/1001.(6) Tällä välin asetusta N:o 207/2009 muutettiin asetuksella (EU) 2015/2424.(7) Asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan c alakohtaan sisältyi direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan sisältynyttä rajoitusta vastaava rajoitus. Asetuksella 2015/2424 muutettiin kyseistä 12 artiklan c alakohtaa toistamalla olennaisilta osin direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuoto.
8. Toisaalta unionin tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä todetaan, että rajoittaessaan tavaramerkin haltijan oikeuksia unionin lainsäätäjä pyrkii yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja ylläpitäminen on EUT-sopimuksen tavoitteena.(8)
II Asiaa koskevat oikeussäännöt
A Unionin oikeus
1. Direktiivi 89/104
9. Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikkona on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, säädettiin seuraavaa:
”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;
b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin [erottamiskyvyn] tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin [erottamiskyvylle] tai maineelle.
3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:
a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.
– –”
10. Direktiivin 89/104 6 artiklan, jonka otsikkona on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:
”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
– –
b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,
c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,
jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”
2. Direktiivi 2008/95
11. Direktiivi 89/104 on kumottu ja korvattu direktiivillä 2008/95, joka tuli voimaan 28.11.2008. Direktiivillä 2008/95 ei muutettu olennaisesti direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa eikä myöskään tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa.
3. Direktiivi 2015/2436
12. Direktiivin 2015/2436, jolla on kumottu ja korvattu direktiivi 2008/95 15.1.2019 alkaen, 14 artiklassa, jonka otsikkona on ”Tavaramerkin vaikutusten rajoittaminen”, säädetään seuraavaa:
”1. Tavaramerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
– –
c) tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina, erityisesti silloin kun tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi.
2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan vain, jos kolmas osapuoli käyttää tavaramerkkiä hyvää liiketapaa noudattaen.
– –”
B Espanjan oikeus
13. Tavaramerkeistä 7.12.2001 annetun lain 17/2001 (Ley 17/2001 de Marcas, BOE nro 294, 8.12.2001, s. 45579), sellaisena kuin sitä sovelletaan pääasiassa (jäljempänä tavaramerkkilaki), 34 §:llä saatettiin direktiivin 89/104 5 artikla osaksi Espanjan oikeusjärjestystä. Tässä pykälässä säädettiin seuraavaa:
”1. Tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella yksinoikeus käyttää tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa.
2. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa
a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity
b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, ja sen vuoksi, että tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä
c) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen, sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, kun tämä tavaramerkki on yleisesti tai laajalti tunnettu Espanjassa ja merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä voi olla osoitus näiden tavaroiden tai palvelujen ja tavaramerkin haltijan välisestä yhteydestä, tai yleisesti, jos merkin käyttäminen merkitsisi tavaramerkin erottamiskyvyn tai yleisesti tai laajalti tunnetun tavaramerkin maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi niille haitaksi.”
14. Tavaramerkkilain 37 §:n 1 momentin c kohdassa, jolla direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohta saatettiin osaksi Espanjan lainsäädäntöä, säädettiin seuraavaa:
”1. Jos käyttö on hyvän liiketavan mukaista, tavaramerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa
– –
c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi.”
15. Direktiivin 2015/2436 voimaantulon seurauksena Espanjan lainsäätäjä muutti tavaramerkkilain 37 §:n 1 momentin c kohtaa, jonka sanamuoto on seuraava:
”1. Tavaramerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa
– –
c) tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina, erityisesti silloin kun tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi.”
III Pääasian tosiseikat
16. Buongiorno Myalert SA (jäljempänä Buongiorno) on yritys, joka tarjosi vuonna 2010 tietopalveluja internetin ja matkapuhelinverkon välityksellä. Samana vuonna se aloitti Club Blinko ‑nimellä markkinoimansa, tekstiviesteinä välitettävää multimediasisältöä koskevan palvelun tilaamista koskevan mainoskampanjan ja tarjosi sen yhteydessä tilaajalahjana oikeutta osallistua arvontaan, jonka palkintona oli 1 000 euron arvoinen ZARA:n lahjakortti. Tilaajan klikattua mainosbanneria arvontaan osallistuakseen seuraavalle näytölle tuli esiin merkki ”ZARA” suorakulmion kehystämänä, ja sillä viitattiin lahjakortin muotoon.
17. Industria de Diseño Textil, SA ‑niminen yhtiö (jäljempänä Inditex) nosti Buongiornoa vastaan loukkauskanteen, koska Buongiorno oli loukannut merkkiä ”ZARA” suojaavaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta. Inditex vetosi tämän tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin b ja c kohtaan perustuvan kanteensa tueksi perusteisiin, jotka koskivat sekaannusvaaraa sekä tavaramerkin maineen hyväksi käyttämistä ja tälle maineelle aiheutunutta haittaa.
18. Buongiorno kiisti loukanneensa ZARA-tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia ja väitti, että tätä merkkiä oli käytetty satunnaisesti, ei tavaramerkkinä vaan sen ilmoittamiseksi, mistä yksi arvonnan voittajille tarjotuista lahjoista muodostui. Buongiornon mukaan tällainen ”viitteellinen” käyttö kuuluu tavaramerkkilain 37 §:ssä säänneltyyn kolmansien osapuolten erottamiskykyisten merkkien lailliseen käyttöön.
19. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi Inditexin vaatimukset. Se katsoi, että Buongiornon ZARA-tavaramerkin käyttö ei ollut tavaramerkkilain 37 §:n soveltamisalaan kuuluvaa ”viitteellistä” käyttöä, ja totesi, että tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin b ja c kohdassa asetetut edellytykset eivät olleet täyttyneet.
20. Inditex valitti tästä ratkaisusta ja vetosi tavaramerkkiloukkaukseen tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin c kohdan nojalla. Tämä valitus hylättiin toisessa oikeusasteessa, jossa katsottiin, että ZARA-tavaramerkin käyttö ei ollut haitaksi tämän tavaramerkin maineelle eikä merkinnyt tämän maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä.
21. Inditex teki kassaatiovalituksen Tribunal Supremoon (ylin yleinen tuomioistuin, Espanja), joka on ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tässä asiassa.
22. Kun otetaan huomioon, että direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa käytetään ilmaisua ”erityisesti” yhdistämään yleisempi menettely (”tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina”) – jota ei esiintynyt direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa – konkreettisempaan menettelyyn – joka taas esiintyi tässä viimeksi mainitussa direktiivissä – (”silloin kun tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi”), ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pitää epäselvänä tämän ensin mainitun direktiivin 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa lisätyn tekstin ulottuvuutta. Se pohtii, onko kyse sellaisen seikan selventämisestä, joka sisältyi implisiittisesti direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, vai onko ”viitteellisen” käytön ulottuvuutta laajennettu. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan Buongiornon menettely vastaa paremmin direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan nykyistä sanamuotoa kuin direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuotoa.
23. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin täsmentää kehottaneensa pääasian asianosaisia esittämään huomautuksensa siitä, onko asiassa syytä esittää ennakkoratkaisupyyntö direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnasta, sillä ”siinä tapauksessa, että tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin c kohdan rikkomiseen perustuva valitusperuste hyväksytään, olisi arvioitava, onko kyse tavaramerkkilain 37 §:n [1 momentin] c kohdassa säädetystä tavaramerkkiin kohdistuvasta rajoituksesta”.
IV Ennakkoratkaisukysymys ja asian käsittely unionin tuomioistuimessa
24. Tässä tilanteessa Tribunal Supremo päätti 12.5.2022 antamallaan välipäätöksellä, joka saapui unionin tuomioistuimeen 3.6.2022, lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:
”Onko direktiivin [89/104] 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että tavaramerkkioikeuden rajoitukseen on katsottava implisiittisesti sisältyvän yleisempi menettely, johon nykyisin viitataan direktiivin [2015/2436] 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, eli tavaramerkin käyttäminen ’tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina’?”
25. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet pääasian asianosaiset ja Espanjan hallitus sekä Euroopan komissio. Asiassa ei ole pidetty istuntoa.
V Asian tarkastelu
A Ennakkoratkaisukysymyksen rajaaminen
26. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyrkii ennakkoratkaisukysymyksellään selvittämään, onko direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että nykyisin direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittu tavaramerkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa ”tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina” kuuluu ensin mainitun säännöksen soveltamisalaan.
27. Kun otetaan huomioon osapuolten kirjallisissa huomautuksissaan esittämät perustelut, mielestäni on aluksi syytä esittää seuraavat näkökohdat ennakkoratkaisukysymyksen rajaamisesta.
28. Ensinnäkin on huomattava, että pääasian tosiseikat ovat tapahtuneet vuonna 2010, kun taas ennakkoratkaisukysymyksessä viitataan direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Tämä direktiivi on korvattu direktiivillä 2008/95, joka tuli voimaan 28.11.2008. On selvää, ettei tällä viimeksi mainitulla direktiivillä ole muutettu direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, mutta se näyttää kuitenkin olevan ajallisesti sovellettavissa pääasiassa. Näin ollen viittaan tässä ratkaisuehdotuksessa direktiiviin 2008/95 ja sen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan ja ehdotan siis, että ennakkoratkaisukysymys muotoillaan uudelleen sen mukaisesti.(9)
29. Toiseksi saattaisi myös olla houkuttelevaa muotoilla ennakkoratkaisukysymys uudelleen ja katsoa, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyrkii sillä selvittämään, onko direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että menettely, jossa kolmas käyttää tavaramerkkiä mainoskampanjassa viitatakseen palkintoon, jonka joku sen asiakkaista voi voittaa arvonnassa, voi kuulua tämän säännöksen soveltamisalaan. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin voi kuitenkin kysymykseen, sellaisena kuin se on sen esittänyt, annettavan vastauksen perusteella ratkaista käsiteltäväkseen saatetun asian, minkä vuoksi asiassa ei ole syytä asettua kyseisen tuomioistuimen sijaan ja muotoilla tätä kysymystä uudelleen.
30. Kolmanneksi Buongiornon mukaan ennakkoratkaisukysymyksessä ei viitata lainkaan tavaramerkkiin kohdistuviin rajoituksiin, joista säädetään direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä. Buongiorno ilmoittaa vedonneensa tähän säännökseen jo ensimmäisessä oikeusasteessa puolustaakseen menettelynsä lainmukaisuutta. Siksi se katsoo, että unionin tuomioistuimen on tarkasteltava ennakkoratkaisukysymystä myös kyseisen säännöksen kannalta, jotta se voi antaa ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle hyödyllisen ja kattavan vastauksen.
31. Koska ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei ilmoita pitävänsä direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa epäselvänä, en myöskään ehdota unionin tuomioistuimelle tämän ennakkoratkaisukysymyksen muotoilemista tältä osin uudelleen myös kyseisen säännöksen tulkitsemista varten. Yksinomaan kansallisen tuomioistuimen kuuluu päättää unionin tuomioistuimelle esitettävistä kysymyksistä, eivätkä pääasian asianosaiset voi muuttaa niiden sisältöä.(10)
32. Täydellisyyden vuoksi huomautan, että direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa voidaan soveltaa ainoastaan, jos Buongiornon menettelyä pidetään tämän direktiivin 5 artiklassa tarkoitettuna ”käyttönä”. Koska tästä tuntuu vallitsevan erimielisyyttä myös kyseisen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisen kannalta, palaan tähän seikkaan tarkastellessani ennakkoratkaisukysymystä aineellisesti.(11)
33. Direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohta muodostaa, kuten unionin tuomioistuin on todennut, ilmauksen vapaana pitämisen tarpeesta. Jotta kolmas voisi vedota tämän säännöksen taustalla olevaan vapaana pitämisen tarpeeseen, sen käyttämän merkinnän on liityttävä johonkin tämän kolmannen tarjoaman tavaran tai palvelun ominaisuuksista.(12) Unionin tuomioistuin on myös todennut, että muun muassa ajoneuvoja varten rekisteröidyn tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kiinnittämisellä tällä tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin näiden ajoneuvojen tarkaksi jäljentämiseksi ei pyritä osoittamaan kyseisten pienoismallien ominaisuutta vaan se on tekijä, joka liittyy alkuperäisajoneuvojen tarkkaan jäljentämiseen.(13)
34. Tässä tapauksessa sillä, että kolmas näyttää mainoskampanjassa haltijan tavaramerkin viitatakseen palkintoon, jonka sen asiakkaat voivat voittaa arvonnassa, ilmoitetaan pikemminkin tavaramerkin haltijan tavaran ominaisuus kuin kyseisen kolmannen tarjoaman multimediasisällön toimittamista koskevan palvelun ominaisuus. Vaikka oletettaisiinkin, että Inditex on markkinoinut lahjakortteja, joilla on Buongiornon mainoskampanjassa mainitut ominaisuudet, ei voitaisi katsoa, että näiden lahjakorttien jäljentämisellä tässä mainoskampanjassa pyrittäisiin osoittamaan Buongiornon tarjoaman palvelun ominaisuus.
35. Viidenneksi, kun otetaan huomioon ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kuvaamat tosiseikat, voitaisiin pohtia myös, onko Buongiornon menettelyyn sovellettava direktiivin 2008/95 7 artiklaa, jonka otsikkona on ”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen”. Tämän säännöksen mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen, jollei haltijalla ole perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle.
36. Ottamatta kantaa tähän kysymykseen annettavaan vastaukseen totean aluksi, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei pyydä tulkitsemaan direktiivin 2008/95 7 artiklaa. Inditex väittää, että ilman tavaran eli lahjakortin ensimmäistä myyntiä tai ensimmäistä markkinoille saattamista sen suostumuksella sen tavaramerkkioikeus ei ollut sammunut ajankohtana, jona Buongiorno käytti sen tavaramerkkiä. Inditex väittää vielä toisessa yhteydessä, että se ei myy eikä myöskään aikanaan myynyt lahjakortteja, joilla olisi mainoskampanjassa ilmoitetut ominaisuudet. Kyse on siis tavarasta, jota ei ole olemassa.
37. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että ennakkoratkaisukysymykseen liittyvää oikeudellista ongelmaa tarkastellaan yksinomaan direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan välisen suhteen kannalta. Sitä ennen on kuitenkin tutkittava osapuolten argumentit, jotka koskevat ennakkoratkaisukysymyksen tutkittavaksi ottamista.
B Tutkittavaksi ottaminen
38. Inditex esittää kaksi perustelua, joiden vuoksi se katsoo, että ennakkoratkaisupyyntö on jätettävä tutkimatta.
39. Inditex huomauttaa, että kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin itsekin toteaa,(14) direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnasta on sille hyötyä vain, jos kyseisen tuomioistuimen ratkaistavana oleva kassaatiovalitus hyväksytään sillä perusteella, että asiassa on rikottu tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin c kohtaa eli kansallista säännöstä, jolla Espanjan lainsäätäjä on pannut täytäntöön tämän direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun mahdollisuuden ja jolla annetaan erityistä suojaa niin kutsutuille laajalti tunnetuille tavaramerkeille. Inditexin mukaan tässä viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitettu sellaisen merkin käyttö, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, ei ole missään tapauksessa hyvän liiketavan mukaista, minkä vuoksi tätä tavaramerkkiä käyttävä kolmas ei voi vedota kyseisen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Vaikka ennakoinkin myöhemmin esittämiäni perusteluja, lisään vielä, että Inditexin väitettä, jonka mukaan ennakkoratkaisukysymys on jätettävä tutkimatta, voidaan tarkastella myös aineelliselta kannalta argumenttina, joka koskee edellä mainittujen säännösten tulkintaa.(15)
40. Inditex väittää myös, että vastaus ennakkoratkaisukysymykseen on joka tapauksessa hyödytön, sillä se on selvästi riittämätön pääasiassa esille tulleen oikeuskysymyksen ratkaisemiseksi. Tavaramerkin ”viitteellinen” käyttö ei ole sellaisenaan laillista. Tällaisen käytön laillisuus edellyttää, että sitä käytetään ”hyvää liiketapaa noudattaen” ja tavaramerkkioikeuden sammumista koskevia sääntöjä noudattaen toisten tavaroita koskevien liiketoimien tapauksessa.
41. Väite, jonka mukaan ennakkoratkaisukysymys perustuu lähtökohtaan, josta ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on vielä lausuttava, minkä vuoksi tätä kysymystä on pidettävä ennenaikaisena ja hypoteettisena,(16), tai jonka mukaan ennakkoratkaisukysymykseen annettava vastaus ei ole riittävä pääasian ratkaisemiseksi,(17) ei automaattisesti johda siihen, että kysymys on jätettävä tutkimatta.
42. Yksinomaan kansallisen tuomioistuimen, jossa asia on vireillä ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtävänä on pääasian erityispiirteiden perusteella harkita, onko sen unionin tuomioistuimelle esittämällä kysymyksellä merkitystä asian kannalta. Kun esitetty kysymys koskee unionin oikeussäännön tulkintaa tai pätevyyttä, unionin tuomioistuimen on lähtökohtaisesti ratkaistava se. Unionin oikeutta koskevalla ennakkoratkaisukysymyksellä oletetaan näin ollen olevan merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Unionin tuomioistuimen on mahdollista kieltäytyä tällaiseen kysymykseen vastaamisesta vain, jos on ilmeistä, että pyydetyllä unionin oikeuden tulkinnalla ei ole mitään yhteyttä pääasian tosiseikkoihin tai kohteeseen, jos ongelma on luonteeltaan hypoteettinen tai jos unionin tuomioistuimella ei ole tiedossaan niitä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen, jotta se voisi antaa hyödyllisen vastauksen sille esitettyihin kysymyksiin.(18)
43. Tästä ei ole kyse tässä tapauksessa. Kassaatiovalituksen ratkaistakseen ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on kylläkin tehtävä arvioinnit, jotka edeltävät ennakkoratkaisukysymyksessä esille tulleen oikeudellisen ongelman arviointia (direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu laajalti tunnetun tavaramerkin käyttö), ja mahdolliset arvioinnit tämän arvioinnin lisäksi ja sen jälkeen (käyttö hyvää liiketapaa noudattaen). Ei kuitenkaan ole ilmeistä, että direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ei voitaisi soveltaa tilanteessa, jossa tavaramerkki esiintyy kolmannen osapuolen mainoskampanjan yhteydessä viitattaessa palkintoon, jonka tämän kolmannen osapuolen asiakas voi voittaa arvonnassa.
44. Komissio ei nimenomaisesti kyseenalaista ennakkoratkaisukysymyksen tutkittavaksi ottamista mutta väittää, että koska kansallinen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näytä tehneen oikeudellista virhettä katsoessaan, että ZARA-tavaramerkin käyttö ei kuulu yhteenkään tavaramerkkilain 34 §:ssä, jolla Espanjan lainsäätäjä saattoi direktiivin 89/104 5 artiklan osaksi kansallista lainsäädäntöä, tarkoitetuista tavaramerkin käyttöä koskevista tapauksista, ei ole tarpeen tutkia, täyttyvätkö tavaramerkkilain 37 §:ssä ja direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetetut edellytykset tässä tapauksessa. Katson kuitenkin samoista syistä kuin tämän ratkaisuehdotuksen 41 ja 42 kohdassa on esitetty Inditexin väitteiden osalta, että komission väite ei voi johtaa ennakkoratkaisukysymyksen tutkimatta jättämiseen.
45. Vaikka ymmärrän hyvin komission perustelut, joilla se tukee kantaansa siitä, että Buongiornon menettely ei ollut direktiivin 89/104 5 artiklassa tarkoitettua käyttöä, on huomattava, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei pidä tämän säännöksen tulkintaa epäselvänä, eikä tämä voi johtaa sen toteamiseen, että ennakkoratkaisukysymys on jätettävä tutkimatta.(19)
46. Tästä seuraa, että ennakkoratkaisukysymys on otettava tutkittavaksi.
C Aineellinen kysymys
47. Ennen ennakkoratkaisukysymykseen liittyvän oikeudellisen ongelman käsittelemistä tarkastelen lyhyesti osapuolten kirjallisissa huomautuksissaan esille tuomaa seikkaa, joka koskee Buongiornon menettelyn luokittelua direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, käytöksi.
48. Tämä tarkastelu on merkittävä kahdessa suhteessa. Jotta direktiivin 2008/95 6 artiklaa voitaisiin soveltaa, kolmannen on käytettävä merkkiä tavalla, jota haltija voi vastustaa tämän direktiivin 5 artiklan mukaisesti. Toisaalta Inditexin väite, joka koskee ennakkoratkaisukysymyksen tutkimatta jättämistä, voidaan ymmärtää myös asia-argumentiksi, jonka mukaan kyseisen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ei voida soveltaa missään tapauksessa silloin, kun kyse on tämän direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta laajalti tunnetun tavaramerkin käytöstä.
1. Direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu laajalti tunnetun tavaramerkin käyttö
49. Kysymys siitä, voiko kolmannen menettely tavaramerkin suhteen olla lainmukaista direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun säännön kannalta, on esitettävä vain, jos tätä menettelyä pidetään tämän direktiivin 5 artiklassa tarkoitettuna käyttönä.(20)
50. Nyt käsiteltävässä tapauksessa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää ennakkoratkaisukysymyksensä sitä tapausta varten, että se hyväksyisi kassaatiovalituksen perusteen, jonka mukaan asiassa on rikottu tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin c kohtaa, jolla Espanjan lainsäätäjä on pannut täytäntöön direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun mahdollisuuden. Toisin sanoen ennen kuin ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin lausuu viitteelliseen käyttöön perustuvasta väitteestä sen pitäisi katsoa, että Buongiornon menettely on merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, käyttöä, joka merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.
51. Kuten olen jo tämän ratkaisuehdotuksen 39 kohdassa todennut, Inditexin väite ennakkoratkaisukysymyksen hypoteettisuudesta voidaan ymmärtää siten, että tämän yhtiön mukaan tavaramerkin haltijan oikeutta vastustaa direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua käyttöä ei ole mitenkään rajattu tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuilla tavaramerkkiin kohdistuvilla rajoituksilla.
52. Inditex väittää tästä, että tavaramerkin viitteellisen käytön on oltava hyvän liiketavan mukaista, kuten direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, luettuna yhdessä tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohdan lopun kanssa, edellytetään. Sen mukaan tuomiossa Gillette Company ja Gillette Group Finland(21) on jo todettu, että tavaramerkin käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista, erityisesti jos käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta. Inditex toteaa myös, että kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu laajalti tunnetun tavaramerkin käyttö muodostuu merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, käytöstä, joka merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.
53. Tässä tilanteessa Inditexin mukaan direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut laillisen käytön edellytykset vastaavat edellytyksiä, jotka on asetettu laajalti tunnetun tavaramerkin käytölle, jota tavaramerkin haltija voi vastustaa tämän direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, minkä vuoksi nämä kaksi säännöstä ovat toisensa pois sulkevia. Se päättelee tästä, että kolmas, joka käyttää laajalti tunnettua tavaramerkkiä kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaan lainvastaisesti, ei voi vedota ”viitteelliseen” käyttöön.
54. Vaikka ymmärrän hyvin nämä väitteet, mielestäni järjestelmään liittyvät ja oikeuskäytäntöön pohjautuvat perustelut ovat esteenä tällaiselle suppealle tulkinnalle, jonka mukaan näiden kahden säännöksen soveltaminen yhdessä olisi joka tapauksessa ennalta poissuljettua.
55. Ennen näiden perustelujen esittämistä on todettava, ettei mikään viittaa siihen, että Espanjan lainsäätäjä olisi halunnut direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun mahdollisuuden täytäntöönpanon yhteydessä sulkea pois tällaisen kyseisten säännösten soveltamisen yhdessä. Näin ollen ei ole syytä pohtia, voiko kansallinen lainsäätäjä tällaisen täytäntöönpanon yhteydessä päättää, ettei laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan oikeuksiin sovelleta tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua rajoitusta.
a) Direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan välinen suhde
56. Kuten unionin tuomioistuin on todennut, direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa myönnetyllä suojalla pyritään ainoastaan siihen, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tässä ominaisuudessa olevia erityisintressejä eli varmistaa sen, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä. Unionin tuomioistuin on tämän perusteella päätellyt, että tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville. Tämän direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään laajalti tunnettujen tavaramerkkien hyväksi suojasta, joka on laajempi kuin saman artiklan 1 kohdassa säädetty suoja. Tämän suojan erityisedellytys täyttyy sillä, että merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, käytetään aiheettomasti tavalla, joka merkitsee tai merkitsisi tämän tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on tai olisi niille haitaksi.(22)
57. Toisin kuin direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan kuuluvassa tilanteessa, laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan oikeuden käyttö ei näin ollen edellytä sekaannusvaaraa kohdeyleisön keskuudessa.(23)
58. Vaikka direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa erotetaan kolme erilaista loukkaustapausta, jotka koskevat tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvaa vahinkoa, tavaramerkin maineelle aiheutuvaa vahinkoa ja mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä,(24) nyt käsiteltävässä tapauksessa Inditex väittää loukkauskanteensa tueksi, että Buongiorno on käyttänyt hyväksi sen tavaramerkin mainetta ja aiheuttanut tälle maineelle vahinkoa.
59. Unionin tuomioistuin on todennut tästä, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa – ja laajentaen direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa – tarkoitetun loukkauksen tutkimisen on perustuttava kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseisten tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste.(25)
60. Kun laajalti tunnetun tavaramerkin haltija on onnistunut osoittamaan, että kyseessä on jokin direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu loukkaus, merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, käyttäneen kolmannen on osoitettava, että tällaisen merkin käyttämiselle on perusteltu syy. Se, että kolmas vetoaa tällaisen käytön perusteltuun syyhyn, velvoittaa siis tämän tavaramerkin haltijan sietämään tämän merkin käyttöä.(26)
61. Ensi arviolta vetoaminen perusteltuun syyhyn käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, johtaa samaan lopputulokseen kuin vetoaminen direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaramerkkiin kohdistuviin rajoituksiin. Molemmissa tapauksissa tavaramerkin haltijan on siedettävä merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin sen tavaramerkki, käyttöä.
62. Jotta kolmas voi vedota direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tavaramerkkiin kohdistuvaan rajoitukseen, merkin käytön on kuitenkin täytettävä tässä säännöksessä asetetut edellytykset ja oltava tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohdan lopussa edellytetyllä tavalla hyvän liiketavan mukaista.
63. Tässä tilanteessa on määritettävä rajat direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle perustellun syyn käsitteelle ja 6 artiklan 1 kohdan lopussa käytetylle hyvän liiketavan käsitteelle, jotta voidaan ratkaista, merkitseekö tässä ensin mainitussa säännöksessä tarkoitetun perustellun syyn puuttuminen sitä, että käyttö ei ole missään tilanteessa tässä jälkimmäisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla hyvän liiketavan mukaista.
64. Ensinnäkin sanamuodon perusteella nämä kaksi käsitettä eroavat toisistaan, minkä vuoksi niiden ei voida olettaa merkitsevän samaa.
65. Toiseksi järjestelmän kannalta direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ei ole minkäänlaista varausta, joka voisi estää tämän säännöksen soveltamisen silloin, kun kyse on tämän direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta laajalti tunnetun tavaramerkin loukkauksesta. Voitaisiin varmasti väittää, että tällaista varausta ei ole otettu kyseisen direktiivin tekstiin sen vuoksi, että tässä ensin mainitussa säännöksessä tarkoitettu rajoitus on välttämättä saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä, kun taas kunkin jäsenvaltion on päätettävä, haluaako se panna tässä jälkimmäisessä säännöksessä tarkoitetun mahdollisuuden täytäntöön. Kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa ja 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa vastaavia säännöksiä sisältyy kuitenkin EU- tavaramerkkien järjestelmään, jossa ei jätetä jäsenvaltioille minkäänlaista harkintavaltaa.(27)
66. Kolmanneksi yhtäältä hyvää liiketapaa koskeva edellytys ilmaisee lähinnä velvoitteen toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden.(28) Toisaalta perustellun syyn käsitteen tarkoituksena on löytää tasapaino kyseessä olevien intressien välillä siten, että direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdan erityisessä asiayhteydessä ja huomioiden kyseisen tavaramerkin saama laaja suoja mainittua merkkiä käyttävän kolmannen edut otetaan huomioon.(29) Perustellun syyn käsite ei voi kattaa ainoastaan objektiivisesti ottaen pakottavia syitä, vaan se voi liittyä myös sellaisen kolmannen subjektiivisiin etuihin, joka käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki.(30)
67. Vaikka näitä kumpaakin edellytystä arvioitaessa jotkin huomioon otettavat seikat voivat olla päällekkäisiä, näiden arviointien yhteydessä ei noudateta samaa lähestymistapaa. Yksinkertaistaen perustellun syyn edellytyksessä keskitytään lähinnä kolmanteen ja tämän intresseihin, kun taas hyvää liiketapaa koskevassa edellytyksessä lähdetään tavaramerkin haltijan näkökulmasta. Tämän huomautuksen mukaisesti huomioon otetulle seikalle annettu merkitys voi myös vaihdella kummassakin arvioinnissa.
68. Neljänneksi sama koskee seikkoja, jotka muodostavat yhden direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista laajalti tunnetun tavaramerkin loukkausta koskevista kolmesta tapauksesta ja jotka otetaan huomioon arvioitaessa tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohdan lopussa tarkoitettua hyvää liiketapaa koskevaa edellytystä. Kuten Inditex tuo esille, tämän havainnollistamiseksi tuomiossa Gillette Company ja Gillette Group Finland(31) todettiin, että merkin käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista erityisesti, jos käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta. Kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaan laajalti tunnetun tavaramerkin loukkauksen toteamiseksi riittää kuitenkin, että kolmas käyttää epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkin mainetta, ilman että sen menettely vaikuttaa kyseisen tavaramerkin arvoon.
69. Myös unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perustuvat oikeusohjeet ovat painava osoitus siitä, että direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua rajoitusta voidaan soveltaa myös silloin, jos tavaramerkin haltija voi lähtökohtaisesti vedota tämän direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun mahdollisuuden täytäntöönpanemiseksi annettuun kansalliseen säännökseen.
b) Asian kannalta merkityksellinen oikeuskäytäntö
70. Yhteisöjen tuomioistuimelle esitettiin tuomioon Adam Opel(32)johtaneessa asiassa direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa koskeva kysymys. Vaikka aluksi yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että pääasian olosuhteiden vuoksi ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle oli syytä antaa tulkinta myös tämän direktiivin 5 artiklan 2 kohdasta, se jätti kuitenkin ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtäväksi tosiseikkojen arvioinnin, joka koski sitä, merkitsikö kyseessä ollut käyttö tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä rekisteröitynä tavaramerkkinä tai oliko se haitaksi sille.(33) Tämän jälkeen yhteisöjen tuomioistuin tulkitsi kyseisen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa viittaamalla myös kyseisen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.(34) Tässä yhteydessä on korostettava, että sekä direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun rajoitukseen että sen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun rajoitukseen sovelletaan edellytystä, jonka mukaan käytön on oltava hyvän liiketavan mukaista.
71. Myös tuomiossa adidas ja adidas Benelux,(35) jossa se, että asia koski laajalti tunnettua tavaramerkkiä, ei ollut riidanalaista, yhteisöjen tuomioistuin tulkitsi ensin direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa ja sen jälkeen tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.(36)
72. Vastaavasti tarkastellessaan direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tavaramerkkiin kohdistuvia rajoituksia, joihin sovelletaan myös hyvää liiketapaa koskevaa edellytystä, yhteisöjen tuomioistuin totesi tuomiossa Céline,(37)että tämän edellytyksen täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa se, että kyse on tavaramerkistä, joka on siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa sille vaaditaan suojaa, tietyssä määrin tunnettu, ja että kolmas osapuoli voisi hyödyntää tätä tunnettuutta tavaroitaan ja palvelujaan markkinoidessaan. Tämän tuomion perusteella voidaan väittää, että vaikka ratkaistaessa, voiko kolmas vedota johonkin tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tavaramerkkiin kohdistuvista rajoituksista, on otettava huomion myös kyseisen tavaramerkin maine, ei voida katsoa, että kaikki kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun laajalti tunnetun tavaramerkin loukkaukset jäisivät näiden rajoitusten ulkopuolelle.
73. Päättelen tästä oikeuskäytännöstä, että unionin tuomioistuimen mukaan käytön, jota laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi lähtökohtaisesti vastustaa direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun mahdollisuuden täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen säännöksen perusteella, ja sen, että kolmas vetoaa tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun rajoitukseen, välillä ei välttämättä ole ristiriitaa.
74. Seuraavaksi on näin ollen tulkittava direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.
2. Direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohta
75. Unionin oikeuden säännöksen tulkitsemisessa on otettava huomioon paitsi sen sanamuoto ja sillä tavoitellut päämäärät, myös sen asiayhteys. Myös unionin oikeuden säännöksen syntyhistoriasta voi ilmetä sen tulkinnan kannalta merkityksellisiä seikkoja.(38)
76. Ensinnäkin direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuotoon perustuva vertailu viittaa siihen, että ainoa tavaramerkin vaikutuksia rajoittanut käyttö (tavaramerkin käyttäminen, ”milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi”) on nykyisin yksi laillista käyttöä, jota tavaramerkin haltija ei voi vastustaa, koskevista tilanteista. Direktiivin 2015/2436 14 artiklassa säädetään ensin, että se kattaa tavaramerkin käyttämisen tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina, ja sen jälkeen siinä toistetaan direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan normatiivinen sisältö, jota edeltää ilmaisu ”erityisesti”.
77. Toiseksi myös direktiivin 2015/2436 valmisteluasiakirjojen tarkastelu tulee tätä perustelua.
78. Komission direktiiviehdotuksen mukaan katsotaan ”aiheelliseksi, että – – säädetään nimenomaisesta rajoituksesta, joka kattaa viitteellisen käytön yleensä”.(39) Komissio ei siis katsonut, että direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vain selvennetään tai täsmennetään direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan rajoja. Ilmaisulla ”aiheelliseksi, että säädetään” viitataan siihen, että tämän toimielimen tarkoituksena on ehdottaa tavaramerkkiin kohdistuvaa uutta rajoitusta, joka kattaa viitteellisen käytön yleensä. Lisäksi tämän rajoituksen yleisluonteisuus erotti sen jo alun alkaen direktiiveissä 89/104 ja 2008/95 säädetystä rajoituksesta, jolla on erityinen ja siten suppeampi ulottuvuus.
79. Vastaavasti direktiiviehdotuksen 25 perustelukappaleen alkuperäinen sanamuoto, jossa viitataan viitteelliseen käyttöön, oli selkeämpi kuin direktiivin johdanto-osan 27 perustelukappaleen sanamuoto siltä osin kuin kyse on aikomuksesta laajentaa aiemmin direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan sisältyneen rajoituksen ulottuvuutta.(40) Tässä 25 perustelukappaleessa todetaan, että ”tavaramerkin haltijalla ei – – pitäisi olla oikeutta estää merkin yleistä(41) oikeudenmukaista ja vilpitöntä käyttöä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseen haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin haltijan tavaroina tai palveluina”.(42)
80. Perustelua, jonka mukaan unionin lainsäätäjä pyrki laajentamaan nykyisin direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn rajoituksen ulottuvuutta, ei kyseenalaistettu valmistelun aikana käydyissä keskusteluissa.
81. Kun komission alkuperäisessä ehdotuksessa mainittiin direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa hyväksytyn sanamuodon kanssa lähes samaa sanamuotoa käyttäen tavaramerkin käyttäminen, ”silloin kun tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi”, parlamentti ehdotti lisättäväksi joitakin muita esimerkkejä laillisesta käytöstä,(43) kuten käytöstä, joka ”on tarkoitettu kiinnittämään kuluttajien huomio sellaisten aitojen tavaroiden jälleenmyyntiin, jotka on alun perin myyty tavaramerkin omistajan toimesta tai suostumuksella”, ja käytöstä, joka ”on tarkoitettu parodiaa, taiteellista ilmaisua, arvostelua tai kommentointia varten”. Neuvosto kuitenkin vastusti tätä ehdotusta.(44)
82. Komissio hyväksyi lopulta neuvoston kannan(45) mutta ehdotti samalla, että parlamentin kanta näkyisi ainakin osittain direktiivin 2015/2436 johdanto-osan 27 perustelukappaleessa, jossa todetaan, että ”tavaramerkin käyttö, jolla kolmannet osapuolet pyrkivät kiinnittämään kuluttajan huomion sellaisten aitojen tavaroiden jälleenmyyntiin, jotka on alun perin myyty tavaramerkin haltijan toimesta tai suostumuksella Euroopan unionissa, olisi katsottava oikeudenmukaiseksi, kun siinä samalla noudatetaan hyvää liiketapaa. Kolmansien osapuolien toimesta taiteellista ilmaisua varten tapahtuva tavaramerkin käyttö olisi katsottava oikeudenmukaiseksi, kun siinä samalla noudatetaan hyvää liiketapaa. Lisäksi tätä direktiiviä olisi sovellettava tavalla, jolla varmistetaan perusoikeuksien ja ‑vapauksien sekä varsinkin sananvapauden täysimääräinen kunnioittaminen”.
83. Kolmanneksi unionin tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön tarkastelu näyttää vahvistavan direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan rajallisen ulottuvuuden suhteessa direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan ulottuvuuteen.
84. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin viittaa tuomioon Gillette Company ja Gillette Group Finland(46) ja tuomioon Portakabin(47) ja huomauttaa, että niissä on ilmeisesti rajoitettu direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun rajoituksen ulottuvuutta niin, että se koskee vain käyttöä, joka on tarpeen tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi.
85. Unionin tuomioistuin selvensi näissä tuomioissa, että tilanteet, jotka kuuluvat direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, on rajoitettava niihin, jotka vastaavat tämän säännöksen päämäärää. Unionin tuomioistuimen mukaan kyseisen säännöksen päämääränä on sallia se, että tavaramerkin haltijan tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin nähden täydentävien tavaroiden ja palvelujen valmistajat käyttävät tätä tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle niiden tavaroiden ja palvelujen ja mainitun tavaramerkin haltijan tavaroiden ja palvelujen välisestä käyttöön liittyvästä suhteesta.(48)
86. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin käsitteli lyhyesti tuomiossa Adam Opel(49) direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja katsoi, että valmistajan logosta muodostuvan tavaramerkin kiinnittämisellä ajoneuvojen pienoismalleihin ei pyritty osoittamaan näiden lelumallien käyttötarkoitusta. Tästä voidaan vastakkaispäätelmänä päätellä, että tavaramerkin kiinnittäminen kolmannen tavaraan tämän tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi voi kuulua tässä säännöksessä tarkoitetun rajoituksen soveltamisalaan.
87. Vastaavasti yhteisöjen tuomioistuin näyttää katsoneen myös tuomiossa BMW,(50) että vain käyttö, jolla osoitetaan kolmannen osapuolen tavaran tai palvelun käyttötarkoitus, on direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua lainmukaista käyttöä. Yhteisöjen tuomioistuin totesi kyseisessä tuomissa, että ”tavaramerkin käyttäminen tarkoituksin ilmoittaa yleisölle, että mainostaja korjaa ja huoltaa tällä tavaramerkillä varustettuja tuotteita, merkitsee tavaramerkin käyttämistä osoittamaan palvelun käyttötarkoituksen [tässä säännöksessä] tarkoitetulla tavalla. Samalla tavalla kuin tavaramerkkiä käytetään yksilöimään autot, joihin muu kuin alkuperäinen varaosa sopii, tässä tapauksessa tavaramerkkiä käytetään yksilöimään tavarat, jotka ovat palvelun kohteena”.(51)
88. Neljänneksi tulkinta, jonka mukaan direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan ulottuvuus oli suhteellisen rajoitettu suhteessa direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan ulottuvuuteen, on myös laajalti hyväksytty oikeuskirjallisuudessa.
89. Oikeuskirjallisuudessa oli nimittäin esitetty ennen direktiivin 2015/2436 ja asetuksen 2015/2424 antamista viitteellistä käyttöä koskevan yleisen rajoituksen käyttöön ottamista muuttamalla direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan c alakohtaa.(52) Kuten olen todennut tämän ratkaisuehdotuksen 78 ja 79 kohdassa, unionin lainsäätäjä suunnitteli noudattavansa tätä oikeuskirjallisuudessa esitettyä näkemystä. Lisäksi direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja asetuksen 2015/2424 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodosta tässä oikeuskirjallisuudessa esitetyn näkemyksen mukaan niiden ulottuvuus on laajempi kuin direktiivin 2008/95 ja asetuksen N:o 207/2009 vastaavien säännösten ulottuvuus.(53)
90. Kun otetaan huomioon nämä direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodon mukaista tulkintaa ja tämän säännöksen syntyhistoriaa koskevat perustelut sekä oikeuskäytäntöön ja –kirjallisuuteen nojautuvat perustelut, ehdotan ennakkoratkaisukysymykseen vastattavan, että tätä säännöstä on tulkittava siten, että nykyisin direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittu tavaramerkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa ”tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina” ei kuulu ensin mainitun säännöksen soveltamisalaan, jollei kyse ole tavaramerkin tarpeellisesta käyttämisestä tämän kolmannen osapuolen tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi.(54)
VI Ratkaisuehdotus
91. Kaiken edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Tribunal Supremon esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa
on tulkittava siten, että
nykyisin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittu tavaramerkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa ”tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina” ei kuulu ensin mainitun säännöksen soveltamisalaan, jollei kyse ole tavaramerkin tarpeellisesta käyttämisestä tämän kolmannen osapuolen tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi.