ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)
15 oktober 2018 (*)
„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk MINERAL MAGIC – Ouder nationaal woordmerk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 3, van verordening (EU) 2017/1001]”
In zaak T‑7/17,
John Mills Ltd, gevestigd te Londen (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door S. Malynicz, QC,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door A. Lukošiūtė en D. Hanf als gemachtigden,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:
Jerome Alexander Consulting Corp., gevestigd te Surfside, Florida (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door T. Bamford en C. Rani, solicitors,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 5 oktober 2016 (zaak R 2087/2015‑1) inzake een oppositieprocedure tussen Jerome Alexander Consulting en John Mills,
wijst
HET GERECHT (Tweede kamer),
samengesteld als volgt: M. Prek (rapporteur), president, E. Buttigieg en B. Berke, rechters,
griffier: X. Lopez Bancalari, administrateur,
gezien het op 5 januari 2017 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 31 maart 2017 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,
gezien de op 3 april 2017 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
na de terechtzitting op 5 februari 2018,
gezien de beschikking van 13 maart 2018 houdende heropening van de mondelinge behandeling,
gezien de schriftelijke vraag van het Gerecht aan partijen en hun antwoorden op deze vraag, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 30 maart en 4 april 2018,
gezien de beslissing van 11 april 2018 tot sluiting van de mondelinge behandeling,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1 Op 18 september 2013 heeft verzoekster, John Mills Ltd, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].
2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd betreft het volgende woordteken:
MINERAL MAGIC
3 De waren waarvoor om inschrijving is verzocht, behoren tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Haarlotions; schuurmiddelen; zepen; parfumerieën; vluchtige oliën; cosmetica; middelen voor het reinigen en verzorgen van de huid, de hoofdhuid en het haar; deodorantia voor persoonlijk gebruik”.
4 De Uniemerkaanvraag is op 23 januari 2014 in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 2014/14 gepubliceerd.
5 Op 23 april 2015 heeft interveniënte, Jerome Alexander Consulting Corp., krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 46 van verordening 2017/1001) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 hierboven genoemde waren.
6 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere merken:
– het Amerikaanse woordmerk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER nr. 4274584 ter aanduiding van de volgende waren: „Gezichtspoeder dat mineralen bevat”;
– het niet-ingeschreven Amerikaanse woordmerk MAGIC MINERALS ter aanduiding van de volgende waren: „Cosmetica”.
7 Ter onderbouwing van de oppositie zijn de gronden van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 3, van verordening 2017/1001) aangevoerd.
8 Bij beslissing van 18 augustus 2015 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen.
9 Op 15 oktober 2015 heeft interveniënte op grond van de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 (thans artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001) bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
10 Bij beslissing van 5 oktober 2016 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd op grond van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009.
11 Ten eerste heeft de kamer van beroep akte genomen van het feit dat interveniënte afstand deed van haar op het Amerikaanse niet-ingeschreven merk MAGIC MINERALS gebaseerde oppositie en dat zij zich aldus beperkte tot het inroepen van het Amerikaanse woordmerk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
12 Ten tweede heeft de kamer van beroep verwezen naar de doelstelling van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 – te weten misbruik van een merk door de gemachtigde van de merkhouder vermijden – alsmede naar de voorwaarden waaraan volgens haar moet zijn voldaan opdat een oppositie wordt toegewezen op grond van deze bepaling, te weten dat de opposant houder van het oudere merk is, dat de aanvrager van het merk de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de voornoemde houder is of is geweest, dat de aanvraag is ingediend op eigen naam van de gemachtigde of de vertegenwoordiger zonder toestemming van de houder en zonder wettige redenen die de handelwijze van de gemachtigde of vertegenwoordiger rechtvaardigen, en dat de aanvraag dezelfde of overeenstemmende tekens en dezelfde of soortgelijke waren betreft.
13 Ten derde is de kamer van beroep in concreto nagegaan of was voldaan aan de criteria op grond waarvan de oppositie krachtens artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 kon worden toegewezen. Om te beginnen heeft de kamer van beroep aangaande het bestaan van een relatie gemachtigde/lastgever benadrukt dat de termen „gemachtigde” en „vertegenwoordiger” in ruime zin moesten worden uitgelegd. In casu heeft ze vastgesteld dat de distributieovereenkomst tussen partijen bepaalde dat verzoekster de distributie van interveniëntes waren in de Unie op zich nam. Zij heeft eveneens opgemerkt dat de overeenkomst bepalingen betreffende het exclusieve karakter van de overeenkomst, een niet-concurrentiebeding en bepalingen betreffende de intellectuele-eigendomsrechten van interveniënte bevatte. Zij was van mening dat de door interveniënte overgelegde bewijzen, te weten bestelbonnen waarvan één dateert van twee maanden voor de indiening van de litigieuze merkaanvraag, het bestaan bevestigden van een belangrijke handelsrelatie die verder ging dan een gewone, normale relatie tussen leverancier en distributeur. Daaruit heeft zij afgeleid dat er op de datum van indiening van de litigieuze merkaanvraag een reële, daadwerkelijke en duurzame handelsrelatie bestond die een algemene verplichting tot vertrouwen en loyaliteit met zich bracht en dat verzoekster een gemachtigde in de zin van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 was.
14 Ten vierde heeft de kamer van beroep verduidelijkt dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 ziet op gevallen waarin de vergeleken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn. Zij heeft erop gewezen dat in casu de door de conflicterende tekens aangeduide waren dezelfde zijn – aangezien het door het oudere merk aangeduide „gezichtspoeder dat mineralen bevat” onder de door het aangevraagde merk aangeduide „cosmetica” valt – of soortgelijk zijn – aangezien de overige door het aangevraagde merk aangeduide waren banden hebben met de door het oudere merk aangeduide waren daar zij uit dezelfde ingrediënten kunnen bestaan, vaak door dezelfde ondernemingen zijn vervaardigd en samen worden aangeboden in drogisterijen en in dezelfde rijen van detailhandelszaken –.
15 Wat de tekens betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat deze overeenstemmen. Om te beginnen heeft ze gewezen op de frappante gelijkenis tussen de eerste twee woordelementen („magic” en „minerals”) van het oudere merk en de woordelementen van het aangevraagde merk. Vervolgens heeft ze beklemtoond dat het oudere merk door het relevante publiek van de Unie kon worden opgevat als een teken met twee bestanddelen: het bestanddeel „by jerome alexander” wordt opgevat als de aanduiding van de moedermaatschappij, te weten de voor de waar verantwoordelijke entiteit, en het bestanddeel „magic minerals” wordt waarschijnlijk opgevat als de aanduiding van de waar zelf of van de lijn van waren. Ten slotte heeft ze geoordeeld dat het feit dat het United States patent and trademark office (USPTO; octrooi‑ en merkenbureau van de Verenigde Staten) geen bezwaar had gemaakt tegen de inschrijving van het merk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, ondanks het bestaan van het merk MINERAL MAGIC COSMETICS, niet noodzakelijk impliceerde dat er geen enkel verwarringsgevaar tussen deze merken bestond. Zij heeft er immers op gewezen dat de houder van het merk MINERAL MAGIC COSMETICS in dat verband oppositie had moeten instellen. Gelet op al deze elementen heeft de kamer van beroep de oppositie op grond van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 toegewezen.
Procedure en conclusies van partijen
16 Verzoekster vraagt het Gerecht:
– de bestreden beslissing te vernietigen;
– het EUIPO en interveniënte te verwijzen in de kosten.
17 Het EUIPO vraagt het Gerecht:
– het beroep in zijn geheel te verwerpen;
– verzoekster te verwijzen in de kosten van het EUIPO.
18 Interveniënte vraagt het Gerecht:
– het beroep in zijn geheel te verwerpen;
– de bestreden beslissing te bevestigen;
– verzoekster te verwijzen in haar eigen kosten alsook in die van interveniënte en van het EUIPO.
In rechte
19 Tot staving van haar beroep voert verzoekster in wezen één middel aan, dat is ontleend aan schending van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 en dat uiteenvalt in drie onderdelen. Volgens het eerste onderdeel heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat verzoekster een gemachtigde of een vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk was in de zin van de voormelde bepaling. In het kader van het tweede onderdeel wordt betoogd dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 toepasselijk was, ook al waren de conflicterende tekens niet gelijk en stemden zij slechts overeen. Het derde onderdeel is gebaseerd op het feit dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de bovengenoemde bepaling toepasselijk was terwijl de door het oudere merk aangeduide waren en de door het aangevraagde merk aangeduide waren niet dezelfde waren.
20 Het Gerecht is van oordeel dat in de eerste plaats het tweede onderdeel, dat is gebaseerd op de onjuiste toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 in het geval van overeenstemmende tekens, moet worden onderzocht.
21 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep ten onrechte heeft aangenomen dat het volstond dat het oudere merk slechts overeenstemde met – en niet gelijk was aan – het aangevraagde merk om een beroep te kunnen doen op artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009. Zij merkt eveneens op dat de kamer van beroep ten onrechte rekening heeft gehouden met de opvatting van het publiek van de Unie terwijl het voor het Amerikaanse oudere woordmerk relevante publiek het Amerikaanse is.
22 Het EUIPO, daarin gevolgd door interveniënte, betwist verzoeksters argumenten. Het is van oordeel dat een strikt letterlijke uitlegging van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 zou impliceren dat deze bepaling slechts kan worden toegepast als de tekens gelijk zijn, en dat dit ertoe zou leiden dat deze bepaling onwerkzaam wordt. Het EUIPO meent immers dat de merkaanvrager zich aan de toepassing ervan zou kunnen onttrekken door het oudere merk lichtjes te wijzigen, en dat deze situatie de belangen van de houder van het oudere merk ernstig zou schaden. Bij inschrijving van het merk ondanks het bestaan van overeenstemming tussen de twee tekens, zou de aanvrager van het litigieuze merk elke latere inschrijving alsook elk gebruik van het oudere merk door de oorspronkelijke houder kunnen verhinderen. Het doel van bovengenoemde bepaling is echter juist om misbruik van een merk door de gemachtigde van de houder ervan te voorkomen, aangezien de gemachtigde kan profiteren van de kennis en de ervaring die tijdens de handelsrelatie zijn opgedaan, en dus ongerechtvaardigd voordeel kan halen uit de inspanningen en de investeringen die de houder heeft gedaan. Volgens het EUIPO dient deze bepaling genuanceerd te worden uitgelegd, teneinde de legitieme houder doeltreffend te beschermen tegen de oneerlijke praktijken van zijn vertegenwoordigers, door de toepassing ervan uit te breiden tot buiten de strikte gelijkheid. De vergelijking van de tekens in het kader van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001] en die in het kader van artikel 8, lid 3, van deze verordening zijn niet noodzakelijkerwijze dezelfde. Het EUIPO stelt dat de vergelijking van de tekens uit hoofde van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 gericht is op de belangen van de houder van het oudere merk. In casu heeft de kamer van beroep niet het criterium van overeenstemming toegepast dat aan artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 kan worden toegeschreven, maar heeft zij aan de hand van de specifieke aard van de tekens onderzocht of deze kunnen worden geacht „wezenlijk” overeen te stemmen, zodat de legitieme belangen van de merkhouder worden aangetast en verzoekster ongerechtvaardigd voordeel kan halen uit haar relatie met die houder. Het is derhalve gelet op de specifieke aard van de betrokken tekens dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 in casu toepasselijk is, ook al zijn de tekens niet gelijk.
23 Er zij aan herinnerd dat volgens artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 „[n]a oppositie door de houder [van het merk] de inschrijving van een merk eveneens [wordt geweigerd] indien deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd”.
24 Die bepaling maakt niet uitdrukkelijk melding van een voorwaarde van gelijkheid of overeenstemming tussen het merk van de houder en het door de gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk.
25 Artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 beoogt evenwel te voorkomen dat de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder misbruik maakt van het merk, aangezien die gemachtigde of vertegenwoordiger kan profiteren van de kennis en de ervaring die tijdens de handelsrelatie met deze houder zijn opgedaan, en dus ongerechtvaardigd voordeel kan halen uit de inspanningen en de investeringen die de merkhouder zelf heeft gedaan [zie in die zin arrest van 29 november 2012, Adamowski/BHIM – Fagumit (FAGUMIT), T‑537/10 en T‑538/10, EU:T:2012:634, punt 22]. Deze bepaling vereist dus in wezen dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het merk van de houder en dat waarvan inschrijving op eigen naam is aangevraagd door de gemachtigde of de vertegenwoordiger. Een dergelijk verband is enkel denkbaar als de merken in kwestie samenvallen.
26 In die zin werpt de ontstaansgeschiedenis van de verordening inzake het gemeenschapsmerk enig licht op de bedoelingen van de wetgever. Zij sluit aan bij de uitlegging volgens welke het oudere merk en het aangevraagde merk gelijk moeten zijn – en niet slechts overeenstemmend – opdat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 kan worden toegepast.
27 Zoals verzoekster in herinnering brengt, was de Uniewetgever immers aanvankelijk, in het voorontwerp van de verordening inzake het gemeenschapsmerk, van plan om de betrokken bepaling ook toepassing te doen vinden in het geval van een overeenstemmend teken. Deze mogelijkheid is echter niet overgenomen in de definitieve versie van artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).
28 Evenzo heeft de werkgroep „gemeenschapsmerk” binnen de Raad in document nr. 11035/82 van de Raad van Europese Unie van 1 december 1982 – dat een samenvatting bevat van de besluiten van die werkgroep – uitdrukkelijk vermeld dat hij het voorstel van een delegatie om de betrokken bepaling ook toepassing te laten vinden in het geval van „overeenstemmende” merken voor „soortgelijke” waren, niet had aangenomen.
29 In dat verband heeft het EUIPO in zijn antwoord op de schriftelijke vraag van het Gerecht aangevoerd dat dit uittreksel uit de ontstaansgeschiedenis alleen kan worden uitgelegd in de zin dat de Raad eenvoudigweg heeft geweigerd om „in positieve bewoordingen” vast te stellen dat de betrokken bepaling moet worden toegepast wanneer de merken gelijk zijn of overeenstemmen, en voorts dat dit uittreksel moet worden gezien in een context die wordt gekenmerkt door het feit dat de diensten van de Europese Commissie hadden voorgesteld om in de versie van het voorontwerp van verordening de uitdrukking „gelijk zijn of overeenstemmen” te gebruiken. Dergelijke argumenten moeten worden afgewezen.
30 Ten eerste toont de omstandigheid dat de wetgever tweemaal heeft geweigerd om uitdrukkelijk te vermelden dat de betrokken bepaling ook moest worden toegepast in het geval van overeenstemmende merken – de eerste keer door het voorontwerp van verordening te wijzigen op dit punt, en de tweede keer door uitdrukkelijk het verzoek van een delegatie af te wijzen – immers voldoende zijn bedoeling dienaangaande aan.
31 Ten tweede volgt uit de formulering in document nr. 11035/82 dat het voorstel van de betrokken delegatie om deze bepaling ook toepassing te laten vinden in het geval van overeenstemmende merken, als zodanig is verworpen en – in tegenstelling tot wat het EUIPO suggereert – niet louter het voorstel om de woorden „gelijk zijn of overeenstemmen” te vermelden in die bepaling.
32 Ten derde heeft de werkgroep in datzelfde document nr. 11035/82 benadrukt dat hij ermee akkoord was gegaan dat de betrokken bepaling aldus wordt uitgelegd dat zij internationaal wordt toegepast in de zin van artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals herzien en gewijzigd.
33 In dat verband dient te worden benadrukt dat de Unie partij is bij de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs) van 15 april 1994 (PB 1994, L 336, blz. 214), die bijlage 1 C vormt bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) (PB 1994, L 336, blz. 3), en dat artikel 2 van deze Overeenkomst verwijst naar meerdere materiële bepalingen van het Verdrag van Parijs, waaronder artikel 6 septies. Zoals het EUIPO overigens zelf heeft gepreciseerd in zijn antwoord op de vraag van het Gerecht, is de Unie derhalve verplicht om artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 zo veel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van deze Overeenkomst (zie in die zin arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C‑245/02, EU:C:2004:717, punt 42), en dus van artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs.
34 Dit artikel bepaalt dat, indien de agent of de vertegenwoordiger van de houder van een merk in een der landen van de Unie tot bescherming van de industriële eigendom, zonder de toestemming van deze houder de inschrijving van „dat” merk op eigen naam in één of meer van die landen vraagt, de houder het recht zal hebben om zich te verzetten tegen de gevraagde inschrijving. Gelet op de formulering ervan, kan deze bepaling niet anders worden uitgelegd dan in de zin dat het merk van de houder en het door de gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk gelijk zijn. Gepreciseerd dient te worden dat ook volgens de Engelse taalversie van deze bepaling het merk van de houder en het door de gemachtigde of vertegenwoordiger ingediende merk gelijk moeten zijn. Deze versie verwijst immers naar de houder van „een” merk („the proprietor of a mark”) en vermeldt vervolgens de inschrijving van „het” merk („the registration of the mark”), waarbij dit laatste niet anders kan worden opgevat dan zijnde dat van de houder.
35 Gelet op de ondubbelzinnige bewoordingen van artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs, kan het EUIPO geen argument ontlenen aan de ontstaansgeschiedenis ervan om aan te voeren dat deze bepaling ook aldus moet worden uitgelegd dat zij ziet op de gevallen waarin de tekens slechts overeenstemmen.
36 Ten vierde tracht het EUIPO een argument te ontlenen aan de bewoordingen „gelijk is aan of overeenstemt met” in artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en aan het ontbreken van dergelijke bewoordingen in lid 3 van deze bepaling om te stellen dat de werkingssfeer ervan niet beperkt is tot de gevallen van strikte gelijkheid van de betrokken merken. Het ontbreken van die bewoordingen dient echter veeleer aldus te worden opgevat dat het voor de wetgever evident was dat deze bepaling zag op de gevallen waarin het door de gemachtigde aangevraagde merk dat van de houder ervan is en het dus, per definitie, daaraan gelijk is, zodat het de wetgever onnodig leek om dat te verduidelijken.
37 Uit het voorgaande volgt dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 volgens de Uniewetgever slechts toepassing kan vinden als het merk van de houder en het door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk gelijk zijn en niet slechts overeenstemmen.
38 In die context is het nuttig eraan te herinneren dat, aangaande het niveau dat is vereist opdat twee tekens als gelijk zouden kunnen worden beschouwd, uit de rechtspraak volgt dat een teken gelijk is aan een ander wanneer het, zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen, waarbij deze laatste slechts zelden de mogelijkheid heeft tekens rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven [arrest van 3 december 2015, TrekStor/BHIM – Scanlab (iDrive), T‑105/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:924, punt 62].
39 In dezelfde zin dient te worden benadrukt dat de vraag of tekens gelijk zijn, op een meer indirecte manier ook is onderzocht in het kader van de beoordeling van het normale gebruik van een merk. Artikel 15 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 18 van verordening 2017/1001) bepaalt dat het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven, eveneens als gebruik wordt beschouwd wanneer de elementen die verschillen het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigen, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm op naam van de houder ervan is ingeschreven. Deze bepaling beoogt de houder toe te staan om variaties aan het teken aan te brengen waardoor het, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten. Het verschil tussen de tekens moet evenwel betrekking hebben op verwaarloosbare punten en de tekens, zoals deze zijn gebruikt en ingeschreven, moeten globaal equivalent zijn [zie in die zin arrest van 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, punt 50].
40 Bepaald dient dus te worden of de conflicterende tekens gelijk zijn in de zin van het in punt 38 hierboven aangehaalde arrest van 3 december 2015, iDrive (T‑105/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:924), op basis van de criteria die zijn vastgesteld in het in punt 39 hierboven aangehaalde arrest van 23 februari 2006, BAINBRIDGE (T‑194/03, EU:T:2006:65).
41 In dat verband volgt uit punt 33 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep van oordeel was dat het aangevraagde merk verschilde van het oudere merk doordat de volgorde van de woorden „mineral” en „magic” was omgedraaid en het noch de letter „s” noch de uitdrukking „by jerome alexander” bevatte, en dat de conflicterende tekens op die grond moesten worden geacht overeen te stemmen. Met deze conclusie moet worden ingestemd. Het is immers duidelijk dat de conflicterende tekens in casu niet gelijk zijn, zoals overigens elke partij in de schriftelijke stukken erkent. Dat de tekens niet gelijk zijn, is voorts zo duidelijk dat deze conclusie zich doet gelden ongeacht het verschil in perceptie die de betrokken gemiddelde consument kan hebben naargelang het grondgebied waarop hij is gevestigd.
42 Aangezien de conflicterende tekens niet gelijk zijn, dient dus te worden geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte van oordeel was dat zij zich op artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 kon baseren om de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren.
43 Gelet op al het voorgaande en zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over het eerste en het derde onderdeel, dient het enige middel, ontleend aan schending van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, te worden toegewezen en dient de bestreden beslissing derhalve te worden vernietigd.
Kosten
44 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Indien meer partijen in het ongelijk zijn gesteld, bepaalt het Gerecht volgens artikel 134, lid 2, van dit Reglement het door elk van hen te dragen deel van de proceskosten.
45 Aangezien in casu het EUIPO en interveniënte in het ongelijk zijn gesteld, dient te worden geoordeeld dat zij elk hun eigen kosten dragen alsook de helft van de kosten van verzoekster.
HET GERECHT (Tweede kamer),
rechtdoende, verklaart:
1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 5 oktober 2016 (zaak R 2087/2015‑1) wordt vernietigd.
2) Het EUIPO zal zijn eigen kosten dragen alsmede de helft van de kosten van John Mills Ltd.
3) Jerome Alexander Consulting Corp. zal zijn eigen kosten dragen alsmede de helft van de kosten van John Mills.
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 oktober 2018.
ondertekeningen