CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
van 18 mei 2017 (1)
Zaak C‑56/16 P
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
tegen
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP
„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Woordmerk ‚Port Charlotte’ – Vordering tot nietigverklaring ingesteld door het Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto – Geografische aanduidingen – Verordening (EG) nr. 1234/2007 – Uitputtende bescherming door het Unierecht – Mogelijkheid van erkenning van een aanvullend niveau van bescherming door het nationale recht”
1. De rechtspraak van het Hof inzake beschermde oorsprongsbenamingen (BOB’s) en beschermde geografische aanduidingen (BGA’s) is reeds omvangrijk. Deze hogere voorziening stelt het Hof in staat om die rechtspraak toe te passen in het kader van een geding tussen een BOB voor wijn en een Uniemerk dat volgens de houders van de BOB op ongerechtvaardigde wijze gebruik heeft gemaakt van de kenmerkende geografische naam van de BOB Porto/Port.(2)
2. In concreto gaat het om een geding tussen het Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (hierna: „IVDP”) en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM; thans Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, „EUIPO”). Het EUIPO heeft eerst het onderscheidende teken „Port Charlotte” ingeschreven als Uniemerk ter aanduiding van whisky, en heeft vervolgens de door het IVDP ingestelde vordering tot nietigverklaring van dit merk afgewezen.
3. Het Gerecht(3) heeft het beroep van het IVDP tegen de beslissing van het EUIPO gedeeltelijk toegewezen, hetgeen heeft geleid tot twee hogere voorzieningen: a) volgens het EUIPO geeft het bestreden arrest blijk van een onjuiste opvatting door te erkennen dat de bescherming van BOB’s ook wordt geregeld door het nationale recht (in casu het Portugese recht) en b) volgens het IDVP geeft het Gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting door de stelling van het EUIPO te bevestigen dat het merk „Port Charlotte” verenigbaar is met de BOB Porto/Port.
I. Unierecht
A. Verordening (EG) nr. 207/2009(4)
4. Artikel 8, lid 4, bepaalt:
„Na oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, indien en voor zover krachtens het op dat teken toepasselijke Gemeenschapsrecht of het voor dat teken geldende recht van de lidstaat:
a) de rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage om het Uniemerk of, in voorkomend geval, de datum van het ten behoeve van de aanvrage om een Uniemerk ingeroepen recht van voorrang;
b) dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.”
5. Artikel 53 bepaalt:
„1. Het Uniemerk wordt op vordering bij het Bureau of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard:
[…]
c) wanneer er een in artikel 8, lid 4, bedoeld ouder recht bestaat en aan de in dat lid genoemde voorwaarden voldaan is.
[…]”.
B. Verordening (EG) nr. 1234/2007(5)
6. Artikel 118 ter, met het opschrift „Definities”, bepaalt in lid 1:
„1. Voor de toepassing van deze subsectie gelden de volgende definities:
a) ‚oorsprongsbenaming’: de naam van een regio, een bepaalde plaats of, bij uitzondering, een land, die wordt gebruikt voor de beschrijving van een product als bedoeld in artikel 118 bis, lid 1, dat aan de volgende vereisten voldoet:
i) de kwaliteit en de kenmerken van het product zijn hoofdzakelijk of uitsluitend toe te schrijven aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen door natuur en mens bepaalde factoren,
ii) alle druiven waarmee het product is bereid, zijn afkomstig uit dit geografische gebied,
iii) de productie vindt plaats in dit geografische gebied, en
iv) het product is verkregen van wijndruivenrassen die behoren tot de soort Vitis vinifera;
b) ‚geografische aanduiding’: een aanduiding die verwijst naar een regio, een bepaalde plaats of, bij uitzondering, een land, die wordt gebruikt voor de beschrijving van een product als bedoeld in artikel 118 bis, lid 1, dat aan de volgende vereisten voldoet:
i) het product heeft een specifieke kwaliteit, reputatie of andere kenmerken die aan deze geografische oorsprong kunnen worden toegeschreven,
ii) ten minste 85 % van de voor de bereiding van het product gebruikte druiven zijn afkomstig uit dit geografische gebied,
iii) de productie vindt plaats in dit geografische gebied, en
iv) het product is verkregen van wijndruivenrassen die tot de soort Vitis vinifera behoren of die het resultaat zijn van een kruising van deze soort met andere soorten van het geslacht Vitis.”
7. Artikel 118 septies, met het opschrift „Inleidende nationale procedure”, bepaalt in de leden 6 en 7:
„6. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 augustus 2009 aan dit artikel te voldoen.
7. Wanneer een lidstaat geen nationale wetgeving inzake de bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen heeft, kan deze lidstaat, uitsluitend bij wijze van overgangsregeling, de benaming overeenkomstig deze subsectie op nationaal niveau beschermen met ingang van de dag waarop de aanvraag bij de Commissie wordt ingediend. De nationale bescherming bij wijze van overgangsregeling eindigt op de datum waarop overeenkomstig deze subsectie een besluit inzake registratie of weigering wordt genomen.”
8. Artikel 118 terdecies (met het opschrift „Verband met merken”) bepaalt in lid 1:
„Wanneer een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding overeenkomstig deze verordening wordt beschermd, wordt een aanvraag tot registratie van een merk dat onder één van de in artikel 118 quaterdecies, lid 2, vermelde situaties valt en dat betrekking heeft op een product van één van de in bijlage XI ter vermelde categorieën, afgewezen als de aanvraag tot bescherming van het merk wordt ingediend na de datum waarop de aanvraag tot bescherming van de oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding bij de Commissie is ingediend, en wordt de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding vervolgens beschermd.
Merken die in strijd met de eerste alinea zijn geregistreerd, worden nietig verklaard.”
9. Artikel 118 quaterdecies, met het opschrift „Bescherming”, bepaalt in de leden 1 tot en met 3:
„1. Beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen mogen worden gebruikt door alle marktdeelnemers die een overeenkomstig het betrokken productdossier geproduceerde wijn in de handel brengen.
2. Beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen, alsmede de wijnen die deze beschermde namen overeenkomstig het productdossier dragen, worden beschermd tegen:
a) elk direct of indirect gebruik door de handel van een beschermde naam:
i) voor vergelijkbare producten die niet in overeenstemming zijn met het bij de beschermde naam horende productdossier, of
ii) voor zover dat gebruik neerkomt op het uitbuiten van de reputatie van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding;
b) elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product of de dienst is aangegeven, of indien de beschermde naam is vertaald of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals ‚soort’, ‚type’, ‚methode’, ‚op de wijze van’, ‚imitatie’, ‚smaak’, ‚zoals’ en dergelijke;
c) elke andere onjuiste of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product op de binnen‑ of buitenverpakking of in reclamemateriaal of documenten betreffende het betrokken wijnproduct, alsmede het verpakken in een recipiënt die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong van het product;
d) andere praktijken die de consument kunnen misleiden ten aanzien van de werkelijke oorsprong van het product.
3. Beschermde oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen worden in de Gemeenschap geen soortnamen in de zin van artikel 118 duodecies, lid 1.”
10. Artikel 118 quindecies (met het opschrift „Register”) luidt als volgt:
„De Commissie stelt een openbaar toegankelijk elektronisch register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen voor wijn op en houdt dat bij.”
11. Artikel 118 vicies, met het opschrift „Bestaande beschermde wijnnamen”, bepaalt:
„1. Namen van wijnen die beschermd zijn op grond van de artikelen 51 en 54 van verordening (EG) nr. 1493/1999 en van artikel 28 van verordening (EG) nr. 753/2002 van de Commissie van 29 april 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad [van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PB 1999, L 179, blz. 1] wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten […], worden automatisch beschermd uit hoofde van deze verordening. De Commissie neemt deze namen op in het in artikel 118 quindecies van deze verordening bedoelde register.
2. Met betrekking tot de in lid 1 bedoelde bestaande beschermde wijnnamen dienen de lidstaten de volgende informatie in bij de Commissie:
a) het in artikel 118 quater, lid 1, bedoelde technische dossier;
b) de nationale goedkeuringsbesluiten.
3. De in lid 1 bedoelde namen van wijnen verliezen de op grond van deze verordening verleende bescherming indien de in lid 2 bedoelde informatie niet uiterlijk op 31 december 2011 is ingediend. De Commissie neemt de nodige administratieve maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke namen uit het in artikel 118 quindecies bedoelde register worden geschrapt.
4. Artikel 118 novodecies is niet van toepassing op de in lid 1 bedoelde bestaande beschermde wijnnamen.
Tot en met 31 december 2014 kan de Commissie op eigen initiatief en volgens de in artikel 195, lid 4, bedoelde procedure besluiten de bescherming van een in lid 1 bedoelde bestaande beschermde wijnnaam te annuleren, indien deze naam niet voldoet aan de in artikel 118 ter vastgestelde voorwaarden.
[…]”
12. Onder het opschrift „Strengere voorschriften op grond van besluiten van de lidstaten” bepaalt artikel 120 quinquies:
„De lidstaten mogen het gebruik van bepaalde krachtens de Gemeenschapswetgeving toegestane oenologische procedés voor op hun grondgebied geproduceerde wijn beperken of verbieden en voorzien in strengere beperkingen met het oog op de bevordering van het behoud van de wezenlijke kenmerken van wijn met een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding, mousserende wijn en likeurwijn.
De lidstaten delen deze beperkingen en verbodsbepalingen aan de Commissie mee, die deze ter kennis van de andere lidstaten brengt.”
II. Voorgeschiedenis van het geding
13. Uit de punten 1 tot en met 15 van het bestreden arrest blijkt dat de onderneming Bruichladdich Distillery Co. Ltd. (hierna: „Bruichladdich”) op 27 oktober 2006 heeft verzocht om inschrijving van het gemeenschapsmerk „Port Charlotte” voor waren van klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice(6), te weten voor „Alcoholhoudende dranken”.
14. Het merk is op 18 oktober 2007 ingeschreven onder nummer 5421474 en op 29 oktober 2007 gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 60/2007.
15. Op 7 april 2011 heeft het IVDP bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het merk ingediend krachtens artikel 53, lid 1, onder c), junctis de artikelen 8, lid 4, 53, lid 2, onder d), en 52, lid 1, onder a), gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder c) en g), van verordening nr. 207/2009.
16. In reactie op die vordering heeft Bruichladdich de opgave van de waren waarvoor het litigieuze merk was ingeschreven, beperkt tot „whisky”.
17. Ter ondersteuning van zijn vordering tot nietigverklaring beriep het IVDP zich op de BOB’s „porto” en „port”, die volgens hem enerzijds in alle lidstaten zijn beschermd krachtens verschillende bepalingen van Portugees recht en krachtens artikel 118 quaterdecies, lid 2, van verordening nr. 491/2009, en anderzijds in Frankrijk, Italië, Cyprus, Hongarije, Portugal en Slowakije zijn ingeschreven en beschermd krachtens de Overeenkomst van Lissabon betreffende de bescherming van herkomstbenamingen en hun internationale inschrijving van 31 oktober 1958, zoals herzien en gewijzigd.
18. Op 30 april 2013 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO de vordering tot nietigverklaring afgewezen.
19. Op 2 februari 2014 heeft het IVDP bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
20. Bij beslissing van 8 juli 2014 heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO de drie middelen waarop het beroep berustte, verworpen.
21. In de eerste plaats heeft de kamer van beroep het middel inzake schending van artikel 53, lid 1, onder c), juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 afgewezen, in wezen op grond dat de bescherming van BOB’s voor wijn uitsluitend door verordening nr. 491/2009 wordt geregeld en dus onder de uitsluitende bevoegdheid van de Europese Unie valt. Voorts was zij van oordeel dat de BOB in casu uitsluitend voor wijn was beschermd en dus voor waren die niet vergelijkbaar zijn met whisky, en dat het merk „Port Charlotte” geen voorstelling van portwijn inhield. Zij voegde daaraan toe dat niet hoefde te worden nagegaan of de geografische namen „porto” of „port” een reputatie hadden, aangezien het litigieuze merk noch een gebruik noch een voorstelling ervan inhield.
22. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep het middel inzake schending van artikel 53, lid 2, onder d), van verordening nr. 207/2009 ongegrond verklaard, volgens hetwelk de BOB’s „porto” en „port” op 18 maart 1983 bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) onder nr. 682 waren ingeschreven, overeenkomstig de Overeenkomst van Lissabon. Zij stelde dat deze inschrijving uitsluitend het woord „porto” beschermt – niet alleen in Portugal –, dat geen deel uitmaakt van het litigieuze merk.
23. In de derde plaats heeft de kamer van beroep het middel inzake schending van artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder c) en g), van verordening nr. 207/2009 afgewezen. Zij was van mening dat het litigieuze merk niet tegelijk naar een – bestaande of onbestaande – plaats met de naam Port Charlotte en naar „de stad Oporto (Porto)” verwees. Zij voegde daaraan toe dat de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening pas „ten tijde van het beroep” was aangevoerd, zodat het IVDP die grond niet kon aanvoeren. In elk geval kon het litigieuze merk het publiek niet misleiden omtrent de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waar in de zin van artikel 7, lid 1, onder g), van deze verordening.
III. Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest
24. Bij verzoekschrift van 15 september 2014 heeft het IVDP bij het Gerecht beroep ingesteld strekkende tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep. Ter onderbouwing van dat beroep werden zes middelen aangevoerd, waarbij voor deze hogere voorziening het derde middel van bijzonder belang is, te weten het middel inzake schending van artikel 53, lid 1, onder c), juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009.
25. Het IVDP stelde dat de kamer van beroep ten onrechte had geoordeeld dat de bescherming van de wijnen die vallen onder de BOB Porto/Port, uitsluitend door verordening nr. 491/2009 werd geregeld, waardoor bescherming door het Portugese recht uitgesloten was.
26. In het kader van ditzelfde middel, maar los van de verwijzing naar het Portugese recht, kwam het IVDP op tegen de beoordeling van de kamer van beroep inzake de verenigbaarheid van het merk „Port Charlotte” met de BOB Porto/Port, onder verwijzing naar artikel 118 quaterdecies van verordening nr. 491/2009.
27. Met betrekking tot laatstgenoemde bepaling betoogde het IVDP achtereenvolgens: i) dat deze bepaling het directe of indirecte gebruik van een BOB in de handel verbiedt voor vergelijkbare producten, hetgeen het geval is bij portwijn en whisky; ii) dat, zelfs indien het geen vergelijkbare producten zouden zijn, het gebruik in de handel van de term Port, die eigen is aan de BOB, door het litigieuze merk neerkomt op het uitbuiten van de reputatie of het prestige van die BOB, een handelwijze die tevens verboden is overeenkomstig die bepaling; en iii) dat in elk geval sprake is van nabootsing of voorstelling van de BOB Porto/Port door het merk „Port Charlotte”.
28. Het Gerecht stemde in met het betoog van het IVDP over de toepassing van het nationale recht. Op basis van zijn analyse oordeelde het Gerecht dat de gronden voor nietigverklaring van een ingeschreven merk alternatief of cumulatief kunnen teruggaan op oudere rechten „op grond van het [Unierecht] of van het nationale recht inzake de bescherming van [dat] ouder recht”. Volgens het Gerecht kan de aan BOB’s verleende bescherming worden aangevuld door het toepasselijke nationale recht, wanneer dit laatste aanvullende bescherming biedt.
29. Gelet op dit uitgangspunt en het feit dat het IVDP de relevante bepalingen van het Portugese recht inzake de BOB Porto/Port had aangevoerd, kon de kamer van beroep niet afzien van de toepassing van de nationale regeling op grond dat de bescherming van die oorsprongsbenaming uitsluitend door verordening nr. 491/2009 werd geregeld en een uitsluitende bevoegdheid van de Unie vormde.
30. Met betrekking tot de andere door het IVDP aangevoerde nietigheidsgronden bevestigde het Gerecht dat het litigieuze merk verenigbaar was met de BOB Porto/Port. Het Gerecht volgde daarvoor een redenering die sterk leek op (en slechts lichtjes afweek van) die van de kamer van beroep.
IV. Hogere voorziening van het EUIPO
31. In zijn enige middel in hogere voorziening verwijt het EUIPO het Gerecht in wezen, te hebben geoordeeld dat BOB’s overeenkomstig het nationale recht een bescherming kunnen genieten die een aanvulling vormt op en parallel is aan die welke door het Unierecht wordt geboden. Deze stelling houdt volgens het EUIPO een onjuiste toepassing in van artikel 53, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, junctis de artikelen 8, lid 4, en 53, lid 2, onder d), van deze verordening.
32. Het EUIPO erkent dat „porto” en „port” op de datum van de aanvraag tot inschrijving van het merk „Port Charlotte” (27 oktober 2006) termen waren die vielen onder de communautaire wetgeving inzake de bescherming van BOB’s. De toepasselijke regelgeving op het tijdstip van instelling van de vordering tot nietigverklaring van het ingeschreven merk (7 april 2011) was verordening nr. 1234/2007, zoals gewijzigd bij verordening nr. 491/2009. Die wijziging, waarbij de artikelen 118 bis tot en met 118 univicies werden toegevoegd aan verordening nr. 1234/2007, bleef beperkt tot een overname van de artikelen 33 tot en met 51 en 53 van verordening (EG) nr. 479/2008(7). Bij de beoordeling van de bedoeling van de Uniewetgever met betrekking tot de bescherming van BOB’s voor wijnen dienen dus niet alleen de bepalingen en overwegingen van verordening nr. 1234/2007, maar ook die van verordening nr. 479/2008 in aanmerking te worden genomen.
33. Het EUIPO beroept zich op het arrest van 8 september 2009, Budĕjovický Budvar(8), en trekt een parallel tussen de beschermingsregeling voor BOB’s van wijnen en die voor BOB’s van landbouwproducten en levensmiddelen, die is vastgesteld bij verordening (EG) nr. 510/2006(9). Op basis van dit arrest stelt het EUIPO dat het Gerecht door de erkenning van een aanvullende nationale beschermingsregeling blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien elke andere bescherming door het nationale recht uitgesloten is gelet op het bestaan van een eenvormige Unierechtelijke regeling. De regeling van verordening nr. 491/2009 is eenvormig en uitputtend voor het gehele grondgebied van de Unie.
34. Het EUIPO voert hiertoe drie argumenten aan: i) opdat nationale wetgeving naast de Unieregeling kan bestaan of daarvan kan afwijken, moeten uitdrukkelijke bepalingen bestaan die dit toestaan, waarbij artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 niet kan worden beschouwd als een dergelijke bepaling. Het betreft een algemene verwijzing die het nationale recht niet de bevoegdheid verleent om af te wijken van de beschermingsregeling van de Unie; ii) het subsidiariteitsbeginsel bij de uitoefening van gedeelde bevoegdheden staat overeenkomstig artikel 2, lid 2, VWEU niet toe dat de lidstaten hun bevoegdheid uitoefenen wanneer de instellingen van de Unie hebben beslist om hun bevoegdheid uit te oefenen; en iii) overeenkomstig de rechtspraak van het Hof inzake de bescherming van oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen(10) houdt het door de nationale wetgeving verstrekte beschermingsniveau op te bestaan wanneer de door de Uniewetgeving verleende bescherming in werking treedt.
35. Het IVDP maakt bezwaar tegen deze benadering door het parallellisme van de hand te wijzen dat zou bestaan tussen verordening nr. 491/2009, die toepassing vindt op BOB’s voor wijnen (artikelen 118 bis tot en met 118 septvicies), en verordening nr. 510/2006, die van toepassing is op oorsprongsbenamingen van andere landbouwproducten en levensmiddelen. Derhalve kan de rechtspraak van het Hof inzake verordening nr. 510/2006(11) niet worden geëxtrapoleerd naar de wijnsector. Dit standpunt wordt bevestigd door punt 28 van het arrest Assica en Krafts Foods Italia.(12)
36. Volgens het IVDP rechtvaardigt artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 dat de door de nationale wetgeving verleende bescherming wordt toegepast. Het IVDP betwist de bewering van het EUIPO, volgens welke de werking van de interne markt kan worden verstoord wanneer wordt aanvaard dat nationale wetgevingen een aanvullende bescherming kunnen verlenen, en wijst erop dat de bescherming die door de Portugese wetgeving wordt verleend aan BOB’s met een sterke reputatie, dezelfde is als die welke wordt geboden door het merkenrecht van de Unie.
37. Bruichladdich steunt in wezen de redenering van het EUIPO inzake de uitputtende werking van de door het Unierecht aan BOB’s en BGA’s verleende bescherming.
38. Daarentegen is het volgens de Portugese regering onjuist dat de door het Unierecht aan BOB’s verleende bescherming uitputtend is en primeert op elk ander niveau van nationale bescherming.
V. Incidentele hogere voorziening van het IVDP
39. Het IVDP heeft zich niet alleen verzet tegen de door het EUIPO ingestelde hogere voorziening, maar heeft zelf ook hogere voorziening ingesteld, op grond van drie middelen. Het eerste middel(13) komt in grote lijnen overeen met hetgeen het IVDP heeft aangevoerd ter betwisting van het overeenkomstige middel van het EUIPO inzake de uitsluitende toepassing van de door het Unierecht aan BOB’s verleende bescherming.
40. In het kader van zijn tweede middel verwijt het IVDP het Gerecht(14) schending van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), van verordening nr. 491/2009 door te oordelen dat het litigieuze merk een gebruik noch een voorstelling van de BOB Porto/Port inhield, zodat niet behoefde te worden nagegaan of deze BOB een reputatie had.
41. Volgens het IVDP houdt het feit dat het litigieuze merk de term „port” omvat, een nabootsing of voorstelling in van de BOB Porto/Port, die recht heeft op de bescherming van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 491/2009. Het Hof heeft reeds geoordeeld dat het begrip „voorstelling” een situatie betreft waarin de voor de aanduiding van een waar gebruikte term een deel van een BOB bevat, zodat de consument bij het zien van de naam van deze waar als referentiebeeld het product waarvoor die BOB geldt, voor de geest zal komen.(15)
42. Met zijn derde middel komt het IVDP op tegen het oordeel van het Gerecht(16) dat het gebruik van het litigieuze merk geen misbruik, nabootsing of voorstelling van de BOB Porto/Port inhoudt, hetgeen in strijd is met artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder b), van verordening nr. 491/2009. In dit verband wijst het IVDP de overwegingen van het Gerecht inzake de kenmerken van portwijn en whisky van de hand op grond waarvan het Gerecht heeft geoordeeld dat de gemiddelde consument beide alcoholhoudende dranken goed kent. Volgens het IVDP gaat het in werkelijkheid om vergelijkbare producten.
43. Het EUIPO betoogt dat het tweede en het derde middel in hogere voorziening niet-ontvankelijk zijn, omdat deze geen betrekking hebben op rechtsopvattingen van het Gerecht, maar op de waardering van het bewijs en de beoordeling van feitelijke elementen. In dit verband verwijst het EUIPO naar het arrest van 21 januari 2016, Viiniverla(17), waarin het Hof heeft geoordeeld dat de beoordeling of sprake is van een voorstelling, geen rechtsvraag vormt.
44. Subsidiair betoogt het EUIPO met betrekking tot de vergelijkbaarheid van het merk en de BOB dat het IVDP louter zijn in eerste aanleg aangevoerde argumenten heeft herhaald, zonder aan te tonen dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting of de feiten onjuist heeft opgevat. Verder is het EUIPO van mening dat het Gerecht de uit het arrest van 21 januari 2016, Viiniverla(18), voortvloeiende rechtspraak inzake het begrip voorstelling juist heeft toegepast.
45. Wat het eerste middel in hogere voorziening van het IVDP betreft, verwijst het EUIPO naar de uiteenzetting in zijn eigen hogere voorziening over de eenvormige en uitputtende bescherming door het Unierecht.
46. Bruichladdich verzet zich ook tegen het eerste middel in hogere voorziening van het IVDP en vordert dat dit middel wordt afgewezen overeenkomstig de rechtspraak van het Hof inzake verordening nr. 510/2006, die door het Gerecht juist is toegepast. De uitputtende werking van de beschermingsregeling sluit de toepassing van nationale regelingen inzake BOB’s en BGA’s enkel niet uit wanneer deze buiten de werkingssfeer van de verordeningen vallen.
47. Bruichladdich wijst met klem erop dat voor de onder de gemeenschapsverordeningen vallende gebieden dient te worden gewezen op het gemeenschappelijke doel bestaande in het creëren van één enkele beschermingsregeling op Unieniveau, hetgeen in de weg staat aan een dubbele bescherming die zowel op het nationale recht als op het Unierecht is gebaseerd. De enige erkende uitzondering hierop is de bepaling inzake de toepassing van een overgangsregeling (artikel 5, lid 6, van verordening nr. 510/2006 en artikel 118 septies, leden 6 en 7, van verordening nr. 491/2009).
48. Ten slotte is Bruichladdich van mening dat het tweede en het derde middel in hogere voorziening van het IVDP ongegrond zijn. Bij het relevante publiek van de Unie bestaat bij vergelijking van het lititgieuze merk met de BOB Porto/Port geen verwarringsgevaar. Deze BOB verwijst naar een deel van het Portugese grondgebied, terwijl het litigieuze merk niet verwijst naar die streek, maar naar een maritieme omgeving die verband houdt met een haven, of naar een vrouwennaam (Charlotte), het hoofdbestanddeel van het merk. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, kan artikel 118 quaterdecies, lid 2, van verordening nr. 491/2009 niet worden toegepast, zonder dat hoeft te worden onderzocht of is voldaan aan de voorwaarden voor die bepaling, in het bijzonder de voorwaarde inzake het uitbuiten van de reputatie van de BOB „porto” of „port”. In elk geval zijn de in geding zijnde producten niet vergelijkbaar wat de ingrediënten, de smaak of het alcoholgehalte ervan betreft.
VI. Analyse
A. Opmerking vooraf
49. In deze (tweevoudige) hogere voorziening gaat het vooral om de vraag of de regeling die van toepassing is op de bescherming van een BOB voor wijnen, uitsluitend of uitputtend die van verordening nr. 1234/2007 is.(19)
50. Het IVDP betoogt in lijn met het bestreden arrest dat het Portugese recht dient te worden toegepast, aangezien het een hoger beschermingsniveau biedt dan het Unierecht. Deze stelling kan echter niet worden aanvaard. De facto heeft het IVDP in zijn voor het Hof ingediende memories niet gesproken over de specficieke inhoud van die vermeende hogere beschermingsgraad.(20) Dit was niet het geval voor het Gerecht, aangezien in de vordering tot vernietiging(21) werd gesteld dat de Portugese wetgeving het gebruik van de BOB Porto/Port niet alleen verbiedt bij verwarringsgevaar, maar ook wanneer het onrechtmatige gebruik ervan (door een merk) de reputatie van de BOB zelf kan schaden, door het onderscheidend vermogen of het prestige ervan uit te buiten.
51. Deze stelling klopt dus niet, aangezien de door het Unierecht aan BOB’s van wijnen verleende bescherming minstens even hoog is als de bescherming die wordt geboden door de Portugese wetgeving waarnaar het IVDP verwijst. In concreto heeft een van de gronden die in de weg staan aan de inschrijving van Uniemerken juist betrekking op het geval waarin het prestige van een BOB voor wijn wordt uitgebuit.
52. In werkelijkheid erkent het IVDP zelf impliciet of expliciet dat dit het geval is, in tweevoudig opzicht. Om te beginnen steunt het IVDP voor zijn incidentele hogere voorziening op verordening nr. 1234/2007 om te betogen dat artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder b), ii), hem „bescherming verleent tegen het gebruik van het litigieuze merk, ‚voor zover dit gebruik de reputatie uitbuit’ van de BOB Port”.(22) Verder wijst het IVDP erop dat de „bescherming die door de Portugese wetgeving wordt verleend aan geografische aanduidingen met een sterke reputatie, dezelfde is als die welke aan bekende merken (well known trade marks) wordt geboden door het Unierecht”.(23)
53. Als het Portugese recht en het Unierecht in die gevallen eenzelfde bescherming bieden, is de discussie over de vraag welk recht bij voorrang moet worden toegepast gelet op het vermeende hogere beschermingsniveau van BOB’s door nationale bepalingen, mijns inziens in grote mate kunstmatig. Het Gerecht had zich dus kunnen beperken tot het onderzoek van de overige middelen, zonder te hoeven ingaan op een groter probleem dat ongetwijfeld interessant is, maar in casu niet aan de orde was.
54. Aangezien het bestreden arrest een aantal overwegingen (en een daaruit voortvloeiend punt in het dictum) bevat die ingaan tegen de uitsluitende toepassing van het Unierecht ter afbakening van de bescherming van de BOB’s van wijnen, zal evenwel moeten worden ingegaan op de in hogere voorziening daartegen geformuleerde bezwaren. Zoals verder zal blijken, is de oplossing te vinden in de uitlegging van de toepasselijke verordeningen, in het bijzonder verordening nr. 1234/2007 in de versie van verordening nr. 491/2009.(24)
B. Enig middel van de hogere voorziening van het EUIPO en eerste middel van de incidentele hogere voorziening van het IVDP
55. Mijns inziens dient het enige middel van de hogere voorziening van het EUIPO samen met het eerste middel van de incidentele hogere voorziening van het IVDP te worden onderzocht. De invalshoek is weliswaar anders, maar beide middelen hebben betrekking op de uitputtende werking van verordening nr. 1234/2007 versus de stelling dat BOB’s van wijnen een aanvullende bescherming kunnen genieten overeenkomstig het nationale recht.
56. Het EUIPO beroept zich op het arrest Budĕjovický Budvar(25) om uit te sluiten dat het nationale recht BOB’s een hoger beschermingsniveau kan bieden dan het door het Unierecht vastgestelde niveau. In die zaak diende het Hof een antwoord te geven op dezelfde vraag(26), maar in het kader van de door verordening nr. 510/2006 geboden bescherming met betrekking tot een geografische aanduiding voor bier. In dit arrest werd bevestigd dat die bescherming uitputtend is, aangezien het doel van de verordening „niet erin bestaat, gelijklopend met de nationale regels die kunnen voortbestaan, een aanvullende beschermingsregeling voor gekwalificeerde geografische aanduidingen in te voeren, zoals is gebeurd bijvoorbeeld met verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), doch te voorzien in een uniforme en uitputtende beschermingsregeling voor deze aanduidingen”.(27)
57. In hogere voorziening wordt aangevoerd respectievelijk bestreden dat de rechtspraak van het Hof over verordening nr. 510/2006 kan worden toegepast op de werkingssfeer van verordening nr. 1234/2007. Volgens het IVDP hebben BOB’s van wijnen een aantal kenmerken die zo specifiek zijn dat de bescherming ervan dient te verschillen van de door het Unierecht aan andere soortgelijke rechtsfiguren verleende bescherming.
58. Het Gerecht erkent(28) eerst dat artikel 118 quaterdecies, leden 1 en 2, van verordening nr. 1234/2007 zowel de toestemming voor als de grenzen van en zelfs het verbod op het gebruik van geografische aanduidingen door de handel op eenvormige en exclusieve wijze regelt. Vervolgens(29) stelt het Gerecht evenwel dat overeenkomstig artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 (inzake het Uniemerk) de inschrijving van een merk kan worden verhinderd of een ingeschreven merk nietig kan worden verklaard indien het in conflict komt met een ouder teken dat wordt beschermd door de Uniewetgeving of door het nationale recht. Daaruit leidt het Gerecht af dat de BOB Porto/Port de door het Portugese recht geboden aanvullende bescherming kan genieten.
59. Een afzonderlijke lezing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 zou in theorie deze conclusie van het Gerecht kunnen staven. Bij de uitlegging ervan kan evenwel niet worden voorbijgegaan aan hetgeen voortvloeit uit andere Unierechtelijke bepalingen. In concreto dient te worden uitgegaan van de eigen regeling van BOB’s en BGA’s zodra de Unie daarvoor haar eigen bevoegdheden heeft uitgeoefend. Zij heeft dit gedaan, en heeft daarbij voorts in verordening nr. 1234/2007 een bijzondere bepaling (artikel 118 terdecies) ingevoerd om juist het verband tussen die types van intellectuele-eigendomsrechten (van collectieve aard) en Uniemerken (van individuele aard) vast te leggen.
60. De Uniewetgever heeft immers beslist zijn bevoegdheden inzake BOB’s en BGA’s uit te oefenen zowel op het gebied van landbouwproducten en levensmiddelen (verordening nr. 510/2006), als op het gebied van gedistilleerde dranken (verordening nr. 110/2008)(30) en met betrekking tot de wijnsector (verordening nr. 1234/2007). Buiten de door deze verordeningen bestreken gebieden blijven de oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen.
61. In de door de Unie geregelde sectoren geldt de door de Unieverordeningen geboden bescherming niet voor elke oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, maar alleen voor die welke daarin omschreven zijn. Wat de oorsprongsbenamingen betreft, geldt de bescherming voor BOB’s die producten beschrijven waarvan de kwaliteit en de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend toe te schrijven zijn aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen door natuur en mens bepaalde factoren. Wat de geografische aanduidingen betreft, geldt de bescherming alleen voor gekwalificeerde aanduidingen voor producten die een specifieke kwaliteit, reputatie of andere kenmerken hebben die aan deze geografische oorsprong kunnen worden toegeschreven (BGA’s). In BGA’s en BOB’s is het territoriale aspect begrepen, maar BOB’s gelden enkel voor producten waarvan de bijzondere kenmerken zijn toe te schrijven aan door natuur en mens bepaalde factoren van de plaats van herkomst ervan.
62. In het geval van BOB’s van wijnen heeft de Unietwetgever de beschermingsomvang uitputtend geregeld, teneinde de regeling ervan eenvormig te maken voor alle lidstaten.(31) De speelruimte van de lidstaten bestaat in de regeling van de gewone (niet-gekwalificeerde) geografische aanduidingen, dit wil zeggen aanduidingen die niet vereisen dat de producten een bijzonder kenmerk of een bepaalde reputatie hebben die voortvloeien uit de plaats van herkomst, maar zij moeten volstaan voor de identificatie van die plaats. De Unieregeling heeft enkel betrekking op de BOB’s en BGA’s, maar op uitputtende wijze, terwijl de gewone geografische aanduidingen worden beschermd overeenkomstig het nationale recht.
63. Het parallellisme dat in wezen bestaat tussen verordening nr. 510/2006, enerzijds, en verordening nr. 1234/2007 wat de BOB’s van wijnen betreft, anderzijds, is mijns inziens onmiskenbaar. De doelstelling is dezelfde, te weten de consument – en vanuit een ander oogpunt ook de houders van de respectieve benamingen – verzekeren dat de betreffende producten beantwoorden aan een hoog kwaliteitsniveau op basis van de geografische herkomst ervan. Tevens hebben zij gemeenschappelijk dat voor die producten (wijnbouwproducten in het ene geval, levensmiddelen en landbouwproducten in het andere geval) eenzelfde regeling geldt met betrekking tot de registratie en de daarop volgende eenvormige bescherming op het gehele grondgebied van de Unie, los van de nationale oorsprong ervan.
64. De facto wordt in verordening nr. 479/2008 (waarvan de bepalingen zijn overgenomen na de herziening van verordening nr. 1234/2007) zelf erop gewezen dat in laatstgenoemde louter de beginselen van verordening nr. 510/2006 worden ingevoerd op het gebied van BOB’s van wijnen. In de zevenentwintigste overweging van de considerans wordt expliciet gesteld dat „aanvragen voor een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding [van wijnen] op dezelfde wijze worden onderzocht als bij het horizontale kwaliteitsbeleid van de Gemeenschap voor andere levensmiddelen dan wijn en gedistilleerde dranken, dat is vastgelegd in verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen”.
65. Dit parallellisme blijkt bij de analyse van de kenmerken van de procedure voor registratie van BOB’s en BGA’s. In het arrest Budĕjovický Budvar werd erop gewezen dat, „anders dan bij andere gemeenschapsregelingen voor de bescherming van industriële‑ en commerciële-eigendomsrechten, […] de registratieprocedure van de verordeningen nrs. 2081/92 en 510/2006 gebaseerd [is] op een verdeling van de bevoegdheden tussen de betrokken lidstaat en de Commissie, want de Commissie kan het besluit om een benaming te registreren pas nemen wanneer de betrokken lidstaat bij haar een aanvraag daartoe heeft ingediend, en deze aanvraag kan pas worden ingediend wanneer de lidstaat heeft nagegaan of zij gerechtvaardigd is (arrest van 6 december 2001, Carl Kühne e.a., C‑269/99, [EU:C:2001:659], punt 53). De nationale registratieprocedures zijn dus ingebed in de communautaire beslissingsprocedure en vormen daarvan een essentieel onderdeel. Zij kunnen niet bestaan buiten de communautaire beschermingsregeling om”.(32)
66. Dit model werd overgenomen in verordening nr. 479/2008 voor de wijnsector(33) en in verordening nr. 110/2008 (artikel 17) voor gedistilleerde dranken. De in het vorige punt aangehaalde redenering van het Hof in de zaak Budĕjovický Budvar met betrekking tot dit (procedurele) aspect van verordeningen nrs. 2081/92 en 510/2006 kan dus worden geëxtrapoleerd naar verordening nr. 1234/2007.
67. Dat de goedkeuring van de verordeningen inzake BOB’s en BGA’s in de plaats komt van de nationale beschermingsregelingen, wordt bovendien bevestigd door de verordeningen zelf, met name door de vaststelling van overgangsbepalingen, gelet op het feit dat in de Unie enerzijds nationale stelsels bestonden die reeds een regeling inzake oorsprongsbenamingen omvatten, en andere stelsels die dit niet hadden (of hebben).(34)
68. Met betrekking tot wijnen dient te worden teruggegaan tot verordening nr. 1493/1999, waarvan artikel 54, lid 2, de „in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijn” (v.q.p.r.d.) en de categorieën ervan omschrijft. In lid 4 van ditzelfde artikel werd gesteld dat „de lidstaten […] de Commissie de lijst [verstrekken] van door hen erkende v.q.p.r.d., met opgave, voor elk van deze v.q.p.r.d., van de nationale bepalingen die voor de productie en de bereiding van deze v.q.p.r.d. gelden”. Aangezien de BOB Porto/Port werd beschermd overeenkomstig het Portugese recht, werden de wijnen ervan opgenomen op de lijst van v.q.p.r.d. en automatisch beschermd uit hoofde van verordening nr. 1234/2007 (artikel 118 vicies, lid 1), waarbij de Commissie overging tot opname ervan in het in artikel 118 quindecies van deze verordening bedoelde register (database E‑Bacchus).(35)
69. Dit automatische karakter wordt evenwel genuanceerd door artikel 118 vicies van verordening nr. 1234/2007 zelf. Daarin werden bepaalde zekerheden ingebouwd om te waarborgen dat de wijnen die zijn opgenomen in de database E‑Bacchus beantwoorden aan de gestelde voorwaarden, door de vaststelling van een aantal termijnen voor de overlegging van de noodzakelijke informatie door de lidstaten en voor de verificatie door de Commissie of de opname in het register passend is.(36)
70. Artikel 118 septies, lid 7, van verordening nr. 1234/2007 bepaalt dat, wanneer een lidstaat geen nationale wetgeving inzake de bescherming van BOB’s heeft, deze lidstaat bij wijze van overgangsregeling de benaming op nationaal niveau kan beschermen. Die bescherming bij wijze van overgangsregeling eindigt op de datum waarop de Commissie een besluit inzake registratie of weigering neemt overeenkomstig deze verordening.
71. Al deze overgangsbepalingen bevestigen, voor zover nodig, dat de lidstaten de bevoegdheid hebben verloren om BOB’s van wijnen een aanvullende en hogere bescherming te verlenen wanneer deze reeds de door verordening nr. 1234/2007 erkende status genieten. Anders zou er geen reden zijn om de overgang van de oude naar de nieuwe situatie te regelen, waarbij juist wordt beoogd de overgang van de bevoegdheid voor de vaststelling van het beschermingskader te structureren. Opnieuw gelden de overwegingen van het arrest Budĕjovický Budvar(37) over verordening nr. 510/2006 op dit punt ook voor verordening nr. 1234/2007.
72. Tegen deze beoordelingselementen (en de andere elementen die ten grondslag liggen aan het arrest Budĕjovický Budvar(38), waarover ik het niet nuttig acht verder uit te weiden), voert het IVDP de verschillen tussen verordeningen nrs. 510/2006 en 479/2008 aan. Ik ontken niet dat er inderdaad bepaalde verschillen bestaan, maar mijns inziens doen die verschillen niet af aan de sterke analogie tussen deze verordeningen wat de doelstellingen en de wezenlijke kenmerken ervan betreft.
73. Het IDVP steunt op de achtentwintigste overweging van verordening nr. 479/2008 om te stellen dat de Unie de specifieke nationale kenmerken van de bescherming van wijnen wilde eerbiedigen, zoals blijkt uit de bewoordingen ervan: „[o]m de specifieke kwaliteitskenmerken van wijn met een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding te handhaven, moet het de lidstaten worden toegestaan op dit gebied stringentere regels toe te passen”.
74. Dit argument overtuigt mij evenwel niet. De betekenis van de achtentwintigste overweging van verordening nr. 479/2008 dient daarentegen te worden begrepen in samenhang met artikel 120 quinquies van verordening nr. 1234/2007, dat de lidstaten toestaat om het gebruik van bepaalde oenologische procedés te eisen of te voorzien in strengere beperkingen voor op hun grondgebied geproduceerde wijn met een BOB. Deze bepaling doet niet af aan het uniforme of uitsluitende karakter van de regeling van de bescherming die wordt geboden aan BOB’s waarvan de wijnen een minimaal kwaliteitsniveau hebben bereikt. Een lidstaat mag bepalen dat zijn wijnen enkel de status van BOB kunnen verkrijgen mits eerbiediging van strengere productieprocedés. Ik herhaal evenwel dat dit vereiste niet betekent dat de regeling van de bescherming van een BOB na registratie ervan voor het gehele grondgebied van de Unie kan worden overgelaten aan de nationale wetgeving.(39)
75. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, het enige middel van de hogere voorziening van het EUIPO toe te wijzen. Het Gerecht heeft weliswaar in zijn arrest met klem gewezen op het „uitsluitende” karakter van de door artikel 118 quaterdecies, leden 1 en 2, van verordening nr. 1234/2007 verleende bescherming(40), maar het heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de daarop volgende punten (44 tot en met 49) van het arrest af te doen aan deze juiste opvatting door de erkenning van een aanvullende bescherming door het nationale recht, die het Gerecht voordien impliciet had afgewezen.
C. Tweede en derde middel van de incidentele hogere voorziening van het IVDP
1. Ontvankelijkheid van de middelen
76. Bij een eerste lezing van deze twee middelen in hogere voorziening van het IVDP zou kunnen worden geconcludeerd tot de niet-ontvankelijkheid ervan, zoals de andere partijen in het geding betogen, daar zij gericht lijken te zijn tegen loutere beoordelingen van het Gerecht die volgens vaste rechtspraak van het Hof(41) niet vatbaar zijn voor rechterlijke toetsing door het Hof.
77. Indien de inhoud van deze twee middelen zich beperkt tot de betwisting van de beoordelingen van het Gerecht met betrekking tot de overeenstemming van het merk en de BOB, de dominerende bestanddelen uit het oogpunt van de perceptie ervan door het publiek of het gevaar voor verwarring ervan, zou ik mij immers aansluiten bij de opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid.
78. Ik ben evenwel van mening dat dit niet de werkelijke strekking van de twee middelen in hogere voorziening is, en dat daarbij een echt rechtsprobleem wordt opgeworpen, waarbij geen sprake is van een loutere beoordeling van de feiten en evenmin van wat het Hof beschouwt als „feitelijke overwegingen”. Het gaat om de vraag of de uitlegging van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a) en b), van verordening nr. 1234/2007 door het Gerecht in overeenstemming is met de normatieve inhoud van die bepaling. Voor de bevestiging of afwijzing van die uitlegging dient duidelijk te worden aangeknoopt bij rechtsbegrippen (gebruik, misbruik, nabootsing, voorstelling, uitbuiten van de reputatie), die bij toepassing ervan op bepaalde onderscheidende tekens en op BOB’s noodzakelijkerwijs een concrete en niet louter abstracte beoordeling vereisen. Indien het Hof in het kader van een hogere voorziening niet zou kunnen nagaan of de uitlegging door het Gerecht ter zake rechtmatig is, vrees ik dat zijn bevoegdheden in hogere voorziening vrij sterk zouden worden afgezwakt.
79. Ter onderbouwing van zijn exceptie van niet-ontvankelijkheid verwijst het EUIPO naar punt 31 van het arrest van 21 januari 2016, Viiniverla(42), waarin het Hof in herinnering heeft gebracht dat het aan de verwijzende rechter is om „te beoordelen of de benaming ‚Verlados’ voor een appelcider-eau-de-vie een ‚voorstelling’ van de beschermde geografische aanduiding ‚Calvados’ oproept in de zin van artikel 16, onder b), van verordening nr. 110/2008”. Uit deze opvatting, die logisch is in het kader van een prejudiciële verwijzing, kan evenwel niet worden afgeleid dat het Hof in het kader van een hogere voorziening geen uitspraak mag doen over de wijze waarop het Gerecht het rechtsbegrip voorstelling (of een ander gelijkaardig begrip) in zijn arrest heeft uitgelegd en toegepast.
80. Gelet op de bewoordingen van het arrest van het Gerecht gaat het ook om de geschiktheid zelf van de BOB Porto/Port (hoewel het zou kunnen gaan om om het even welke andere BOB) om de daaraan inherente functies te vervullen en Unierechtelijke bescherming te genieten. Indien wordt erkend – zoals blijkt uit de uitlegging door het Gerecht waarbij die van de kamer van beroep wordt bevestigd – dat deze geografische benaming een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft(43), zodat de toevoeging van enige andere term (in dit geval „Charlotte”) aan de term Port volstaat om Uniemerken ter aanduiding van andere alcoholhoudende dranken te kunnen inschrijven, denk ik dat op ernstige wijze afbreuk zou worden gedaan aan de BOB Porto/Port, aangezien deze zich niet zou kunnen verzetten tegen jongere merken voor alcoholhoudende dranken die het karakteristieke element ervan (Porto/Port) gebruiken met toevoeging van om het even welke van de duizenden mogelijke geografische termen of plaatsnamen.
81. Met andere woorden, de onjuiste rechtsopvatting die ten grondslag ligt aan dit deel van het arrest van het Gerecht bestaat mijns inziens in de niet-eerbiediging van de Unierechtelijke bepaling die het uit verordening nr. 1234/2007 voortvloeiende recht van de BOB Porto/Port vastlegt om de inschrijving te verhinderen van om het even welk merk voor alcoholhoudende dranken dat gebruik maakt van die benaming. Het recht om het gebruik door anderen te verbieden (ius excludendi alios) is het belangrijkste element van de bescherming die aan BOB’s van wijnen wordt verleend door die verordening, waarbij artikel 118 quaterdecies, lid 2, ze beschermt tegen elk direct of indirect gebruik van hun namen door de handel, voor zover dat gebruik neerkomt op het uitbuiten van de reputatie van een BOB [onder a)], en tegen misbruik, nabootsing of voorstelling van de BOB [onder b)]. Op beide verdedigingsmiddelen hebben de middelen van de incidentele hogere voorziening van het IVDP respectievelijk betrekking; ze lijken mij dan ook ontvankelijk.
2. Tweede middel van de incidentele hogere voorziening van het IVDP
82. In het kader van haar vordering tot vernietiging voor het Gerecht had het IDVP aangevoerd dat de kamer van beroep artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 1234/2007 had geschonden door niet te erkennen dat het opnemen van de BOB Porto/Port in het merk „Port Charlotte” neerkwam op het uitbuiten van haar reputatie. Het Gerecht heeft bij zijn antwoord de beoordeling van de kamer van beroep bevestigd, te weten dat „het litigieuze merk een gebruik noch een voorstelling van deze oorsprongsbenaming inhield, zodat niet behoefde te worden nagegaan of die benaming een reputatie bezat”.(44)
83. In dit antwoord wijkt het Gerecht enigszins af van het betoog van verzoekster. In de context van het betoog over het uitbuiten van de reputatie van de BOB doet het Gerecht een beroep op het begrip voorstelling, dat niet voorkomt in artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), ii), maar in datzelfde lid, onder b), waarop een ander middel betrekking had.
84. Het Gerecht is niet coherent wanneer het bevestigt dat „het litigieuze merk [g]een gebruik […] van deze oorsprongsbenaming inhield” (punt 72 van het arrest) en vervolgens stelt dat „het woord ‚port’ deel uit[maakt] van dat merk” (punt 76 van het bestreden arrest, gewijd aan de analyse van het begrip voorstelling).
85. Afgezien van de problemen inzake het begrip voorstelling, waarop ik later terugkom bij de bespreking van het volgende middel, kan niet worden ontkend dat het merk „Port Charlotte” de term zelf van de BOB overneemt, te weten „Port”. In één oogopslag is duidelijk dat het eerste bestanddeel ervan identiek is aan de BOB. Bijgevolg is voldaan aan het eerste basisvereiste voor de bescherming als bedoeld in artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), ii), en het Gerecht heeft in punt 72 van het arrest blijk gegeven van een onjuiste opvatting door dit niet aanvaarden.
86. Ook de reputatie van de onder de BOB vallende wijnen staat vast. Daarover bestaat geen discussie, aangezien zij als algemeen bekend kan worden beschouwd.(45) Derhalve dient enkel nog te worden vastgesteld of het gebruik van de term zelf van de BOB in het litigieuze merk neerkomt op het uitbuiten van die reputatie in de zin van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 1234/2007.
87. De redenen waarom het Gerecht het bestaan van een dergelijk geval van uitbuiting van de hand heeft gewezen, zijn gebaseerd op een onjuiste rechtsgrondslag, waarnaar ik reeds heb verwezen. Het Gerecht was in wezen van oordeel dat de BOB Porto/Port geen eigen onderscheidend vermogen heeft, aangezien het enige bestanddeel ervan (Porto/Port), nadat het is opgenomen in een merk voor alcoholhoudende dranken en samen met een ander woord wordt weergegeven, door het publiek zal worden opgevat als de loutere aanduiding van een geografische plaats (een haven) die door dat tweede bestanddeel wordt geïdentificeerd. Volgens die stelling is Porto/Port dus een – generieke of louter gebruikelijke – benaming die kan worden gebruikt door elke marktdeelnemer die zijn eigen alcoholhoudende dranken daarmee wil identificeren, na toevoeging van een ander woord (een persoon, een stad, een of andere plaatsnaam of een aardrijkskundig verschijnsel).
88. Dit lijkt mij onaanvaardbaar, aangezien het onderscheidend vermogen van de BOB Porto/Port dermate wordt verzwakt dat deze BOB de facto een soortnaam wordt, in strijd met het uitdrukkelijke verbod van artikel 118 quaterdecies, lid 3, van verordening nr. 1234/2007.(46)
89. Erkennen, zoals het Gerecht(47), dat ook in de context van alcoholhoudende dranken de term „port” overeenkomt met een rivier‑ of zeehaven, en niet met de BOB, impliceert dat deze BOB dermate wordt uitgehold dat daaraan generieke kenmerken worden toegeschreven, waardoor haar bescherming wordt ontzegd. Hoewel „port” in het Engels en het Frans haven betekent, kan deze omstandigheid niet rechtvaardigen dat de BOB verstoken blijft van bescherming: de beslissing om aan deze BOB dezelfde bescherming toe te kennen als aan de andere BOB’s voor wijnen, en niet een afgezwakte bescherming op grond van semantische overwegingen, werd genomen toen de autoriteiten van de Unie de opname ervan in het register van BOB’s goedkeurden.
90. Deze Unierechtelijke bescherming heeft in het onderhavige geval als gevolg dat de term „Port” niet kan worden gebruikt, alleen of in combinatie met andere termen, in merken ter aanduiding van alcoholhoudende dranken waardoor ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit de reputatie ervan (in het bijzonder ter aanduiding van dranken die in zekere mate met elkaar concurreren doordat zij bestemd zijn voor hetzelfde publiek en dezelfde distributie‑ en verkoopkanalen gebruiken).
91. Het Gerecht heeft derhalve blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door een onjuiste beoordeling van de beschermingsomvang die toekomt aan BOB’s van wijnen (de BOB Porto/Port daaronder begrepen), als absolute voorwaarde om te oordelen of de reputatie van een BOB is uitgebuit door merken die gebruikmaken van de kenmerkende term ervan.
3. Derde middel van de incidentele hogere voorziening van het IVDP
92. Dit middel is gebaseerd op schending van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder b), van verordening nr. 1234/2007. Het IVDP verwijt het Gerecht, niet te hebben erkend(48) dat sprake is van voorstelling van de BOB Porto/Port door het litigieuze merk.
93. Bij toewijzing van het vorige middel van de hogere voorziening zou eigenlijk kunnen worden afgezien van de analyse van dit derde middel. Na vaststelling van de schending van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 1234/2007 moet het arrest van het Gerecht immers worden vernietigd. Toch zal ik dit middel onderzoeken.
94. Volgens de rechtspraak van het Hof (49) dekt het begrip voorstelling „een situatie waarin de voor de aanduiding van een product gebruikte uitdrukking een deel van een beschermde benaming bevat, zodat de consument bij het zien van de naam van het product als referentiebeeld het goed waarvoor die benaming geldt, voor de geest zal komen”.(50)
95. Het verbod van voorstelling houdt niet noodzakelijkerwijs in dat daadwerkelijk verwarringsgevaar bij het publiek bestaat. Het is niet onontbeerlijk dat de consument denkt dat het betreffende merk betrekking heeft op hetgeen door de voorgestelde BOB wordt beschermd. Het Hof heeft herhaaldelijk beklemtoond dat sprake kan zijn van voorstelling van een BOB zelfs wanneer geen gevaar voor verwarring tussen de producten bestaat.(51)
96. In punt 76 van het bestreden arrest heeft het Gerecht verwezen naar de rechtspraak van het Hof, volgens welke geen verwarringsgevaar hoeft te bestaan voor de vaststelling dat sprake is van een voorstelling. Niettemin heeft het Gerecht bij de uiteenzetting van zijn standpunt ter zake het oordeel van de kamer van beroep bevestigd dat „er geen sprake was van een ‚voorstelling’ van portwijn […] aangezien whisky een ander product is en geen enkel bestanddeel van het litigieuze merk een mogelijk bedrieglijke of misleidende aanduiding bevatte”.(52) Op grond van deze veronderstelling heeft het Gerecht het betreffende middel tot vernietiging verworpen, onder verwijzing naar „de overwegingen in punt 71 hierboven” met betrekking tot het gebruik van het litigieuze merk.(53)
97. Dit betoog van het Gerecht geeft mijns inziens blijk van een onjuiste rechtsopvatting op twee punten: a) om te beginnen dwaalt het Gerecht met betrekking tot het begrip voorstelling zelf, zoals uitgelegd in de rechtspraak van het Hof, door te stellen dat in casu hiervan geen sprake is omdat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen whisky en portwijn; en b) verder geeft het Gerecht door de verwijzing naar een eerdere passage van het arrest blijk van dezelfde onjuiste rechtsopvatting waarover ik reeds heb gesproken bij de analyse van het tweede middel van de hogere voorziening van het IVDP.
98. Ook „wanneer er geen risico van verwarring bestaat”(54) met de BOB Porto/Port, kan het merk „Port Charlotte” in de ogen van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige Europese consument een voorstelling van de door die BOB beschermde wijnen inhouden. Het Gerecht had het verwarringsgevaar buiten beschouwing moeten laten(55) en had zich moeten concentreren op de vraag of het nieuwe merk „het publiek [ertoe bracht] een gedachteassociatie te maken met betrekking tot de oorsprong van het product”,(56) in het bijzonder bij producten met een vergelijkbaar uiterlijk (beide gebotteld als alcoholhoudende dranken) en gelet op de (gedeeltelijke) fonetische overeenstemming tussen de befaamde BOB en het merk waarvan nietigverklaring werd gevorderd.(57)
99. Kortom, ik ben van mening dat de twee vorderingen in hogere voorziening, die zijn ingesteld door het EUIPO en het IVDP, dienen te worden toegewezen. Bijgevolg dient het bestreden arrest te worden vernietigd.
100. Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof, ingeval het de beslissing van het Gerecht vernietigt, de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is. Dat is mijns inziens in casu het geval.
VII. Conclusie
101. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging:
„1) het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 18 november 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP/BHIM – Bruichladdich Distillery (T‑659/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:863), te vernietigen.
2) de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 8 juli 2014 (zaak R 946/2013‑4) inzake een vordering tot nietigverklaring van het merk „Port Charlotte” (nummer 5421474) te vernietigen.
3) elke partij te verwijzen in de eigen kosten.”