URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zehnte Kammer)
2. Juli 2020(*)
„Vorlage zur Vorabentscheidung – Marken – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 5 Abs. 1 – Benutzung eines mit der Marke eines Dritten identischen oder dieser ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen, für die diese Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich sind, im geschäftlichen Verkehr – Bedeutung des Ausdrucks ‚benutzen‘ – Auf einer Website im Auftrag einer im geschäftlichen Verkehr auftretenden Person veröffentlichte Anzeige, die anschließend auf anderen Websites übernommen wurde“
In der Rechtssache C-684/19
betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland) mit Entscheidung vom 9. September 2019, beim Gerichtshof eingegangen am 17. September 2019, in dem Verfahren
mk advokaten GbR
gegen
MBK Rechtsanwälte GbR
erlässt
DER GERICHTSHOF (Zehnte Kammer)
unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten I. Jarukaitis sowie der Richter M. Ilešič (Berichterstatter) und C. Lycourgos,
Generalanwalt: M. Szpunar,
Kanzler: A. Calot Escobar,
aufgrund des schriftlichen Verfahrens,
unter Berücksichtigung der Erklärungen
– der MBK Rechtsanwälte GbR, vertreten durch Rechtsanwalt M. Boden,
– der deutschen Regierung, vertreten durch J. Möller, M. Hellmann und U. Bartl als Bevollmächtigte,
– der Europäischen Kommission, vertreten durch É. Gippini Fournier und W. Mölls als Bevollmächtigte,
aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,
folgendes
Urteil
1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2008, L 299, S. 25).
2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der mk advokaten GbR und der MBK Rechtsanwälte GbR, der ein mk advokaten auferlegtes Verbot betrifft, die Buchstabenfolge „mbk“ im geschäftlichen Verkehr zu benutzen.
Rechtlicher Rahmen
3 In Art. 5 der Richtlinie 2008/95 heißt es:
„(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr
a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;
b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
(2) Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze l und 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:
a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;
b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;
d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.
…“
4 Die Richtlinie 2008/95 wurde mit Wirkung vom 15. Januar 2019 durch die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2015, L 336, S. 1) aufgehoben und ersetzt. Der Inhalt von Art. 5 der Richtlinie 2008/95 findet sich nunmehr im Wesentlichen – mit Änderungen – in Art. 10 der Richtlinie 2015/2436. In Anbetracht des im Hinblick auf den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens maßgeblichen Zeitraums ist die vorliegende Vorlage zur Vorabentscheidung jedoch anhand der Richtlinie 2008/95 zu prüfen.
Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage
5 MBK Rechtsanwälte, eine in Mönchengladbach (Deutschland) ansässige Sozietät von Rechtsanwälten, ist Inhaberin einer deutschen Marke, die aus ihrer Bezeichnung „MBK Rechtsanwälte“ besteht. Diese Marke ist für Rechtsdienstleistungen eingetragen.
6 mk advokaten, die in Kleve (Deutschland) ansässig ist, ist ebenfalls eine Sozietät von Rechtsanwälten. Zunächst übte sie ihre Tätigkeit unter der Bezeichnung „mbk rechtsanwälte“ und unter der entsprechenden Bezeichnung in niederländischer Sprache „mbk advokaten“ aus. Auf eine von MBK Rechtsanwälte erhobene Verletzungsklage hin untersagte das Landgericht Düsseldorf (Deutschland) mk advokaten jedoch mit Urteil vom 17. Oktober 2016 unter Androhung von Ordnungsmitteln, die Buchstabenfolge „mbk“ im geschäftlichen Verkehr für Rechtsdienstleistungen zu benutzen. Dieses Urteil wurde rechtskräftig.
7 In der Folgezeit stellte sich heraus, dass die Eingabe von „mbk Rechtsanwälte“ in die von dem Unternehmen Google betriebene Suchmaschine zu Treffern auf mehreren Websites mit Unternehmenseinträgen führte, wie etwa der Website www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com, auf denen eine Anzeige für die Rechtsdienstleistungen von mk advokaten erschien.
8 Da MBK Rechtsanwälte der Auffassung war, dass damit erwiesen sei, dass die vom Landgericht Düsseldorf ausgesprochene Untersagung nicht beachtet worden sei, beantragte sie bei diesem Gericht, ein Ordnungsgeld gegen mk advokaten zu verhängen.
9 Zu ihrer Verteidigung trug mk advokaten vor, sie habe, was Anzeigen im Internet betreffe, lediglich eine Eintragung in dem im Internet erscheinenden Verzeichnis Das Örtliche in Auftrag gegeben und diese Eintragung auf das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 17. Oktober 2016 hin für alle Zeichen, die die Buchstabenfolge „mbk“ enthalten hätten, gelöscht. Zu weiteren Bemühungen sei sie nicht verpflichtet, da sie nie Einträge auf anderen Websites beantragt habe.
10 Das Landgericht Düsseldorf gab dem Antrag von MBK Rechtsanwälte statt. Es stellte fest, dass die auf den fraglichen Websites online geschaltete Anzeige mk advokaten zugutekomme und auf der von ihr unmittelbar in Auftrag gegebenen Eintragung im Verzeichnis Das Örtliche beruhe. Es verhängte ein Ordnungsgeld gegen mk advokaten, da diese sich nach dem Urteil vom 17. Oktober 2016 darauf beschränkt habe, die in diesem Verzeichnis erschienene Anzeige löschen zu lassen.
11 mk advokaten legte gegen diesen Beschluss sofortige Beschwerde bei dem vorlegenden Gericht, dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland), ein.
12 Dieses ist der Auffassung, dass für die Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits eine Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 erforderlich sei.
13 Nach der ständigen Rechtsprechung der deutschen Gerichte sei, wenn durch eine Anzeige auf einer Website ein Recht eines Dritten verletzt werde, die Person, die diese Anzeige veranlasst habe, nicht nur verpflichtet, sie auf der betreffenden Website zu löschen. Vielmehr habe sie mit Hilfe der üblichen Suchmaschinen zu untersuchen, ob Betreiber anderer Websites diese Anzeige übernommen hätten, und, wenn dies der Fall sei, eine Löschung dieser späteren Eintragungen ernsthaft zu versuchen.
14 Diese Rechtsprechung beruhe auf der Erwägung, dass jede Veröffentlichung der Anzeige der Person zugutekomme, deren Waren oder Dienstleistungen auf diese Weise beworben würden. Diese Person müsse daher im Fall der Verletzung von Rechten Dritter die mit der Löschung aller Veröffentlichungen der betreffenden Anzeige im Internet verbundenen Mühen auf sich nehmen.
15 Das vorlegende Gericht hegt Zweifel an der Vereinbarkeit dieser Rechtsprechung der deutschen Gerichte mit den sich aus dem Urteil vom 3. März 2016, Daimler (C‑179/15, EU:C:2016:134), ergebenden Grundsätzen, da der Gerichtshof dort in Bezug auf Anzeigen, die eine Marke eines Dritten verletzten, einem anderen Ansatz gefolgt sei. Dieser Ansatz könnte auf die bei dem vorlegenden Gericht anhängige Rechtssache übertragbar sein.
16 Zwar sei in der Rechtssache, in der jenes Urteil des Gerichtshofs ergangen sei, die Anzeige, die dort Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits gewesen sei, zunächst rechtmäßig gewesen, während in der vorliegenden Rechtssache die Anzeige, die im Auftrag von mk advokaten online gestellt worden sei, von Anfang an eine Marke eines Dritten verletzt habe. Ob dieser Unterschied für die Auslegung des Ausdrucks „benutzen“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 eine Rolle spiele, sei jedoch nicht klar ersichtlich.
17 Unter diesen Umständen hat das Oberlandesgericht Düsseldorf beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:
Nimmt ein Dritter, der in einer auf einer Website veröffentlichten Eintragung erwähnt wird, die ein Zeichen enthält, das mit einer Marke identisch ist, eine Benutzung dieser Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 vor, wenn die Eintragung selbst nicht von ihm platziert worden ist, aber von dem Betreiber der Website von einer anderen Eintragung übernommen worden ist, die der Dritte in die Marke verletzender Weise platziert hat?
Zur Vorlagefrage
18 Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass eine im geschäftlichen Verkehr auftretende Person, die auf einer Website eine Anzeige hat platzieren lassen, durch die eine Marke eines Dritten verletzt wird, das mit dieser Marke identische Zeichen benutzt, wenn Betreiber anderer Websites diese Anzeige übernehmen, indem sie sie auf diesen anderen Websites veröffentlichen.
19 Hierzu ist zunächst darauf hinzuweisen, dass eine Handlung, die darin besteht, Waren oder Dienstleistungen unter einem mit der Marke eines Dritten identischen oder dieser ähnlichen Zeichen anzubieten oder zu bewerben, eine „Benutzung“ dieses Zeichens darstellt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. März 2010, Google France und Google, C‑236/08 bis C‑238/08, EU:C:2010:159, Rn. 45 und 61 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).
20 Nach ständiger Rechtsprechung liegt außerdem eine solche Benutzung des mit der Marke eines Dritten identischen oder dieser ähnlichen Zeichens vor, wenn das von einem Werbenden als Schlüsselwort im Rahmen eines Internetreferenzierungsdiensts ausgewählte Zeichen das von dem Werbenden verwendete Mittel ist, um das Erscheinen seiner Anzeige auszulösen, auch wenn das fragliche Zeichen nicht in der Anzeige selbst erscheint (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, Rn. 30 und 31 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).
21 Somit ist, wenn eine im geschäftlichen Verkehr auftretende Person bei dem Betreiber einer Referenzierungswebsite die Veröffentlichung einer Anzeige in Auftrag gibt, die ein mit der Marke eines Dritten identisches oder dieser ähnliches Zeichen enthält oder deren Erscheinen durch dieses Zeichen ausgelöst wird, davon auszugehen, dass diese Person dieses Zeichen im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 benutzt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 3. März 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, Rn. 29 und 30).
22 Hingegen sind der betreffenden Person unter dem Blickwinkel von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 selbständige Handlungen anderer Wirtschaftsteilnehmer wie die der Betreiber von Referenzierungswebsites, mit denen sie keine unmittelbare oder mittelbare Beziehung unterhält und die nicht in ihrem Auftrag und für ihre Rechnung, sondern auf eigene Initiative und im eigenen Namen handeln, nicht zuzurechnen (vgl. entsprechend Urteil vom 3. März 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, Rn. 36 und 37).
23 Der Ausdruck „benutzen“ in Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 erfordert nämlich ein aktives Verhalten und eine unmittelbare oder mittelbare Herrschaft über die Benutzungshandlung. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn diese Handlung von einem unabhängigen Wirtschaftsteilnehmer ohne Zustimmung des Werbenden vorgenommen wird (Urteil vom 3. März 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, Rn. 39).
24 Diese Bestimmung kann somit nicht dahin ausgelegt werden, dass eine Person unabhängig von ihrem Verhalten als Benutzer eines mit der Marke eines Dritten identischen oder dieser ähnlichen Zeichens angesehen werden kann, nur weil diese Benutzung ihr möglicherweise einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 3. März 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, Rn. 42).
25 Gemäß dieser Rechtsprechung des Gerichtshofs wird das vorlegende Gericht im vorliegenden Fall zu prüfen haben, ob sich aus einem Verhalten von mk advokaten im Rahmen einer unmittelbaren oder mittelbaren Beziehung zwischen ihr und den Betreibern der betreffenden Websites ergibt, dass diese Betreiber die Anzeige im Auftrag und für Rechnung von mk advokaten online gestellt hatten. Liegt ein solches Verhalten nicht vor, kann MBK Rechtsanwälte nicht aufgrund des ausschließlichen Rechts nach Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 wegen der Veröffentlichung der Anzeige auf anderen Websites als auf der des Verzeichnisses Das Örtliche gegen mk advokaten vorgehen.
26 Dies wirkt sich weder auf die Möglichkeit von MBK Rechtsanwälte aus, von mk advokaten gegebenenfalls die Erstattung wirtschaftlicher Vorteile auf der Grundlage des nationalen Rechts einzufordern, noch auf ihre Möglichkeit, gegen die Betreiber der betreffenden Websites vorzugehen (vgl. entsprechend Urteil vom 3. März 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, Rn. 43).
27 Was letzteren Aspekt betrifft, kann im Fall einer Übernahme einer Anzeige durch Betreiber von Websites auf deren eigene Initiative und in deren eigenem Namen nicht davon ausgegangen werden, dass der Wirtschaftsteilnehmer, dessen Waren oder Dienstleistungen auf diese Weise beworben werden, Kunde dieser Betreiber ist. Folglich findet die Rechtsprechung des Gerichtshofs, wonach der Betreiber einer Referenzierungswebsite die mit Marken Dritter identischen oder ihnen ähnlichen Zeichen, die in Anzeigen seiner Kunden enthalten sind oder die das Erscheinen dieser Anzeigen auslösen, nicht selbst benutzt (vgl. u. a. Urteile vom 23. März 2010, Google France und Google, C‑236/08 bis C‑238/08, EU:C:2010:159, Rn. 56, sowie vom 2. April 2020, Coty Germany, C‑567/18, EU:C:2020:267, Rn. 39 und 40), auf einen solchen Fall keine Anwendung.
28 In einem solchen Fall benutzen diese Betreiber von Websites mit Marken Dritter identische oder ihnen ähnliche Zeichen, die in Verkaufsangeboten oder Anzeigen, die diese Betreiber veröffentlichen, enthalten sind oder die das Erscheinen dieser Anzeigen auslösen, im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 (vgl. entsprechend Urteil vom 2. April 2020, Coty Germany, C‑567/18, EU:C:2020:267, Rn. 48). Die Inhaber dieser Marken können somit gegen diese Betreiber aufgrund des ausschließlichen Rechts nach Art. 5 Abs. 1 vorgehen, wenn mit diesen Angeboten oder Anzeigen Waren oder Dienstleistungen beworben werden, die mit denjenigen, für die diese Marken eingetragen sind, identisch oder ihnen ähnlich sind.
29 Eine solche Auslegung dieser Bestimmung stimmt mit deren Zweck überein, dem Markeninhaber ein rechtliches Instrument an die Hand zu geben, das es ihm ermöglicht, jegliche Benutzung seiner Marke durch einen Dritten ohne seine Zustimmung zu verbieten und somit zu beenden (Urteil vom 2. April 2020, Coty Germany, C‑567/18, EU:C:2020:267, Rn. 38).
30 Was schließlich den Umstand betrifft, auf den im Vorlagebeschluss hingewiesen wurde, dass in der Rechtssache, in der das Urteil vom 3. März 2016, Daimler (C‑179/15, EU:C:2016:134), ergangen ist, die Anzeige, durch die die Marke eines Dritten verletzt wurde, zunächst rechtmäßig war, während im vorliegenden Fall durch die im Ausgangsverfahren gegenständliche Anzeige von Anfang an eine Marke eines Dritten verletzt wurde, genügt der Hinweis, dass dieser Umstand für die im Rahmen der vorliegenden Vorlage zur Vorabentscheidung allein geprüfte Frage, wer im Fall einer Übernahme einer Anzeige, durch die eine Marke eines Dritten verletzt wird, Benutzer des mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens ist, unerheblich ist.
31 Angesichts der vorstehenden Erwägungen ist auf die vorgelegte Frage zu antworten, dass Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass eine im geschäftlichen Verkehr auftretende Person, die auf einer Website eine Anzeige hat platzieren lassen, durch die eine Marke eines Dritten verletzt wird, das mit dieser Marke identische Zeichen nicht benutzt, wenn Betreiber anderer Websites diese Anzeige übernehmen, indem sie sie auf eigene Initiative und im eigenen Namen auf diesen anderen Websites veröffentlichen.
Kosten
32 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.
Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zehnte Kammer) für Recht erkannt:
Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass eine im geschäftlichen Verkehr auftretende Person, die auf einer Website eine Anzeige hat platzieren lassen, durch die eine Marke eines Dritten verletzt wird, das mit dieser Marke identische Zeichen nicht benutzt, wenn Betreiber anderer Websites diese Anzeige übernehmen, indem sie sie auf eigene Initiative und im eigenen Namen auf diesen anderen Websites veröffentlichen.
Jarukaitis | Ilešič | Lycourgos |
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 2. Juli 2020.
Der Kanzler | | Der Präsident der Zehnten Kammer |
A. Calot Escobar | | I. Jarukaitis |