Language of document : ECLI:EU:C:1999:230

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

4 de Maio de 1999 (1)

«Directiva 89/104/CEE — Marcas — Indicações de proveniência geográfica»

Nos processos apensos C-108/97 e C-109/97,

que têm por objecto dois pedidos dirigidos ao Tribunal de Justiça, nos termos doartigo 234.° CE (ex-artigo 177.°), pelo Landgericht München I (Alemanha),destinados a obter, nos litígios pendentes neste órgão jurisdicional entre

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)

e

Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97),

Franz Attenberger (C-109/97),

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 3.°, n.os 1, alínea c),e 3, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988,que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JOL 040, p. 1),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. J. G. Kapteyn,J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidentes de secção, G. F. Mancini, J. C.Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relator) D. A. O. Edward, juízes,

advogado-geral: G. Cosmas,


secretário: H. A. Rühl, administrador principal,

vistas as observações escritas apresentadas:

—    em representação da Windsurfing Chiemsee Produktions- und VertriebsGmbH (WSC), por Stephan Gruber, advogado em Munique,

—    em representação da Boots- und Segelzubehör Walter Huber, por MichaelNieder, advogado em Munique,

—    em representação de F. Attenberger, por Richard Schönwerth, advogadoem Munique,

—    em representação do Governo italiano, pelo professor Umberto Leanza,chefe do Serviço do Contencioso Diplomático do Ministério dos NegóciosEstrangeiros, na qualidade de agente, assistido por Oscar Fiumara, avvocatodello Stato,

—    em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por J. BerendDrijber, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agente, assistido porBertrand Wägenbaur, advogado em Bruxelas,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH(WSC), da Boots- und Segelzubehör Walter Huber, de F. Attenberger e daComissão, na audiência de 3 de Março de 1998,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 5 de Maiode 1998,

profere o presente

Acórdão

1.
    Por dois despachos de 8 de Janeiro de 1997, entrados no Tribunal em 14 de Marçoseguinte, o Landgericht München I submeteu, ao abrigo do artigo 234.° CE(ex-artigo 177.°), questões prejudiciais relativas à interpretação do artigo 3.°, n.os 1,alínea c), e 3, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro

de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas(JO L 040, p. 1, a seguir «directiva»).

2.
    Estas questões foram suscitadas no âmbito de dois litígios que opõem a sociedadeWindsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (a seguir«Windsurfing Chiemsee»), por um lado, à Boots- und Segelzubehör Walter Huber(a seguir «empresa Huber») e a Franz Attenberger, por outro, acerca do uso queestes últimos fazem da denominação «Chiemsee», na venda de vestuáriodesportivo.

A regulamentação comunitária

3.
    O artigo 2.° da directiva, com o título «Sinais susceptíveis de constituir umamarca», dispõe:

«Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica,nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras,números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que taissinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dosde outras empresas.»

4.
    O artigo 3.° da directiva, com o título «Motivos de recusa ou de nulidade», prevê:

«1.    Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, umavez efectuados, os registos relativos:

a)    Aos sinais que não possam constituir uma marca;

b)    As marcas desprovidas de carácter distintivo;

c)    As marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possamservir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, odestino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção doproduto ou da prestação do serviço, ou

d)    As marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que setenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais econstantes do comércio;

...

g)    As marcas que sejam susceptíveis de enganar o público, por exemplo noque respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica doproduto ou do serviço;

...

3.    Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulonos termos dos n.os 1, alínea b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo eapós o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. OsEstados-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiroperíodo se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sidoadquirido após o pedido de registo ou o registo.»

5.
    O artigo 6.° da directiva, designado «Limitação dos efeitos da marca», dispõe:

«1.    O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiroso uso, na vida comercial:

b)    De indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, aovalor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou daprestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;

...

desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matériaindustrial ou comercial.»

6.
    O artigo 15.°, n.° 2, da directiva prevê, sob o título «Disposições especiais relativasa marcas colectivas, marcas de garantia e marcas de certificação»:

«Em derrogação do n.° 1, alínea c), do artigo 3.° os Estados-Membros podemestipular que os sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a origemgeográfica dos produtos ou serviços possam constituir marcas colectivas ou marcasde garantia ou certificação. Uma marca deste género não confere ao titular odireito de proibir a um terceiro que use no comércio esses sinais ou indicações,desde que esse uso se faça em conformidade com práticas honestas em matériaindustrial ou comercial; nomeadamente, uma marca deste género não pode seroposta a um terceiro habilitado a usar uma denominação geográfica.»

A regulamentação nacional

7.
    A Markengesetz (lei sobre as marcas), que é aplicável desde 1 de Janeiro de 1995,transpôs a directiva para o direito alemão. Nos termos do seu artigo 8.°, n.° 2,ponto 2, será recusado o registo das marcas «que sejam exclusivamentecompostas... por indicações que possam servir, no comércio, para designar... aproveniência geográfica... ou outras características das mercadorias».

8.
    De acordo com o artigo 8.°, n.° 3, da Markengesetz, o artigo 8.°, n.° 2, ponto 2, nãose aplica, «se a marca estiver implantada nos meios interessados antes da data da

decisão relativa ao registo na sequência do seu uso para mercadorias... em relaçãoàs quais tenha sido apresentada».

Os litígios nos processos principais e as questões prejudiciais

9.
    O Chiemsee é, com os seus 80 km2 de superfície, o maior lago da Baviera. É umlocal apreciado pelos turistas, onde se pratica, designadamente, a prancha à vela.Na região que o cerca, denominada «Chiemgau», predominam as actividadesagrícolas.

10.
    A Windsurfing Chiemsee, com sede nas margens do Chiemsee, vende vestuário ecalçado desportivo na moda, bem como outros artigos desportivos desenhados poruma sociedade irmã com sede no mesmo local, mas fabricados noutro sítio. Estesartigos contêm a denominação «Chiemsee». Entre 1992 e 1994, a WindsurfingChiemsee registou esta denominação na Alemanha como marca figurativa, sobforma de diferentes representações gráficas, por vezes acompanhadas de elementosou de menções suplementares, tais como «Chiemsee Jeans» ou «Windsurfing —Chiemsee — Active Wear».

11.
    De acordo com os despachos de reenvio, não existe qualquer marca alemã queproteja o termo «Chiemsee» como tal. As autoridades alemãs competentes emmatéria de registo têm considerado, até ao presente, o termo «Chiemsee» comouma indicação que pode servir para designar a proveniência geográfica e, porconseguinte, como insusceptível de ser registado como marca. Em contrapartida,aceitaram registar como marca figurativa as diferentes representações gráficasparticulares da palavra «Chiemsee» e as menções suplementares que asacompanham.

12.
    A empresa Huber vende, desde 1995, numa cidade situada nas margens doChiemsee, vestuário desportivo, tal como «t-shirts» e «sweat-shirts», que designapelo termo «Chiemsee», o qual é, todavia, representado com uma forma gráficadiferente da das marcas que identificam os produtos da Windsurfing Chiemsee.

13.
    F. Attenberger vende, nos arredores do Chiemsee, vestuário desportivo do mesmotipo, que designa igualmente pelo termo «Chiemsee», mas empregando formasgráficas e, para determinados produtos, menções suplementares diferentes das daWindsurfing Chiemsee.

14.
    Nos processos principais, a Windsurfing Chiemsee opõe-se à utilização dasdenominações «Chiemsee» pela empresa Huber e por F. Attenberger, alegandoque, apesar das diferenças entre as formas dos sinais gráficos que caracterizam osprodutos em causa, existe o risco de confusão com a sua denominação«Chiemsee», que ela afirma ser conhecida do público e, em todo o caso, utilizadadesde 1990.

15.
    Os recorridos nos processos principais alegam, em contrapartida, que o termo«Chiemsee», como indicação que designa a proveniência geográfica e que, nestaqualidade, deve permanecer disponível, não é susceptível de protecção, de modoque a sua utilização com uma forma gráfica diferente da da Windsurfing Chiemseenão pode provocar qualquer risco de confusão.

16.
    Nos seus despachos de reenvio, o Landgericht München I salienta que:

—    embora uma marca consista numa indicação descritiva na acepção do artigo3.°, n.° 1, alínea c), da directiva, representada graficamente de modo nãohabitual, o carácter distintivo e o alcance da protecção dessa marcabaseiam-se apenas nos elementos gráficos particulares a proteger. O riscode confusão só pode resultar da semelhança desses elementos e não daconcordância das partes descritivas;

—    mesmo que o órgão da administração competente tenha registado umamarca apenas em razão da forma gráfica especial de um termo considerado,como tal, como insusceptível de protecção, o juiz da contrafacção tem apossibilidade de considerar que o próprio termo pode, apesar de tudo,beneficiar de protecção e definir a «impressão global» e o carácterdistintivo da marca em litígio de um modo diferente do do serviço deregisto;

—    para decidir os litígios nos processos principais, há que determinar se e emque medida a interpretação do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva édeterminada e limitada por um imperativo de disponibilidade(«Freihaltebedürfnis») que, em conformidade com a jurisprudência alemã,deve ser concreto, actual ou sério. Se não houver que ter em conta e queapreciar um «imperativo sério de disponibilidade», o termo «Chiemsee» éautomaticamente abrangido pelo artigo 3.°, n.° 1, alínea c), pois podesempre servir para designar a proveniência geográfico de produtos têxteis.Se, em contrapartida, houver que encarar um «imperativo sério dedisponibilidade», há igualmente que ter em conta o facto de não existirindústria têxtil nas margens do Chiemsee. É certo que os produtos darecorrida são aí desenhados, mas são fabricados no estrangeiro;

—    além disso, é submetida, para o caso de ser necessária, a questão de saberse o termo Chiemsee, na sequência do uso que dele tem sido feito, pode serprotegida como marca sem registo nos termos do artigo 4.°, n.° 2, daMarkengesetz. Ora, como as condições desta disposição se encontramnecessariamente preenchidas se igualmente o estiverem as do artigo 8.°,n.° 3, impõe-se a interpretação do artigo 3.°, n.° 3, da directiva, que constituia base desta última disposição,;

—    suscita-se, por conseguinte, a questão de saber se o artigo 3.°, n.° 3, dadirectiva implica que um sinal é susceptível de ser registado quando tenha

sido utilizado como marca durante o tempo e em medida bastante para queuma parte não negligenciável dos meios interessados a considerem comomarca, ou se, como sugeriu o legislador alemão pelo uso da noção deimplantação («Verkehrsdurchsetzung») no artigo 8.°, n.° 3, daMarkengesetz, as exigências estritas até aqui utilizadas na prática alemãcontinuam a aplicar-se, o que implica nomeadamente que o grau de«implantação» exigido varie em função do interesse da manutenção dadisponibilidade da denominação («Freihalteinteresse»).

17.
    Nestas circunstâncias, o Landgericht München I, considerando ser necessária umainterpretação da directiva sobre as marcas, decidiu suspender a instância esubmeter ao Tribunal de Justiça as questões prejudiciais seguintes:

«1)    Questões relativas ao artigo 3.°, n.° 1, alínea c):

    Deve o artigo 3.°, n.° 1, alínea c), ser entendido no sentido de que ésuficiente que exista a possibilidade de utilizar uma indicação relativa àdeterminação da proveniência geográfica, ou tal possibilidade tem de serconcretamente precisada (no sentido de que já outras empresas similaresse servem dessa palavra para indicar a proveniência geográfica dos seusprodutos do mesmo tipo ou, pelo menos, existem concretos indícios de quetal sucederá num futuro previsível), deve mesmo existir necessidade deutilizar essa indicação para indicar a proveniência geográfica dos produtosem questão, ou deve, além disso, existir ainda uma necessidade qualificadada utilização dessa indicação de proveniência, por exemplo, por mercadoriasdo mesmo tipo, produzidas nessa região, gozarem de uma especialreputação?

    Tem importância, para uma interpretação lata ou estrita do artigo 3.°, n.° 1,alínea c), relativamente às indicações de proveniência geográfica, acircunstância de os efeitos da marca serem limitados na acepção do artigo6.°, n.° 1, alínea b)?

    Nas indicações de natureza geográfica do artigo 3.°, n.° 1, alínea c),incluem-se apenas aquelas que dizem respeito ao fabrico do produtonaquele local, ou é suficiente o comércio de tais produtos nesse local ou apartir desse local, ou é suficiente, no caso de produção de têxteis, que sejamprojectados na região indicada embora, por vantagens do processoprodutivo, sejam produzidos noutro lugar?

2)    Questões relativas ao artigo 3.°, n.° 3, primeira frase:

    Que exigências resultam deste preceito no que respeita à possibilidade deregisto de uma indicação descritiva nos termos do artigo 3.°, n.° 1, alínea c)?

    Em especial: as exigências são iguais em todos os casos ou devem serdistintas consoante o grau de necessidade do livre uso da indicação?

    Em especial, é compatível com esta disposição a jurisprudência alemã, talcomo definida até hoje, segundo a qual, quanto às indicações descritivascujo livre uso seja necessário, se exige a comprovação de um grau depenetração no mercado superior a 50% dos sectores em causa?

    Desta disposição resultam exigências sobre a forma como o carácterdistintivo obtido pela utilização deve ser determinado?»

18.
    Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 8 de Julho de 1997, os doisprocessos foram apensados para efeitos da fase escrita do processo, da audiênciae do acórdão.

Quanto às questões relativas ao artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva

19.
    Com estas questões, que é conveniente examinar em conjunto, o órgão jurisdicionalde reenvio pergunta essencialmente em que condições o artigo 3.°, n.° 1, alínea c),da directiva se opõe ao registo de uma marca composta exclusivamente de umnome geográfico. Em especial, pergunta

—    se a aplicação do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), depende da existência de umimperativo de disponibilidade concreto, actual ou sério, e

—    que nexo deve existir entre o lugar geográfico e os produtos para os quaisé pedido o registo do nome geográfico desse lugar como marca.

20.
    A Windsurfing Chiemsee alega que o artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva sóimpede o registo de uma indicação de proveniência geográfica como marca quandoesta indicação designe precisamente um lugar determinado, quando diversasempresas nele fabriquem os produtos para os quais é pedida a protecção e quandoa menção do lugar seja habitualmente utilizada para designar a proveniênciageográfica dos produtos em causa.

21.
    A empresa Huber e F. Attenberger alegam que a possibilidade, seriamentepossível, de uma denominação ser utilizada no futuro para efeitos de designar umaproveniência geográfica no sector do produto em causa basta para impedir oregisto dessa denominação como marca nos termos do artigo 3.°, n.° 1, alínea c),da directiva. Segundo eles, esta disposição não se refere unicamente às indicaçõesde proveniência que se ligam à fabricação dos produtos.

22.
    O Governo italiano sustenta que a possibilidade de utilizar uma indicaçãogeográfica de proveniência para designar produtos com um qualquer nexo deligação com um lugar determinado deve ser deixada à apreciação de cada empresa,quer se trate de produção ou de comércio. A simples possibilidade de uma

utilização de indicação para designar uma proveniência geográfica tem importânciapara a aplicação do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), e não parece que seja necessáriauma possibilidade particularmente qualificada para aplicar esta disposição.

23.
    A Comissão considera que se deve interpretar o artigo 3.°, n.° 1, alínea c), nosentido de que a existência de um motivo de recusa de registo não depende daexistência, num caso particular, de um imperativo concreto ou sério dedisponibilidade em benefício de terceiros. No caso dos artigos desportivos queestão na moda, depende das indicações de proveniência geográfica na acepção doartigo 3.°, n.° 1, alínea c), o local ou a região em que esses artigos tenham sidodesenhados ou em que esteja estabelecida, eventualmente, a empresa queencomenda o seu fabrico.

24.
    Em primeiro lugar, há que salientar que, de acordo com o artigo 3.°, n.° 1, alíneac), da directiva, é recusado o registo de marcas descritivas, ou seja, de marcascompostas exclusivamente de sinais ou de indicações que possam servir paradesignar as características das categorias de produtos ou de serviços para as quaisesse registo é pedido.

25.
    Ao assim proceder, o artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva prossegue um fim deinteresse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias deprodutos ou serviços para as quais é pedido o registo possam ser livrementeutilizadas por todos, nomeadamente como marcas colectivas, ou em marcascomplexas ou gráficas. Esta disposição impede, portanto, que tais sinais ouindicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo comomarca.

26.
    Mais especialmente quanto aos sinais ou indicações que possam servir paradesignar a proveniência geográfica de categorias de produtos para as quais épedido o registo da marca, em especial os nomes geográficos, existe um interessegeral em preservar a sua disponibilidade devido, designadamente, à sua capacidadenão apenas para salientar eventualmente a qualidade de outras propriedades dascategorias de produtos em causa, mas, também, para influenciar de forma diversaas preferências dos consumidores, por exemplo ao ligar os produtos a um lugar quepode suscitar sentimentos positivos.

27.
    O interesse geral que subjaz à disposição cuja interpretação é pedida pelo juiz dereenvio é, de resto, demonstrado pela possibilidade, que consta do artigo 15.°, n.° 2,da directiva, de os Estados-Membros preverem, por derrogação ao artigo 3.°, n.° 1,alínea c), que sinais ou indicações susceptíveis de servirem para designar aproveniência geográfica dos produtos possam constituir marcas colectivas.

28.
    Deve, também, salientar-se que o artigo 6.°, n.° 1, alínea b), da directiva, a que oórgão jurisdicional de reenvio se refere nas suas questões, não contraria o que seacaba de afirmar a propósito do objectivo do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), e, de resto,

também não influencia de modo determinante a interpretação deste. Com efeito,o artigo 6.°, n.° 1, alínea b), que se destina, nomeadamente, a regular os problemasque se suscitam quando uma marca composta no todo ou em parte por um nomegeográfico tenha sido registada, não confere aos terceiros o uso desse nome comomarca, antes se limita a garantir que eles possam utilizá-lo de modo descritivo, ouseja, como indicação relativa à proveniência geográfica, na condição de a utilizaçãoser feita em conformidade com práticas honestas em matéria industrial oucomercial.

29.
    Deve, seguidamente, declarar-se que o artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva nãose limita a proibir o registo de nomes geográficos como marcas apenas nos casosde eles designarem lugares geográficos determinados que sejam já reputados ouconhecidos em relação à categoria do produto em causa e que, portanto, tenhamum nexo com este nos meios interessados, isto é, o comércio e o consumidor médiodesta categoria de produtos no território para o qual é pedido o registo.

30.
    Com efeito, resulta do próprio texto do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), que se refere às«indicações relativas... à proveniência geográfica», que os nomes geográficossusceptíveis de serem utilizados pelas empresas devem igualmente ficar àdisposição destas como indicações de proveniência geográfica da categoria deprodutos em causa.

31.
    Por conseguinte, em virtude do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva, a autoridadecompetente deve apreciar se um nome geográfico cujo registo como marca épedido designa um lugar que apresenta actualmente, para os meios interessados,uma ligação com a categoria de produtos em causa ou se é razoável pensar que,no futuro, tal nexo possa ser estabelecido.

32.
    Para apreciar se, neste último caso, esse nome geográfico é susceptível, para osmeios interessados, de designar a proveniência da categoria de produtos em causa,é conveniente, mais especialmente, tomar em conta o conhecimento maior oumenor que estes últimos têm desse nome, bem como as características do lugar queeste designa e a categoria dos produtos em causa.

33.
    A este respeito, deve salientar-se que, em princípio, o artigo 3.°, n.° 1, alínea c), dadirectiva não se opõe ao registo de nomes geográficos que sejam desconhecidos nosmeios interessados ou, pelo menos, desconhecidos como designação de um lugargeográfico ou ainda de nomes em relação aos quais, devido às características dolugar designado (por exemplo, um montanha ou um lago), é inverosímil que osmeios interessados possam pensar que a categoria de produtos em causa provenhadesse lugar.

34.
    Todavia, é também conveniente precisar que não se pode excluir que o nome deum lago possa designar uma proveniência geográfica na acepção do artigo 3.°, n.° 1,alínea c), mesmo para produtos como os que estão em causa nos processos

principais, na condição de esse nome poder ser entendido pelos meios interessadoscomo incluindo as margens do lago ou a região adjacente.

35.
    Resulta do que precede que a aplicação do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directivanão depende da existência de um imperativo de disponibilidade(«Freihaltebedürfnis») concreto, actual ou sério, na acepção da jurisprudênciaalemã, tal como descrita no n.° 16, terceiro travessão, do presente acórdão.

36.
    Finalmente, deve salientar-se que, embora a indicação de proveniência geográficado produto a que se refere o artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva sejacertamente, nos casos habituais, a indicação do lugar onde o produto foi fabricadoou o poderia ter sido, não se pode excluir que a ligação entre a categoria deprodutos e o lugar geográfico depende doutros elementos de conexão, porexemplo, o facto de o produto ter sido concebido e desenhado no lugar geográficoem causa.

37.
    Tendo em conta o que precede, há que responder às questões relativas ao artigo3.°, n.° 1, alínea c), da directiva que este deve ser interpretado no sentido de que

—    não se limita a proibir o registo de nomes geográficos como marcas apenasnos casos em que estes designem lugares que tenham actualmente, para osmeios interessados, uma ligação com a categoria de produtos em causa, masse aplica igualmente aos nomes geográficos susceptíveis de serem utilizadosno futuro pelas empresas interessadas como indicação de proveniênciageográfica da categoria de produtos em causa;

—    nos casos em que o nome geográfico em causa não tenha actualmente, paraos meios interessados, uma ligação com a categoria de produtos em causa,a autoridade competente deve apreciar se é razoável pensar que esse nomepossa, para os meios interessados, designar a proveniência geográfica dessacategoria de produtos;

—    nesta apreciação, é conveniente, mais especialmente, ter em conta oconhecimento maior ou menor que os meios interessados têm no nomegeográfico em causa, bem como as características do lugar designado poreste e da categoria de produtos em causa;

—    o nexo entre o produto em causa e o lugar geográfico não dependenecessariamente do fabrico do produto nesse lugar.

Quanto às questões relativas ao artigo 3.°, n.° 3, primeiro período, da directiva

38.
    Com estas questões, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta essencialmente queexigências deve satisfazer, para efeitos do artigo 3.°, n.° 3, primeiro período, dadirectiva, o carácter distintivo de uma marca adquirido pelo uso. Em especial,

pergunta se estas exigências diferem em função do grau do imperativo dedisponibilidade («Freihaltebedürfnis») existente e se esta disposição fixa exigênciasquanto ao modo como o carácter distintivo adquirido pelo uso deve ser verificado.

39.
    A Windsurfing Chiemsee alega que o grau do carácter distintivo exigido em virtudedo artigo 3.°, n.° 3, é o mesmo que o que é exigido inicialmente aquando do registoda marca e que, por esta razão, a noção de imperativo de disponibilidade carecede pertinência. Em seu entender, não é necessária uma implantação específica nosmeios interessados. Aquando da verificação do carácter distintivo obtido através douso, devem ser admitidos todos os meios de prova, nomeadamente os relativos aovolume de negócios da marca, às despesas publicitárias e às referências naimprensa.

40.
    A empresa Huber alega que o artigo 3.°, n.° 3, da directiva e o artigo 8.°, n.° 3, daMarkengesetz constituem «duas faces da mesma moeda»: enquanto a primeiradisposição menciona o resultado, quer dizer, a aquisição do carácter distintivo, asegunda refere-se ao modo pelo qual esse resultado foi atingido, ou seja, aimplantação da marca nos meios interessados como sinal distintivo do produto. Apossibilidade de registo de uma denominação descritiva depende do caso concretoe, nomeadamente, do grau do imperativo de disponibilidade existente. A exigência,no que concerne às denominações descritivas, de uma implantação que se alarguea mais de 50% dos meios interessados é compatível com o artigo 3.°, n.° 3, dadirectiva. Considera, além disso, que o método de verificação da implantação damarca é regido pelo direito nacional.

41.
    F. Attenberger considera que as exigências relativas ao carácter distintivo naacepção do artigo 3.°, n.° 3, da directiva são diferentes das que constam no artigo3.°, n.° 1, alínea b), e que a noção de carácter distintivo tem o mesmo significadoque a de «implantação» na acepção do artigo 8.°, n.° 3, da Markengesetz. Em seuentender, uma marca descritiva adquire um carácter distintivo através do usoquando, pelo menos, 50% dos meios interessados no Estado-Membro consideradono seu conjunto reconhecem o sinal utilizado como sinal comercial identificativo.O grau de implantação exigido depende da importância do imperativo dedisponibilidade existente. Compete ao órgão jurisdicional chamado a intervirdecidir, no âmbito das disposições do direito processual nacional, qual o métodoatravés do qual deve ser determinado um carácter distintivo adquirido através douso.

42.
    O Governo italiano sustenta que, admitindo que uma marca contendo umadenominação geográfica tenha adquirido, através do uso, um carácter distintivounívoco independentemente da sua representação gráfica, não haverá entãoqualquer razão para recusar a mais ampla protecção ao titular da referida marca,ainda que em detrimento da liberdade de terceiros; tal apreciação, que exigeprudência, na falta de indicações precisas da directiva, deve ser deixada ao juiznacional.

43.
    A Comissão considera que uma marca adquire, em razão do seu uso, um carácterdistintivo em conformidade com o artigo 3.°, n.° 3, da directiva se, antes do pedidode registo, o consumidor considerava a indicação em questão como uma marca,pouco importando a este respeito o imperativo de disponibilidade. Alega, alémdisso, que a verificação do carácter distintivo exige um exame de casos particulares,sem que seja necessário fazer a prova de uma implantação que se alargue a maisde 50% dos meios interessados. Segundo a Comissão, é conveniente ter em contanão apenas sondagens de opinião, mas também, por exemplo, declarações dascâmaras de comércio e da indústria, das associações profissionais ou de peritos.

44.
    Em primeiro lugar, há que recordar que o artigo 3.°, n.° 3, da directiva prevê queum sinal possa adquirir, através do uso que dele é feito, um carácter distintivo queele não tinha inicialmente e possa, portanto, ser registado como marca. É, porconseguinte, através do seu uso que o sinal adquire o carácter distintivo que écondição do seu registo.

45.
    A disposição faz, consequentemente, uma atenuação importante à regra previstano artigo 3.°, n.° 1, alíneas b), c) e d), segundo a qual é recusado o registo,respectivamente, às marcas desprovidas de carácter distintivo, às marcas descritivase às marcas exclusivamente compostas de indicações tornadas usuais na linguagemcorrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

46.
    Deve-se, seguidamente, salientar que o carácter distintivo de uma marca obtidoatravés do uso que dela é feito significa, tal como o carácter distintivo que, segundoo artigo 3.°, n.° 1, alínea b), constitui uma das condições gerais exigidas para oregisto de uma marca, que esta seja adequada para identificar o produto para oqual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e,portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas.

47.
    Daqui resulta que uma denominação geográfica pode ser registada como marca se,após o uso que dela tenha sido feito, se tiver tornado adequada para identificar oproduto para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresadeterminada e, portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas. Comefeito, nesse caso, a denominação geográfica adquiriu um novo alcance e o seusignificado, que já não é apenas descritivo, justifica o seu registo como marca.

48.
    É pois correctamente que a Windsurfing Chiemsee e a Comissão salientam que oartigo 3.°, n.° 3, não autoriza uma diferenciação do carácter distintivo consoante ointeresse identificado em manter o nome geográfico disponível para o uso de outrasempresas.

49.
    Para determinar se uma marca adquiriu um carácter distintivo após o uso que delafoi feito, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos quepodem demonstrar que a marca se tornou adequada para identificar o produto em

causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esseproduto dos das outras empresas.

50.
    A este respeito, deve tomar-se em conta, designadamente, o carácter específico donome geográfico em causa. Com efeito, no caso de um nome geográfico muitoconhecido, ele só pode adquirir um carácter distintivo na acepção do artigo 3.°,n.° 3, da directiva se houver um uso prolongado e intensivo da marca pela empresaque pede o seu registo. Por maioria de razão, quando se trate de um nome jáconhecido como indicação de proveniência geográfica de uma certa categoria deprodutos, é necessário que a empresa que pede o seu registo de um produto damesma categoria faça prova de um uso da marca cuja duração e intensidade sejamparticularmente notórios.

51.
    Para a apreciação do carácter distintivo da marca que é objecto de um pedido deregisto, podem também ser tomadas em consideração a parte de mercado detidapela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, aimportância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporçãodos meios interessados que identificam o produto como proveniente de umaempresa determinada graças à marca e declarações das câmaras de comércio e deindústria ou de outras associações profissionais.

52.
    Se, com base nesses elementos, a autoridade competente considerar que os meiosinteressados ou, pelo menos, uma fracção significativa destes, identificam, graçasà marca, o produto como proveniente de uma empresa determinada, deve, emqualquer caso, daí concluir que a condição imposta pelo artigo 3.°, n.° 3, dadirectiva para o registo da marca está preenchida. Todavia, no que respeita àscircunstâncias em que essa condição pode ser considerada como satisfeita, asmesmas não podem considerar-se provadas unicamente com base em dados geraise abstractos, tais como determinadas percentagens.

53.
    Quanto à questão relativa ao método que permite avaliar o carácter distintivo damarca cujo registo se pede, há que precisar que o direito comunitário não se opõea que a autoridade competente possa recorrer, se tiver dificuldades especiais a estepropósito, e nas condições previstas pelo seu direito nacional, a uma sondagem deopinião destinada a ajudá-la a proferir a sua decisão (v., neste sentido, acórdão de116 de Julho de 1998, Gut Springenheide e Tusky, C-210/96, Colect., p. I-4657,n.° 37).

54.
    À luz de tudo o que precede, há que responder às questões relativas ao artigo 3.°,n.° 3, primeiro período, da directiva que este deve ser interpretado no sentido deque

—    o carácter distintivo da marca adquirido através do uso que dela é feitosignifica que a marca é adequada para identificar o produto para o qual épedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e,portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas;

—    não permite que a noção de carácter distintivo seja diferente consoante ointeresse identificado em manter o nome geográfico disponível para uso deoutras empresas;

—    para determinar se uma marca adquiriu um carácter distintivo após o usoque dela foi feito, a autoridade competente deve apreciar globalmente oselementos que podem demonstrar que a marca se tornou adequada paraidentificar o produto em causa como proveniente de uma empresadeterminada e, portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas;

—    se a autoridade competente considerar que uma fracção significativa dosmeios interessados identifica, graças à marca, um produto como provenientede uma empresa determinada, deve, em todo o caso, daí concluir que acondição imposta para o registo da marca está preenchida;

—    o direito comunitário não se opõe a que a autoridade competente, se tiverdificuldades especiais em avaliar o carácter distintivo da marca cujo registoé pedido, possa recorrer, nas condições previstas pelo seu direito nacional,a uma sondagem de opinião destinada a ajudá-la a chegar a uma decisão.

Quanto às despesas

55.
    As despesas efectuadas pelo Governo italiano e pela Comissão das ComunidadesEuropeias, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis.Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidentesuscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto àsdespesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Landgericht München I, pordespachos de 8 de Janeiro de 1997, declara:

1.
    O artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho,de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dosEstados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentidode que

—    não se limita a proibir o registo de nomes geográficos como marcas apenasnos casos em que estes designem lugares que tenham actualmente, para osmeios interessados, uma ligação com a categoria de produtos em causa,

mas se aplica igualmente aos nomes geográficos susceptíveis de seremutilizados no futuro pelas empresas interessadas como indicação deproveniência geográfica da categoria de produtos em causa;

—    nos casos em que o nome geográfico em causa não tenha actualmente, paraos meios interessados, uma ligação com a categoria de produtos em causa,a autoridade competente deve apreciar se é razoável pensar que esse nomepossa, para os meios interessados, designar a proveniência geográfica dessacategoria de produtos;

—    nesta apreciação, é conveniente, mais especialmente, ter em conta oconhecimento maior ou menor que os meios interessados têm no nomegeográfico em causa, bem como as características do lugar designado poreste e da categoria de produtos em causa;

—    o nexo entre o produto em causa e o lugar geográfico não dependenecessariamente do fabrico do produto nesse lugar.

2.
    O artigo 3.°, n.° 3, primeiro período, da Primeira Directiva 89/104 deve serinterpretado no sentido de que

—    o carácter distintivo da marca adquirido através do uso que dela é feitosignifica que a marca é adequada para identificar o produto para o qual épedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e,portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas;

—    não permite que a noção de carácter distintivo seja diferente consoante ointeresse identificado em manter o nome geográfico disponível para uso deoutras empresas;

—    para determinar se uma marca adquiriu um carácter distintivo após o usoque dela foi feito, a autoridade competente deve apreciar globalmente oselementos que podem demonstrar que a marca se tornou adequada paraidentificar o produto em causa como proveniente de uma empresadeterminada e, portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas;

—    se a autoridade competente considerar que uma fracção significativa dosmeios interessados identifica, graças à marca, um produto comoproveniente de uma empresa determinada, deve, em todo o caso, daíconcluir que a condição imposta para o registo da marca está preenchida;

—    o direito comunitário não se opõe a que a autoridade competente, se tiverdificuldades especiais para avaliar o carácter distintivo da marca cujoregisto é pedido, possa recorrer, nas condições previstas pelo seu direitonacional, a uma sondagem de opinião destinada a ajudá-la chegar a umadecisão.

Rodríguez Iglesias
Kapteyn
Puissochet

Hirsch

Jann
Mancini

Moitinho de Almeida

Gulmann
Edward

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 4 de Maio de 1999.

O secretário

O presidente

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias

1: Língua do processo: alemão.