CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
PHILIPPE LÉGER
apresentadas em 13 de Novembro de 2003 (1)

Processo C‑371/02

Björnekulla Fruktindustrier AB

contra

Procordia Food AB

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Svea hovrätt (Suécia)]

«Marcas – Artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da Primeira Directiva 89/104/CEE – Caducidade dos direitos conferidos pela marca – Marca que passou a ser a designação usual no comércio do produto ou do serviço para o qual está registada – Critérios da apreciação – Determinação dos meios pertinentes para efeitos de apreciação – Profissionais que comercializam a categoria de produtos ou de serviços em causa – Consumidores ou utilizadores finais dessa categoria de produtos ou de serviços»

1.       Como apreciar se uma marca passou a ser a designação usual no comércio de um produto ou serviço para o qual a referida marca foi registada, de modo que podem caducar os direitos do seu titular? Tal apreciação deve basear‑se apenas no ponto de vista dos profissionais que comercializam esse tipo de produto ou serviço ou também no dos consumidores em causa?

2.       Tais são, essencialmente, as questões submetidas pelo Svea hovrätt (Suécia) no âmbito de um litígio que opõe dois operadores económicos a propósito de uma marca nominativa relativa a um produto alimentar de consumo corrente na Suécia. Através dessas questões, o órgão jurisdicional de reenvio convida o Tribunal de Justiça a interpretar, pela primeira vez, as disposições constantes do artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas  (2) .

I – Enquadramento jurídico

A – Legislação comunitária

3.       Graças a uma primeira aproximação das legislações nacionais em matéria de marcas, a directiva põe fim às disparidades existentes neste domínio, que são susceptíveis, por um lado, de colocar entraves à livre circulação dos produtos e à livre prestação de serviços e, por outro, de falsear as condições de concorrência no mercado comum que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do referido mercado  (3) .

4.       Para este fim, a directiva prevê que, em princípio, a aquisição e a conservação dos direitos conferidos pelo registo de uma marca estão dependentes das mesmas condições em todos os Estados‑Membros e que as marcas devidamente registadas usufruem de uma protecção uniforme  (4) .

5.       Em relação ao registo das marcas, a directiva prevê, no seu artigo 2.°, que podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas  (5) .

6.       Em conformidade com esta exigência, o artigo 3.°, n.° 1, da directiva enumera um certo número de casos em que um sinal não pode ser registado como marca, ou, se o foi, a marca em questão pode ser anulada.

7.       Tal é, designadamente, o caso das marcas desprovidas de carácter distintivo  (6) , bem como as marcas ditas «descritivas», ou seja, as marcas «[...] constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos»  (7) .

8.       É igualmente o caso das «marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio»  (8) .

9.       No entanto, nesses três casos, não será recusado o registo de uma marca ou, se a marca está registada, o registo não será anulado se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a referida marca adquiriu um carácter distintivo  (9) .

10.     Em relação à protecção das marcas, o artigo 5.°, n.° 1, da directiva enuncia o princípio segundo o qual uma marca registada confere ao seu titular, para produtos ou serviços determinados, um direito exclusivo que lhe permite monopolizar o sinal registado como marca sem limitação temporal.

11.     Quanto à caducidade dos direitos do titular de uma marca, a directiva, de acordo com o artigo 12.°, aplica‑se em três hipóteses distintas.

12.     Uma dessas hipóteses, referida no artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da directiva, corresponde ao caso em que «após a data em que o registo foi efectuado, como consequência da actividade ou inactividade do titular, [uma] marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada». São estas disposições da directiva que são objecto de um pedido de interpretação do órgão jurisdicional de reenvio.

13.     No seguimento da directiva, o Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária  (10) , institui a marca comunitária, ou seja, um novo título de propriedade industrial distinto da marca nacional e que produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade  (11) .

14.     As disposições do regulamento relativas à aquisição, protecção e caducidade dos direitos conferidos pela marca são idênticas ou pelo menos amplamente comparáveis às da directiva nessas matérias  (12) .

B – Legislação nacional

15.     A lei sueca 1960:644, de 2 de Dezembro de 1960, relativa às marcas, conforme alterada para efeitos de transposição da directiva, prevê, no artigo 25.°, que uma marca pode ser objecto de caducidade se já não possuir carácter distintivo.

16.     Resulta do despacho de reenvio que os trabalhos preparatórios da referida lei incluem uma declaração segundo a qual «para apreciar a questão de saber se uma marca perdeu o seu carácter distintivo, deve, em larga medida, ser tida em conta a percepção que dela têm aqueles que, nas relações comerciais, transaccionam o produto»  (13) .

17.     Esta declaração reproduz o relatório do varumärkes‑ och firmautredning (grupo de trabalho sobre as marcas e denominações comerciais), nos termos do qual «não é suficiente que uma parte considerável do público alvo considere a marca uma designação livremente utilizável enquanto continuar a existir nos meios mais directamente interessados pelo produto em causa a opinião de que a marca tem carácter distintivo, e esses meios não sejam uma minoria insignificante»  (14) . Precisa‑se que «[a] este respeito, é o entendimento que prevalece nas fases a montante do circuito de distribuição, no comércio grossista, bem como nos serviços de compra dos grandes armazéns, nos estabelecimentos de comércio retalhista, etc., que é determinante, mais do que a forma como a marca é entendida pelo pessoal empregado no comércio retalhista ou pelos consumidores»  (15) .

II – Matéria de facto e processo principal

18.     A Procordia Food AB (a seguir «Procordia»), sociedade com sede na Suécia, é titular da marca registada «Bostongurka», respeitante a uma conserva de pepinos laminados marinados.

19.     A Björnekulla Fruktindustrier AB (a seguir «Björnekulla»), sociedade que também tem sede na Suécia, produz pepinos marinados, beterrabas vermelhas marinadas e outras semiconservas.

20.     A Björnekulla intentou contra a Procordia uma acção declarativa de caducidade dos direitos conferidos pela marca de que esta última é titular. Em apoio desta acção, defendeu que a referida marca perdeu o seu carácter distintivo, uma vez que, na sua opinião, o vocábulo «Bostongurka» é considerado um termo genérico para designar pepinos laminados marinados. Quanto a este ponto, invoca dois estudos de mercado baseados numa sondagem realizada junto de consumidores, nos termos dos quais a maioria das pessoas interrogadas considerava que o termo «Bostongurka» pode ser livremente utilizado por qualquer fabricante de pepinos laminados marinados.

21.     A Procordia contestou essa alegação. Para esse efeito, invocou um estudo de mercado efectuado a operadores importantes nos sectores do comércio de alimentação geral, das cantinas e friteries. Segundo este estudo, metade dos inquiridos declarou que conhecia o termo «Bostongurka» como marca de pepinos laminados marinados.

22.     O órgão jurisdicional a que recorreram, o tingsrätten (Suécia), julgou improcedente a acção de caducidade intentada pela Björnekulla pelo facto de esta última não ter demonstrado que a marca em causa já não possuía carácter distintivo. Baseando‑se, designadamente, nos trabalhos preparatórios da lei sueca sobre as marcas, declarou que o meio interessado pertinente para demonstrar se a marca controvertida tinha ou não perdido o seu carácter distintivo era o circuito de distribuição dos produtos em questão.

23.     A Björnekulla interpôs recurso desta decisão no Svea hoverätt. De acordo com esta sociedade, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a percepção do público é determinante para saber se, em conformidade com a directiva, uma marca pode ser registada e se existe um risco de confusão susceptível de constituir um acto de contrafacção da marca. O mesmo deveria verificar‑se no que respeita à caducidade de uma marca.

24.     A Procordia defendeu que os trabalhos preparatórios da directiva, bem como a redacção desta, em especial a comparação das suas versões linguísticas, demonstram que os meios interessados pertinentes são os que se ocupam da comercialização do produto.

III – Questão prejudicial

25.     Atendendo às teses avançadas pelas partes, o Svea hovrätt decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Qual é (ou quais são) nos termos do artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da directiva em matéria de marcas, no caso em que um produto é manejado em várias fases antes de chegar ao consumidor, o(s) alvo(s) comercial de referência que é relevante para apreciar se uma marca comercial se transformou na designação usual no comércio do produto para que foi registada?»

IV – Análise

26.     Através desta questão, o órgão jurisdicional de reenvio procura saber, essencialmente, se as disposições do artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da directiva devem ser interpretados no sentido de que, para apreciar se uma marca passou a ser a designação usual no comércio do produto para o qual a referida marca foi registada, de modo que podem caducar os direitos do seu titular, há que tomar em conta apenas o ponto de vista dos meios profissionais que comercializam a categoria de produtos em questão, ou também o dos consumidores da referida categoria.

27.     Esta questão tem especificamente por objecto a hipótese de o produto em causa passar por vários sectores comerciais antes de chegar aos consumidores ou aos utilizadores finais, ou seja, a sua comercialização segue um circuito que associa vários intermediários sucessivos, tais como distribuidores e retalhistas.

28.     Com vista a responder a esta questão, importa, em conformidade com os métodos de interpretação seguidos pelo Tribunal de Justiça, examinar sucessivamente a redacção da directiva, em especial nas suas diferentes versões linguísticas, bem como a sua economia e os seus objectivos  (16) .

A – Redacção do artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da directiva

29.     Recordo que o artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da directiva prevê que «[o] registo de uma marca fica [...] passível de caducidade se, após a data em que o registo foi efectuado [...] [c]omo consequência da actividade ou inactividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada»  (17) .

30.     A questão que está no centro do debate neste processo tem por objectivo determinar o sentido da expressão «no comércio», que consta do referido artigo 12.°, n.° 2, alínea a). Mesmo supondo que essa expressão faça referência ao(s) meio(s) pertinente(s) cujo ponto de vista se deve tomar em consideração para apreciar se uma marca se transformou numa designação usual, importa, em primeiro lugar, examinar se, à luz da redacção das disposições acima referidas, é possível identificar o(s) meio(s) pertinente(s) a esse respeito.

31.     Em minha opinião, os trabalhos preparatórios da directiva não são de grande ajuda para analisar a redacção das disposições controvertidas.

32.     Com efeito, nenhum elemento permite esclarecer com precisão o sentido dos termos «no comércio» acrescentados pela Comissão na sua proposta alterada da directiva de 17 de Dezembro de 1985  (18) .

33.     Além disso, contrariamente ao que alega a Procordia e o Governo sueco, não pode retirar‑se qualquer conclusão decisiva do facto de o artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da directiva empregar a expressão «no comércio» em vez de «no espírito do público», que consta nos artigos 4.°, n.° 1, alínea b), e 5.°, n.° 1, alínea b), da directiva. Tal como a Comissão, não estou convencido de que devam contrapor‑se estas duas expressões. Em todo o caso, seria errado acreditar que a expressão «no espírito do público» faça apenas referência aos consumidores excluindo os profissionais. Com efeito, se, segundo jurisprudência constante, «a percepção das marcas que tem o consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha papel determinante na apreciação global do risco de confusão»  (19) , na acepção dos artigos 4.°, n.° 1, alínea b) e 5.°, n.° 1, alínea b), da directiva, não se pode daí concluir que esse papel é exaustivo, ou seja, que exclui qualquer tomada em consideração do ponto de vista dos profissionais em causa.

34.     Nestas condições, há que proceder a uma comparação das versões linguísticas da directiva.

35.     Com efeito, como o Tribunal de Justiça salientou no acórdão de 6 de Outubro de 1982, Cilfit e o.  (20) , «é necessário [...] ter em conta que os textos de direito comunitário são redigidos em várias línguas e que as diversas versões linguísticas fazem igualmente fé»  (21) , de modo que «uma interpretação de uma disposição de direito comunitário implica [...] uma comparação das versões linguísticas»  (22) . Noutros termos, como o Tribunal de Justiça já declarou no acórdão de 5 de Dezembro de 1967, Van der Vecht  (23) , «a necessidade de uma interpretação uniforme dos regulamentos comunitários exclui que seja considerado isoladamente o texto de uma disposição, mas exige, em caso de dúvida, que ele seja interpretado e aplicado à luz das versões oficiais nas [...] outras línguas»  (24) .

36.     Como a Procordia, considero que o emprego, na versão inglesa, da expressão «in the trade» parece fazer referência a um meio específico, o único cujo ponto de vista deve ser tomado em conta, ou seja, o meio dos profissionais que se dedicam a uma actividade comercial ou industrial específica, num sector ou num ramo determinados  (25) . Por conseguinte, está excluído que o ponto de vista dos consumidores deva ser tomado em consideração para apreciar se uma marca se transformou numa designação usual na acepção do artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da directiva.

37.     A versão finlandesa do artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da directiva parece ir no mesmo sentido. Com efeito, a utilização do termo «elinkeinotoiminnassa» pode ser interpretada no sentido de apenas fazer referência aos operadores económicos no âmbito da sua actividade profissional, com exclusão dos consumidores.

38.     No entanto, não se encontra tal exclusão nas outras versões linguísticas da directiva.

39.     Com efeito, a fórmula italiana «la genérica denominazione commerciale», bem como a fórmula grega equivalente, baseia a apreciação do carácter genérico de uma denominação no ponto de vista de todas as pessoas (profissionais ou consumidores) que utilizam essa denominação no âmbito de relações comerciais, ou seja, no âmbito da compra e da venda de produtos ou da prestação de serviços.

40.     Esta concepção encontra‑se na versão francesa da directiva. Com efeito, a expressão «dans le commerce» é sinónima de «sur le marché»  (26) . Ora, quem diz mercado diz encontro entre a oferta e a procura, ou troca, transacção, em especial entre os profissionais e os consumidores. Por conseguinte, o emprego da expressão «dans le marché» indica que, para apreciar se uma marca se transformou numa designação usual, importa tomar em conta tanto o ponto de vista dos profissionais que comercializam a categoria dos produtos ou dos serviços em causa como o dos consumidores aos quais essa comercialização é destinada.

41.     O que acabo de indicar para a versão francesa da directiva vale igualmente, ao que parece, para as outras versões da directiva, ou seja, as versões espanhola, portuguesa, neerlandesa, sueca, dinamarquesa e alemã  (27) .

42.     Resulta da comparação destas versões linguísticas que a grande maioria de entre elas dá crédito à tese segundo a qual o artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da directiva deve ser interpretado no sentido de que, para apreciar se uma marca se transformou numa designação usual, há que tomar em conta tanto o ponto de vista dos profissionais que comercializam a categoria dos produtos ou dos serviços em causa como o dos consumidores da categoria em questão.

43.     No entanto, tendo em conta uma divergência nas versões linguísticas da directiva e a inexistência de elementos esclarecedores nos trabalhos preparatórios desta, importa, em conformidade com jurisprudência constante, interpretar o artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da directiva à luz da sua economia geral e da sua finalidade  (28) .

B – Economia geral da directiva

44.     Segundo jurisprudência constante, a função principal da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço que exibe a marca, permitindo‑lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto ou serviço de outros que provenham de outra empresa e fazer a sua escolha em consequência  (29) . Por conseguinte, a marca deve constituir a garantia de proveniência do produto portador da marca, ou seja, garantir que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados sob o controlo de uma única empresa à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela sua qualidade  (30) .

45.     É a razão pela qual o artigo 2.° da directiva enuncia o princípio nos termos do qual, para constituir uma marca, um sinal deve ser adequado a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outra empresa  (31) .

46.     Desse princípio resultam várias consequências.

47.     Em primeiro lugar, os sinais ou as indicações que não são aptos a distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outra empresa não podem ser registados como marca ou, se o tiverem sido, a marca em questão pode ser anulada. Tal é o sentido das disposições do artigo 3.°, n.° 1, alíneas b), c) e d), da directiva no que toca, respectivamente, às marcas desprovidas de carácter distintivo, às marcas descritivas e às marcas constituídas exclusivamente por indicações tornadas usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

48.     Em segundo lugar, quando um sinal adquiriu, através do uso que dele foi feito, um carácter distintivo que não tinha inicialmente, pode ser registado como marca e, se já tiver sido registado, a marca em questão não pode ser anulada. É o que prevê o artigo 3.°, n.° 3, da directiva, como atenuação da regra prevista no n.° 1, alíneas b), c) e d), do mesmo artigo que acabamos de invocar.

49.     Em terceiro lugar, e ao contrário da situação precedente, quando um sinal perdeu, através do uso que dele foi feito, o carácter distintivo que possuía inicialmente por ocasião do seu registo enquanto marca, os direitos do titular da marca em questão podem caducar. Tal é o sentido das disposições do artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da directiva.

50.     Com efeito, essas disposições visam o caso em que o uso de uma marca se generalizou a tal ponto que o sinal que constitui a marca em questão tem tendência para designar a categoria, o género ou a natureza dos produtos ou serviços objecto de registo e já não os produtos ou os serviços específicos provenientes de uma empresa determinada. Tal é o caso, por exemplo, das palavras «termo», para designar uma garrafa isotérmica, «walkman», para designar um aparelho portátil para ouvir música com auscultadores, «celofane», para designar uma película transparente fabricada a partir de hidrato de celulose e utilizada para a embalagem, ou «aspirina», para designar um medicamento analgésico e antipirético constituído por ácido acetilsalicílico.

51.     Nos casos como os que acabei de referir, a marca perdeu a sua função de origem. A protecção do sinal registado como marca deixa, portanto, de operar. Por conseguinte, os direitos do titular da marca podem caducar.

52.     Essa caducidade extingue o direito exclusivo do titular da marca sobre o uso que dela é feito por terceiros no exercício do comércio, precisando‑se que, em conformidade com o artigo 5.°, n.° 1, da directiva, esse direito exclusivo funciona sem limite temporal e permite assim ao titular em questão monopolizar indefinidamente o sinal registado como marca  (32) .

53.     Assim, essa caducidade permite que outros operadores utilizem livremente o sinal registado. Essa medida prossegue assim um objectivo de interesse geral que exige que os sinais ou indicações, que se tornaram usuais para designar os produtos ou serviços para os quais foi apresentado um pedido de registo de uma marca ou esta foi registada, possam estar disponíveis ou ser livremente utilizados por todos  (33) . À semelhança do artigo 3.°, n.° 1, alíneas c) e d), da directiva, o seu artigo 12.°, n.° 2, alínea a), reflecte o objectivo legítimo de não permitir aos particulares utilizar o registo de uma marca para perpetuar direitos exclusivos que incidem sobre termos genéricos ou comummente associados aos produtos ou aos serviços abrangidos pelo registo em questão. Cada uma destas disposições impede que tais sinais ou indicações sejam indefinidamente reservados a uma única empresa devido ao seu registo como marca.

54.     Resulta destas considerações que o artigo 3.°, n.° 1, alíneas c) e d), da directiva, bem como o seu artigo 12.°, n.° 2, alínea a), prosseguem o mesmo resultado, ou seja, garantir o carácter distintivo de uma marca, em conformidade com a sua função de origem, e evitar que termos genéricos sejam indefinidamente reservados a uma única empresa devido ao seu registo como marca.

55.     Uma vez que essas disposições têm por objecto chegar ao mesmo resultado, devem ser interpretadas de forma idêntica  (34) . Isto é tanto mais assim quanto estas últimas utilizam expressões ou conceitos idênticos ou amplamente comparáveis.

56.     Por conseguinte, há que interpretar o artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da directiva à luz do artigo 3.°, n.° 1, alíneas c) e d), da mesma.

57.     A este respeito, a redacção do artigo 3.°, n.° 1, alínea d), da directiva merece uma atenção especial. Com efeito, esse artigo prevê expressamente que, para apreciar se um sinal ou uma indicação se tornou usual para designar os produtos ou serviços para os quais o pedido de registo de uma marca é ou foi apresentado, de modo que esse registo está excluído ou a marca registada pode ser anulada, há que examinar se o referido sinal ou se a referida indicação é comummente empregue «na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio» (como o Tribunal de Justiça precisou no acórdão Merz & Krell, já referido  (35) ).

58.     Em minha opinião, esta fórmula remete claramente, de uma forma global, tanto para o ponto de vista do consumidor médio da categoria de produtos ou de serviços em causa (ou seja, para o ponto de vista do consumidor normalmente informado e razoavelmente atento e avisado)  (36) , como para o dos meios profissionais que procedem à comercialização da referida categoria de produtos ou serviços  (37) .

59.     De resto, é o que demonstra a prática seguida até hoje pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) no que respeita à aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do regulamento, cuja redacção é idêntica à do artigo 3.°, n.° 1, alínea d), da directiva.

60.     Com base nestas disposições do regulamento, o IHMI procede a uma apreciação global do ponto de vista dos meios pertinentes que varia em função da categoria de produtos ou de serviços em causa. Assim, quando uma marca é relativa a um produto cujo consumo está amplamente difundido, como pode ser o caso de um produto alimentar, é dada uma atenção especial ao significado do termo em questão na linguagem corrente, ou seja, não apenas aos olhos do consumidor médio mas também aos dos meios profissionais em causa  (38) . Quando uma marca diz respeito a um produto ou serviço cuja utilização é limitada a um círculo restrito de profissionais num domínio de actividade particular, é antes tida em conta a percepção do termo em causa pelo meio ou meios profissionais em questão, ou, dito de outra forma, o seu significado nos hábitos leais e constantes do comércio  (39) .

61.     Esta interpretação do artigo 3.°, n.° 1, alínea d), da directiva, paralelamente à do artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do regulamento, deve ser alargada ao artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da directiva.

62.     Assim, estas últimas disposições devem ser interpretadas no sentido de que remetem, implícita, mas necessariamente, tanto para o ponto de vista do consumidor médio da categoria dos produtos ou dos serviços em causa, como para o dos meios profissionais que procedem à comercialização da categoria de produtos ou de serviços em questão.

63.     Tratando‑se de um produto alimentar de consumo corrente, como é, no âmbito do litígio no processo principal, o caso dos pepinos laminados marinados (pelo menos na Suécia) cuja comercialização passa por vários intermediários sucessivos, é, portanto, necessário, para apreciar se o termo protegido pela marca se transformou numa designação usual no comércio, tomar em consideração, simultaneamente, tanto o ponto de vista do consumidor médio como o dos meios profissionais que participam na comercialização do tipo de produto em questão.

64.     Em minha opinião, esta análise é corroborada pela interpretação que o Tribunal de Justiça forneceu ao artigo 3.°, n.^os 1, alínea c), e 3, da directiva.

65.     Importa recordar que o artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva dispõe que «[s]erá recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos [...] [à]s marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos»  (40) .

66.     No acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, o Tribunal de Justiça declarou que essas disposições «[...] não se limita[m] a proibir o registo de nomes geográficos como marcas apenas nos casos de eles designarem lugares geográficos determinados que sejam já reputados ou conhecidos em relação à categoria do produto em causa e que, portanto, tenham um nexo com este nos meios interessados, isto é, o comércio e o consumidor médio desta categoria de produtos no território para o qual é pedido o registo»  (41) . Com efeito, segundo o Tribunal de Justiça, resulta da redacção dessas disposições que «os nomes geográficos susceptíveis de serem utilizados pelas empresas devem igualmente ficar à disposição destas como indicações de proveniência geográfica da categoria de produtos em causa»  (42) .

67.     O Tribunal de Justiça salientou, assim, que o carácter descritivo de uma marca (por ocasião do seu registo) deve ser apreciado globalmente tomando em consideração o ponto de vista da totalidade dos meios interessados, isto é, tanto o do consumidor médio da categoria de produtos em causa como o dos meios profissionais onde se inclui a comercialização da categoria de produtos em questão.

68.     Esta apreciação global do significado de uma marca foi igualmente adoptada para determinar se um sinal que não tinha inicialmente carácter distintivo adquiriu esse carácter após o uso que dele foi feito, de modo que pode ser registado como marca, em conformidade com o artigo 3.°, n.° 3, da directiva.

69.     Com efeito, no acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, o Tribunal de Justiça declarou que «a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca se tornou adequada para identificar o produto em causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas»  (43) .

70.     A este respeito, o Tribunal de Justiça precisou que, «[p]ara a apreciação do carácter distintivo da marca que é objecto de um pedido de registo, podem [...] ser tomadas em consideração a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identificam o produto como proveniente de uma empresa determinada graças à marca e declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais»  (44) .

71.     O Tribunal de Justiça salientou que, para que a condição imposta no artigo 3.°, n.° 3, da directiva seja preenchida, é necessário que os meios interessados, ou, pelo menos, uma fracção significativa destes, identifiquem, graças à marca, o produto como proveniente de uma empresa determinada. Acrescentou que tal conclusão não pode considerar‑se provada unicamente com base em dados gerais e abstractos, tais como determinadas percentagens  (45) .

72.     Resulta dessa jurisprudência que, no âmbito de aplicação do artigo 3.°, n.^os 1, alínea c), e 3, da directiva, o carácter distintivo ou não de uma marca, por ocasião do seu registo, deve ser apreciado de forma global, ou seja, através da análise de todos os elementos que respeitam tanto ao ponto de vista do consumidor médio da categoria de produtos ou de serviços em causa como ao dos meios profissionais que participam na comercialização da categoria de produtos ou serviços em questão  (46) .

73.     Deveria ser do mesmo modo para apreciar o carácter genérico de uma marca após o seu registo.

74.     Com efeito, a expressão «no comércio» que consta do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva encontra‑se no artigo 12.°, n.° 2, alínea a), desta mesma directiva. Com toda a lógica e por razões de segurança jurídica, pode‑se supor que a expressão em causa tem o mesmo significado no quadro destas duas disposições  (47) .

75.     Além disso, considero que o que é válido para apreciar o carácter distintivo de uma marca à data do seu registo vale também para apreciar se esse carácter se mantém posteriormente. Trata‑se, na realidade, das duas faces de uma mesma moeda.

76.     Contrariamente ao que defendem a Procordia e o Governo sueco, em minha opinião, essa afirmação não pode ser posta em causa pelo facto de uma medida de caducidade dos direitos da marca ser muito mais grave do que uma decisão de recusa de registo de um sinal como marca.

77.     Não nego que tal medida de caducidade tenha consequências graves para o titular da marca, precisamente na hipótese de tal caducidade assentar no carácter genérico da sua marca. Com efeito, nesse caso, pode supor‑se que este último dedicou importantes investimentos à exploração da referida marca e à sua promoção no mercado, designadamente através da publicidade, a ponto de ela se ter transformado numa designação usual da categoria de produtos ou dos serviços em causa.

78.     No entanto, contrariamente ao que fazem a Procordia e o Governo sueco, não se pode concluir daí que a apreciação do carácter genérico de uma marca deve repousar apenas no ponto de vista dos meios profissionais que comercializam a categoria de produtos ou de serviços em causa, excluindo o do consumidor médio da categoria de produtos ou de serviços em questão. Com efeito, a meu ver, tal conclusão seria contrária à finalidade da directiva.

C – Finalidade da directiva

79.     Importa recordar que graças a uma primeira aproximação das legislações nacionais em matéria de marcas, a directiva destina‑se a pôr fim às disparidades existentes na matéria susceptíveis, por um lado, de colocar entraves à livre circulação dos produtos e à livre prestação de serviços e, por outro, de falsear as condições de concorrência no mercado comum, e que têm uma incidência mais directa sobre o funcionamento do referido mercado  (48) .

80.     Com efeito, como o Tribunal de Justiça por várias vezes salientou, o direito de marca «constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar [e manter]»  (49) . Ao garantir ao consumidor a identidade de origem do produto ou serviço que a exibe, a marca contribui para a criação de um sistema de concorrência leal em que as empresas devem estar em condições de conservar uma clientela pela qualidade dos respectivos produtos ou serviços  (50) .

81.     Em minha opinião, tal objectivo corre o risco de ser violado no caso de ser suficiente provar que uma marca se tornou genérica apenas nos meios profissionais que comercializam a categoria de produtos ou de serviços em causa, para que o seu titular possa ver os seus direitos caducados. Admitir tal mecanismo equivaleria a abrir a porta a determinadas práticas susceptíveis de falsear a concorrência no mercado.

82.     Com efeito, é de recear fortemente que determinados operadores económicos, que comercializam produtos ou serviços idênticos ou comparáveis aos abrangidos por uma marca ou que desejem entrar nesse mercado, recorram a esse processo de caducidade dos direitos do titular da marca, com o único objectivo de firmar a sua posição no referido mercado, prejudicando seriamente os interesses do seu concorrente (titular da marca) e tirando abusivamente proveito dos seus esforços e dos seus investimentos para promover a comercialização dos produtos ou serviços em questão, quando este último tinha justas expectativas de lucros duradouros, uma vez que o registo de uma marca confere ao seu titular um monopólio exclusivo que lhe permite que lhe seja concedido o sinal registado como marca sem limitação temporal.

83.     Esse risco, que é inerente à tomada em consideração apenas do ponto de vista dos meios profissionais, foi também salientado pelo advogado‑geral G. Cosmas, nas suas conclusões no processo Windsurfing Chiemsee, já referido, a propósito da apreciação do carácter distintivo de uma marca adquirido pelo uso. Com efeito, por razões essencialmente de concorrência, determinados operadores económicos podem ter um interesse específico no registo ou na recusa do registo da marca, pelo que a posição que adoptam não é destituída de segundas intenções  (51) .

84.     Para além das considerações assentes no objectivo de livre concorrência prosseguido pela directiva, importa recordar que, como salienta o seu décimo considerando, a protecção conferida pela marca tem essencialmente por objectivo garantir a esta última a sua função de origem.

85.     Ora, como já indiquei, resulta de jurisprudência constante que essa função consiste em garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade do produto ou serviço que exibe a marca, permitindo‑lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa  (52) .

86.     É à luz dessa função essencial da marca, na qual assenta a directiva, que se deve apreciar se uma marca se tornou genérica, de forma que o seu titular pode ver os seus direitos caducados. Com efeito, como já referi, se a directiva instituiu tal fundamento de caducidade é porque a marca em questão já não responde à sua função essencial.

87.     Em minha opinião, basear a apreciação do carácter genérico da marca apenas no ponto de vista dos meios profissionais que comercializam a categoria de produtos ou de serviços em causa, excluindo o dos consumidores ou dos utilizadores finais dessa categoria de produtos ou serviços, é violar essa função essencial da marca.

88.     Por conseguinte, há que responder à questão prejudicial que o artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da directiva deve ser interpretado no sentido de que, para apreciar se uma marca passou a ser a designação usual no comércio de um produto para o qual a referida marca é registada, de modo que os direitos do seu titular podem caducar, deve ter‑se em conta, de forma global, tanto o ponto de vista dos consumidores ou dos utilizadores finais da categoria de produtos ou de serviços em causa como o dos meios profissionais que comercializam essa categoria de produtos ou de serviços.

V – Conclusão

89.     À luz das considerações precedentes, proponho ao Tribunal de Justiça que responda à questão submetida pelo Svea hovrät do seguinte modo:

«O artigo 12.°, n.° 2, alínea a), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que, para apreciar se uma marca passou a ser a designação usual no comércio de um produto para o qual a referida marca é registada, de modo que os direitos do seu titular podem caducar, deve ter‑se em conta, de forma global, tanto o ponto de vista dos consumidores ou dos utilizadores finais da categoria de produtos ou de serviços em causa como o dos meios profissionais que comercializam essa categoria de produtos ou de serviços.»

1 –

Língua original: francês.

2 –

JO L 40, p. 1 (a seguir «directiva»).

3 –

Primeiro e terceiro considerandos.

4 –

Sétimo e nono considerandos.

5 –

Esta condição decorre da finalidade atribuída à protecção conferida pela marca registada que consiste, designadamente, como indica o décimo considerando da directiva, em garantir a função de origem da marca.

6 –

Artigo 3.°, n.° 1, alínea b), da directiva.

7 –

.Ibidem, alínea c).

8 –

.Ibidem, alínea d).

9 –

Artigo 3.°, n.° 3, primeiro período, da directiva.

10 –

JO 1994, L 11, p. 1 (a seguir «regulamento»).

11 –

V., artigo 1.°, n.° 2, do regulamento.

12 –

Assim, o artigo 4.° do regulamento reproduz as disposições do artigo 2.° da directiva no que respeita aos sinais susceptíveis de constituir uma marca, o artigo 7.°, as do artigo 3.°, relativas aos motivos de recusa de registo ou de nulidade, o artigo 9.° reproduz as do artigo 5.°, relativas aos direitos conferidos pela marca e, por último, o artigo 50.° reproduz as do artigo 12.°, relativas aos motivos de caducidade dos referidos direitos.

13 –

Proposta 1960:167 (p. 147), referida no despacho de reenvio (p. 8).

14 –

Extractos do relatório «Statens offentliga utredningar» 1958:10, (pp. 169 e 170), referido no despacho de reenvio (p. 8).

15 –

.Idem.

16 –

V., designadamente, acórdãos de 27 de Março de 1990, Cricket St Thomas (C‑372/88, Colect., p. I‑1345, n.^os 14 a 23), e de 28 de Outubro de 1999, ARD (C‑6/98, Colect., p. I‑7599, n.^os 22 a 27). V., igualmente, as minhas conclusões nos processos Cooke (acórdão de 12 de Outubro de 2000, C‑372/98, Colect., p. I‑8683, n.^os 24 a 45), bem como Schilling e Nehring (acórdão de 16 de Maio de 2002, C‑63/00, Colect., p. I‑4483, n.^os 17, 26 e 27).

17 –

Sublinhado meu.

18 –

85/C 351/05 (JO C 351, p. 4).

19 –

V. acórdão de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrick Meyer (C‑342/97, Colect., p. I‑3819. n.° 25). V., igualmente, acórdão de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C‑251/95, Colect., p. I‑6191, n.° 23).

20 –

283/81, Recueil, p. 3415.

21 –

N.° 18.

22 –

.Idem.

23 –

19/67, Recueil, p. 445, Colect. 1965‑1968, p. 683.

24 –

P. 684.

25 –

V. definição dos termos «the trade», em Schorter Oxford English Dictionary, ed. Oxford at the Clarendon Press, 1970: «those concerned in the particular business or industry in question». No mesmo sentido, v., definição dada ao termo «trade» em Webster’s Third New International Dictionary, ed. Merriam‑Webster INC, USA, 1993: «the group of persons engaged in a particular occupation, business or industry».

26 –

V. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, ed. Dictionnaires Le Robert, Paris, 1999.

27 –

V. os termos espanhóis «en el comercio», portugueses «no comércio», neerlandeses «in de handel», suecos «i handeln», dinamarqueses «inden for handelen» e alemães «im geschäftlichen Verkehr».

28 –

Este método de interpretação, em caso de divergência nas versões linguísticas, foi definido pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 27 de Outubro de 1977, Bouchereau (30/77, Colect. 1977, p. 715), e precisada no acórdão de 7 de Fevereiro de 1979, Países Baixos/Comissão (11/76, Colect. 1979, p. 101, n.° 6). V. igualmente, neste sentido, acórdão ARD, já referido (n.° 27).

29 –

V., neste sentido, designadamente, acórdãos de 17 de Outubro de 1990, HAG II (C‑10/89, Colect., p. I‑3711, n.° 14), de 29 de Setembro de 1998, Canon (C‑39/97, Colect., p. I‑5507, n.° 28), e de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell(C‑517/99, Colect., p. I‑6959, n.° 22). 

30 –

V., designadamente, acórdãos, já referidos, Hag II (n.^os 13 e 14), e Canon (n.° 28), bem como acórdão de 23 de Abril de 2002, Boehringer Ingelheim e o. (C‑143/00, Colect., p. I‑3759, n.° 29).

31 –

Este princípio coincide com o décimo considerando da directiva, que salienta que a protecção conferida pela marca registada é, designadamente, garantir a sua função de origem.

32 –

V., neste sentido, acórdão de 6 de Maio de 2003, Libertel (C‑104/01, Colect., p. I‑0000, n.° 49).

33 –

V., neste sentido, acórdãos de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, Colect., p. I‑2779, n.° 25); de 8 de Abril de 2003, Linde e o. (C‑53/01 a C‑55/01, Colect., p. I‑3161, n.° 73), e Libertel, já referido (n.° 52).

34 –

V., neste sentido, designadamente em matéria de marcas, acórdãos de 11 de Julho de 1996, Bristol‑Myers Squibb e o. (C‑427/93, C‑429/93 e C‑436/93, Colect., p. I‑3457, n.° 40), e de 12 de Outubro de 1999, Upjohn (C‑379/97, Colect., p. I‑6927, n.° 30).

35 –

O Tribunal de Justiça declarou que o artigo 3.°, n.° 1, alínea d), da directiva (embora a sua redacção não o precise) apenas se opõe ao registo de uma marca quando os sinais ou as indicações de que a marca é exclusivamente constituída se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços relativamente aos quais foi apresentado o registo da referida marca (n.° 31). Por conseguinte, não basta que os referidos sinais ou as referidas indicações façam parte da linguagem corrente ou dos hábitos leais e constantes do comércio sendo ainda necessário que se tenham tornado usuais para designar os produtos ou os serviços a que se referem.

36 –

Quanto à definição do consumidor médio, v., designadamente, acórdão de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, (n.° 26). Nas suas conclusões no processo Merz & Krell, já referido, o advogado‑geral D. Ruiz‑Jarabo Colomer salientou a relação entre, por um lado, o consumidor médio e, por outro, a linguagem corrente, na acepção do artigo 3.°, n.° 1, alínea d), da directiva (n.^os 51 e 52).

37 –

Pode considerar‑se que os meios profissionais em questão são duplamente visados pelo artigo 3.°, n.° 1, alínea d), da directiva, simultaneamente enquanto quadro onde se forjam os hábitos leais e constantes do comércio e enquanto parte da população que utiliza a linguagem corrente do mesmo modo que o consumidor médio.

38 –

V. decisão da divisão de anulação do IHMI de 13 de Fevereiro de 2002 (133C 000372920/1) a propósito da marca «Bruschetta» relativa a determinados produtos alimentares ou a serviços com eles relacionados. Baseando‑se no facto de que o termo «bruschetta» figura nos dicionários e é regularmente empregue na Internet, a referida divisão de anulação considerou que este termo é claramente utilizado, pelo menos em Itália, para designar um prato italiano composto por fatias de pão tostado servidas com alho, azeite e molho de tomate ou outros tipos de molhos, pelo que se trata de um termo comum da linguagem quotidiana. Por conseguinte, o pedido de anulação da marca em questão foi julgado procedente.

39 –

V. decisão da primeira divisão de anulação do IHMI, de 15 de Dezembro de 1999 (C0000901341/1‑BSS) a propósito da marca «BSS» relativa a preparados farmacêuticos ou oftalmológicos e soluções esterilizados para operações de cirurgia oftalmológica. A referida divisão de anulação do IHMI considerou que, no mundo médico e farmacêutico, o termo em questão constituía a sigla genérica de «balanced salt solution». V., igualmente, decisão da primeira câmara de recurso do IHMI, de 19 de Dezembro de 2000 (processo R 397/200‑1), a propósito da marca «Proteomics» relativa a diversos materiais ou serviços ligados à pesquisa médica ou científica. Baseando‑se, designadamente, em artigos bibliográficos ou de revistas especializadas, a primeira câmara de recurso considerou que o termo em questão era comummente utilizado, desde logo no registo da marca controvertida, para designar um certo tipo de pesquisa, em pleno desenvolvimento, no domínio das biotecnologias. V., por último, decisão da primeira divisão de anulação, de 11 de Dezembro de 2001 (85C 000703579/1), a propósito da marca «DLC» para navalhas de barba, lâminas de barbear, utensílios e equipamentos diversos relacionados com estes produtos. Baseando‑se em vários artigos publicados em diversas revistas bem como numa enciclopédia científica, esta divisão do IHMI considerou que o termo em questão era uma abreviatura comummente utilizada no sector dos profissionais da metalurgia e não num círculo puramente académico, para designar um produto industrial designado «diamond like carbon», muito apreciado no fabrico de instrumentos cortantes, tais como os instrumentos objecto do registo da marca em questão.

40 –

O sublinhado é meu.

41 –

N.° 29, o sublinhado é meu.

42 –

.Ibidem, n.° 30.

43 –

N.° 49.

44 –

.Ibidem, n.° 51.

45 –

.Ibidem, n.° 52.

46 –

Nas suas conclusões sobre o processo Windsurfing Chiemsee, já referido, o advogado‑geral G. Cosmas tinha, de resto, tido o cuidado de precisar que o meio pertinente para apreciar o carácter distintivo de uma marca adquirido pelo uso é constituído essencialmente pelos consumidores do ramo em causa, mas que inclui também, em princípio, os comerciantes e os estabelecimentos que vendem produtos similares, bem como os produtores que fabricam esses produtos (n.° 72).

47 –

Para uma ilustração deste caso v., designadamente, conclusões do advogado‑geral F. G. Jacobs no processo ARD, já referido (n.° 43).

48 –

Primeiro e terceiro considerandos.

49 –

V., designadamente, acórdãos Hag II, já referido (n.° 13); de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot (C‑349/95, Colect., p. I‑6227, n.° 22); de 23 de Fevereiro de 1999, BMW (C‑63/97, Colect., p. I‑905, n.° 62); Merz & Krell, já referido (n.° 21), e Libertel, já referido (n.° 48).

50 –

V., neste sentido, acórdão Merz & Krell, já referido (n.° 21).

51 –

V. n.° 72 das conclusões e exemplos referidos.

52 –

V., designadamente, acórdão Merz & Krell, já referido (n.° 22).