CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
N. WAHL
van 24 maart 2015 (1)
Zaak C‑125/14
Iron & Smith Kft
tegen
Unilever NV
[verzoek van de Fővárosi Törvényszék (Hongarije) om een prejudiciële beslissing]
„Merken – Inschrijving van een nationaal merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een ouder gemeenschapsmerk – Bekend gemeenschapsmerk – Geografische en economische reikwijdte van bekendheid”
1. Het onderhavige geding betreft de juiste uitlegging van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG (hierna: „richtlijn”)(2). Aan de orde is de verhouding tussen nationale woordmerken, enerzijds, en gemeenschapsmerken, anderzijds, alsook de omvang van de aan oudere bekende merken te bieden bescherming.
2. In deze context rijzen twee vragen: i) Hoe moet „in de Gemeenschap bekend is” in de zin van artikel 4, lid 3, van de richtlijn worden uitgelegd? en ii) Mag de inschrijving van een jonger nationaal merk in een lidstaat worden geweigerd wanneer een gemeenschapsmerk – dat in andere delen van de Europese Unie bekend is – in die lidstaat niet zeer bekend is?
I – Toepasselijke bepalingen
3. In overweging 10 van de richtlijn is benadrukt dat het van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten. Daarin is echter gepreciseerd dat dit de lidstaten niet het recht ontneemt om bekende merken eventueel een ruimere bescherming te verlenen.
4. Artikel 4, lid 3, van de richtlijn voorziet in een relatieve grond voor weigering of nietigverklaring van een merk wanneer het conflicteert met een ouder gemeenschapsmerk dat bekend is. Volgens die bepaling mag een merk niet worden ingeschreven (of, indien het is ingeschreven, kan het worden nietig verklaard) indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder gemeenschapsmerk in de zin van artikel 4, lid 2, van de richtlijn en inschrijving is gevraagd (of dat is ingeschreven) voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere gemeenschapsmerk is ingeschreven, wanneer het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap bekend is en wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere gemeenschapsmerk.
5. Artikel 4, lid 4, onder a), van de richtlijn voorziet in een soortgelijke, zij het optionele, weigeringsgrond voor nationale merken die in de betrokken lidstaat bekend zijn.
II – Feiten, procesverloop en prejudiciële vragen
6. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat Unilever NV op basis van haar ouder gemeenschapswoordmerk IMPULSE oppositie heeft ingesteld tegen een door Iron & Smith Kft. ingediend verzoek om het gekleurde beeldteken „be impulsive” als Hongaars merk in te schrijven. De Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (Hongaars bureau voor intellectuele eigendom; hierna: „Hongaars bureau”) constateerde dat Unilever grote hoeveelheden van de door haar gemeenschapswoordmerk „IMPULSE” aangeduide waren had verkocht en daarvoor reclame had gemaakt in het Verenigd Koninkrijk en Italië, en met dat merk beschikte over een marktaandeel van 5 % in het Verenigd Koninkrijk en van 0,2 % in Italië. Op basis van het aldus vastgestelde marktaandeel – dat geen verband hield met Hongarije – concludeerde het Hongaarse bureau dat was aangetoond dat het gemeenschapsmerk in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie bekend was.(3) Ook stelde het vast dat niet kon worden uitgesloten dat het jongere merk een ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit het oudere merk.
7. Aangezien het Hongaarse bureau dan ook de inschrijving van haar merk weigerde, heeft Iron & Smith de Fővárosi Törvényszék (hoofdstedelijk hof te Boedapest; hierna eveneens: „verwijzende rechter”) verzocht om de beslissing tot weigering van de inschrijving te vernietigen. Wegens twijfels over de juiste uitlegging van artikel 4, lid 3, van de richtlijn heeft de verwijzende rechter het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
„1) Volstaat de bekendheid van een gemeenschapsmerk in één lidstaat om aan te tonen dat dit merk bekend is in de zin van artikel 4, lid 3, van [de richtlijn], ook wanneer de nationale merkaanvraag waartegen oppositie is ingesteld op basis van deze bekendheid, in een ander land dan deze lidstaat is ingediend?
2) Kunnen de beginselen die [het Hof] heeft ontwikkeld met betrekking tot het normale gebruik van een gemeenschapsmerk worden gehanteerd bij de toepassing van de territoriale criteria op basis waarvan de bekendheid van een gemeenschapsmerk wordt beoordeeld?
3) Indien de houder van een ouder gemeenschapsmerk aantoont dat zijn merk bekend is in andere landen dan de lidstaat waarin de nationale merkaanvraag is ingediend – die een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie bestrijken –, kan hij dan los daarvan gehouden zijn om ook voor die lidstaat genoegzaam bewijs te leveren?
4) Indien [de derde vraag] ontkennend wordt beantwoord, is het, gelet op de specifieke kenmerken van de interne markt, mogelijk dat een merk dat in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie intensief wordt gebruikt, volkomen onbekend is bij het relevante nationale publiek, en dat daardoor niet is voldaan aan de andere voorwaarde voor de weigeringsgrond van artikel 4, lid 3, van de richtlijn, aangezien er geen risico is dat afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk? Zo ja, welke feiten dient de houder van het gemeenschapsmerk dan aan te tonen opdat deze tweede voorwaarde vervuld zou zijn?”
8. In de onderhavige procedure hebben Iron & Smith, Unilever, de Hongaarse, de Deense, de Franse en de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie schriftelijke opmerkingen ingediend. Met uitzondering van de Italiaanse regering hebben al deze partijen ter terechtzitting van 4 februari 2015 hun standpunten mondeling toegelicht.
III – Beoordeling
A – Kader
9. Artikel 4, lid 3, van de richtlijn is enkel toepasselijk wanneer aan elk van de volgende twee voorwaarden is voldaan: (i) het oudere gemeenschapsmerk is bekend in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie (hierna: „eerste voorwaarde”) en (ii) door het gebruik van het jongere (nationale) merk wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere gemeenschapsmerk (hierna: „tweede voorwaarde”). De houder van een ouder gemeenschapsmerk hoeft echter niet aan te tonen dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen zijn merk en het jongere nationale merk.(4)
10. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de eerste, de tweede en de derde vraag nauw samenhangen. Deze drie vragen hebben alle betrekking op de eerste voorwaarde, te weten de criteria die moeten worden gebruikt om te bepalen of een ouder gemeenschapsmerk in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie bekend is. In deze context twijfelt de verwijzende rechter met name over het belang dat (in voorkomend geval) bij die beoordeling moet worden gehecht aan geografische grenzen. In deze omstandigheden behandel ik eerst de eerste tot en met derde vraag tezamen, alvorens in te gaan op de vierde vraag, die op de tweede voorwaarde ziet. Alvorens die beoordeling te verrichten, moeten echter enkele korte opmerkingen worden gemaakt met betrekking tot de redenen die ten grondslag liggen aan de met de bekendheid verband houdende relatieve weigeringsgrond.
11. De weigerings- (en nietigheids)grond van artikel 4, lid 3, van de richtlijn (en het overeenkomstige artikel 8, lid 5, van de verordening) gaat uit van de gedachte dat een merk een veel grotere waarde kan hebben dan het aanduiden van herkomst: de waarde van merken kan onder meer bestaan in het imago dat het merk oproept. Dit staat bekend als de „reclamefunctie” van merken.(5) In die zin is niet zozeer de aanduiding van de herkomst beschermd, maar eerder het economische succes van bepaalde merken. Gelet op deze aspecten valt uiteraard niet uit te sluiten dat afbreuk wordt gedaan aan het imago van een bepaald merk wanneer het gebruik van een gelijk of overeenstemmend merk wordt toegestaan. Dat is zelfs (en met name) mogelijk wanneer de door dat jongere merk aangeduide waren en diensten niet tot dezelfde categorie behoren als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Wellicht is dat de reden waarom de bescherming van gemeenschapsmerken verder moet strekken dan de categorieën van waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Gelet op het bijzonder verstrekkende karakter van de bescherming die artikel 4, lid 3, van de richtlijn aan merken biedt, is het niet verwonderlijk dat men zich op deze weigeringsgrond enkel kan beroepen wanneer het merk in de Europese Unie bekend is.
B – Eerste voorwaarde
12. Zoals vermeld houdt het aan de eerste, de tweede en de derde vraag onderliggende probleem verband met het feit dat zowel de richtlijn als de verordening met geen woord rept over het geografische gebied van de Europese Unie dat moet zijn gedekt, of over andere criteria die moeten zijn vervuld om vast te stellen dat een gemeenschapsmerk bekend is in de zin van artikel 4, lid 3, van de richtlijn. In deze omstandigheden, rekening houdende met het feit dat artikel 4, lid 3, van de richtlijn en artikel 8, lid 5, van de verordening in identieke bewoordingen zijn gesteld, ligt het voor de hand dat die bepalingen op een coherente wijze moeten worden uitgelegd.(6)
13. Niettemin ben ik van mening dat het Hof de kwestie van de bekendheid reeds heeft beslecht, ook al twijfelt de verwijzende rechter over de toepasselijkheid van die eerdere rechtspraak op het bij hem aanhangige geding. Ter illustratie geef ik een korte beschrijving van de grote lijnen van die rechtspraak.
14. In het arrest General Motors(7), een zaak die betrekking had op de bekendheid in de context van nationale merken (Benelux-merken in dat concrete geval), heeft het Hof geoordeeld dat het volstaat dat een merk bekend is in een „aanmerkelijk gedeelte” van het grondgebied van een lidstaat.(8) Van bijzonder belang voor de onderhavige zaak is het feit dat het Hof vervolgens heeft geoordeeld dat niet kan worden vereist dat een merk bekend is „op het gehele” grondgebied van de lidstaat. Voor de Benelux betekende dit dat het voor de bekendheid van een merk volstond dat dit merk bekend was bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied. In dat geval werd geoordeeld dat „een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied” zelfs enkel een deel van één van de landen van dat gebied kon zijn.(9)
15. Het Hof heeft die benadering toegepast in de context van gemeenschapsmerken in het arrest PAGO International.(10) In dat arrest deed het Hof uitspraak over de vraag of een gemeenschapsmerk (de vorm van een fles vruchtensap) kon worden geacht bekend te zijn in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie wanneer was vastgesteld dat het slechts in één lidstaat bekend was. In deze context oordeelde het Hof dat om de vereiste drempel te bereiken, een gemeenschapsmerk in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie bekend moet zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn. Voorts overwoog het Hof dat „gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding”, het grondgebied van de betrokken lidstaat (Oostenrijk) kon worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie.(11)
16. Niettegenstaande het voorbehoud dat het Hof met betrekking tot de laatste overweging („gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding”) formuleerde, ben ik van mening dat uit dat arrest kan worden afgeleid dat de bekendheid in één lidstaat zelfs in het algemeen – op voorwaarde dat een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door het merk aangeduide waren en diensten bestemd zijn, overeenkomt met het relevante publiek in die lidstaat – kan volstaan voor de vaststelling dat het betrokken merk in de Europese Unie bekend is in de zin van artikel 4, lid 3, van de richtlijn.(12)
17. In feite hangt de kwestie van de bekendheid immers af van de relevante markt voor de betrokken waren en diensten. De vaststelling van het aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie vereist bijgevolg een feitelijke beoordeling die enkel kan worden verricht door de nationale rechterlijke instantie waarbij het geding aanhangig is. Zoals het Hof heeft overwogen, zijn het marktaandeel van het oudere merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, alsook de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het merk bekendheid te geven, elementen die bij die beoordeling in aanmerking moeten worden genomen.(13) De bekendheid komt met andere woorden neer op een vereiste van een kennisdrempel, die op basis van kwantitatieve criteria moet worden beoordeeld. De vaststelling of een specifiek merk in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie bekend is, vereist dus dat geografische en economische criteria worden gecombineerd. De omvang van de relevante markt voor bepaalde waren en diensten moet dan ook een doorslaggevende rol spelen bij die beoordeling.
18. Meer specifiek hangt de vraag wanneer er sprake is van een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie, zoals kan worden afgeleid uit het arrest PAGO International, noodzakelijkerwijs – en dit kan niet genoeg worden benadrukt – af van het specifieke merk dat als bekend wordt omschreven, en dus van het betrokken publiek. Aangezien het in deze context eerder gaat om verhoudingen dan om absolute cijfers, kan het feit dat de relevante markt van een beperkte totale omvang mag zijn, op zich niet eraan in de weg staan dat een merk bekendheid verkrijgt. Hoewel ik meen dat het (grote of kleine) grondgebied van een lidstaat in voorkomend geval zeker een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie kan opleveren, moeten geografische grenzen buiten beschouwing worden gelaten bij de aan die slotsom ten grondslag liggende beoordeling.(14)
19. Het is juist dat kan worden betoogd dat het arrest PAGO International geen nuttig precedent oplevert, aangezien de bekendheid in die zaak (anders dan in de onderhavige zaak) was vastgesteld in de lidstaat waarin de gemeenschapsmerkhouder zich op de bekendheid van zijn merk beriep. Benadrukt moet echter worden dat het gemeenschapsmerk berust op het beginsel van uniformiteit. Zodra de houder een gemeenschapsmerk verkrijgt, sorteert dat merk dus (behoudens enkele in de verordening vermelde uitzonderingen) gevolgen op het hele grondgebied van de Europese Unie.(15) Ik zou dan ook niet te veel belang hechten aan de vraag of de bekendheid al dan niet is vastgesteld in de lidstaat waarin het jongere nationale merk is aangevraagd.(16) Aan eenvormige bescherming in de hele Europese Unie zou immers afbreuk worden gedaan indien een bekend gemeenschapsmerk enkel zou worden beschermd in het geografische gebied waarin bekendheid is vastgesteld.(17) Dat betekent echter niet – zoals ik hieronder nader zal toelichten – dat een houder van een gemeenschapsmerk zich eender waar in de Europese Unie automatisch op die bekendheid kan beroepen om bijvoorbeeld oppositie in te stellen tegen inschrijving van een nationaal merk.
20. Dit brengt mij tot een laatste punt: de relevantie van de rechtspraak van het Hof met betrekking tot het begrip „normaal gebruik”. In het arrest Leno Merken(18) moest het Hof zich uitspreken over de vraag of het gebruik van een gemeenschapsmerk in één lidstaat normaal gebruik in de Gemeenschap kan opleveren. In dat arrest verwierp het Hof met stelligheid de gedachte om het oordeel van het Hof in het arrest PAGO International met betrekking tot de kwestie van de bekendheid te gebruiken als criterium om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake was van normaal gebruik in de Gemeenschap. Dit was voornamelijk te wijten aan het feit dat artikel 8, lid 5 (bekendheid), en artikel 15 (normaal gebruik) van die verordening geheel verschillende doelstellingen nastreven. Terwijl eerstgenoemde bepaling ziet op de voorwaarden die gelden voor ruimere bescherming die verder strekt dan de categorieën van waren en diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, wijst de term „normaal gebruik” op de minimumvoorwaarde van gebruik waaraan alle merken moeten voldoen om te worden beschermd: volgens artikel 15 van de verordening moet een gemeenschapsmerk, om misbruik van inschrijving te vermijden, binnen vijf jaar na de inschrijving „binnen de Gemeenschap [...] normaal [zijn gebruikt]”. Is dat niet het geval, dan kan het merk vervallen worden verklaard.(19)
21. Ongetwijfeld kan worden gesteld dat het feit dat het Hof in het arrest Leno Merken heeft beslist dat geografische grenzen (bij de beoordeling of een merk normaal is gebruikt) irrelevant zijn, zoals aangegeven door een aantal partijen die opmerkingen hebben ingediend, ook in de onderhavige zaak een zeker bijkomstig belang heeft. Dit is gelieerd aan het feit dat die vaststelling uitgaat van de gedachte van eenvormige bescherming door het gemeenschapsmerk op een interne markt. Los daarvan lijkt het niet wenselijk om in de onderhavige context, al was het maar naar analogie, toepassing te geven aan die specifieke rechtspraak met betrekking tot de criteria voor de vaststelling of een merk normaal is gebruikt. Zoals het Hof zelf heeft opgemerkt, moeten de criteria om te bepalen of er sprake is van normaal gebruik namelijk duidelijk worden onderscheiden van de criteria voor bekendheid.(20)
22. Aangezien een gemeenschapsmerk zelfs in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie bekend kan zijn wanneer de bekendheid slechts is vastgesteld met betrekking tot één lidstaat – die niet noodzakelijkerwijs moet samenvallen met de lidstaat waarin de oppositie is ingesteld – staat het thans aan de verwijzende rechter om vast te stellen of het Unilever-merk in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie bekend is, waarbij met name rekening wordt gehouden met het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten zijn bestemd. Zelfs in de (door de verwijzende rechter aangenomen) veronderstelling dat is voldaan aan de noodzakelijke voorwaarde inzake de bekendheid, moet de verwijzende rechter nog steeds nagaan of is voldaan aan de tweede voorwaarde van artikel 4, lid 3, van de richtlijn alvorens de door Unilever in het hoofdgeding ingestelde oppositie toe te wijzen.
C – Tweede voorwaarde
23. De vierde vraag betreft de tweede voorwaarde van artikel 4, lid 3, van de richtlijn. Om te beslissen of die tweede voorwaarde is vervuld, moet worden nagegaan of het jongere nationale merk zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt (of zal trekken) uit of afbreuk doet (of zal doen) aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere gemeenschapsmerk.
24. In dit verband rijzen er twee vragen. In de eerste plaats rijst de vraag welke criteria moeten worden gehanteerd om te bepalen of er in dergelijke omstandigheden aan het oudere merk afbreuk wordt gedaan door vervaging(21) of aantasting(22), of zelfs free riding(23). In de tweede plaats rijst in die context de vraag welk belang (in voorkomend geval) moet worden gehecht aan het feit dat het oudere bekende merk niet zeer bekend (of volledig onbekend) is in de lidstaat waarin is verzocht om inschrijving van het nationale merk. Hoewel het niet gemakkelijk is om beide vragen in abstracto te beantwoorden, probeer ik de verwijzende rechter enkele aanwijzingen te geven over de elementen die hij bij de beoordeling van die vragen in aanmerking moet nemen.
1. Relevant publiek
25. Kenmerkend voor de onderhavige zaak is het feit dat het oudere gemeenschapsmerk volgens de verwijzende rechter in feite volledig onbekend is bij het relevante publiek in Hongarije. Uiteraard staat het aan de verwijzende rechter om vast te stellen of het in het Verenigd Koninkrijk en in Italië gebruikte Unilever-merk (on)bekend is bij de relevante Hongaarse consument. Hierover wil ik eenvoudigweg opmerken dat zelfs indien het oudere merk in Hongarije niet (of niet zeer) bekend is, dat niet automatisch inhoudt dat het merk bij het relevante publiek in die lidstaat volledig onbekend is.(24)
26. Daarbij is het volstrekt mogelijk dat een ouder gemeenschapsmerk voldoet aan de eerste maar niet aan de tweede voorwaarde van artikel 4, lid 3, van de richtlijn. Zoals gesuggereerd door een aantal partijen die opmerkingen hebben ingediend, moet om na te gaan of het oudere bekende gemeenschapsmerk in een bepaalde lidstaat ruimere bescherming verdient, een beoordeling worden verricht van de situatie in de lidstaat waarin een beroep wordt gedaan op het door het gemeenschapsmerk verleende uitsluitend recht. In het bij de verwijzende rechter aanhangige geding is die lidstaat Hongarije.
27. In dit verband heeft het Hof, in het arrest General Motors, reeds erop gewezen dat de inschrijving van een jonger merk enkel afbreuk kan doen aan een ouder bekend merk wanneer er sprake is van een voldoende mate van bekendheid van dat merk. Enkel in dat geval kan door het publiek dat met het jongere merk in aanraking komt, een verband worden gelegd tussen de twee merken, zelfs wanneer zij worden gebruikt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn.(25) Het valt immers te betwijfelen dat aan het oudere merk schade kan worden toegebracht wanneer er in geen enkel opzicht afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie van dat merk.
28. Zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk opmerkt, duidt dat erop dat de kennis van het relevante publiek in de lidstaat van het jongere merk, niettegenstaande het bewijs van bekendheid (in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie maar, zoals ik hierboven heb uiteengezet, niet noodzakelijk in de lidstaat waarin een beroep wordt gedaan op artikel 4, lid 3, van doorslaggevend belang is bij de beoordeling of het jongere nationale merk afbreuk kan doen aan het oudere merk. Het is juist dat kan worden aangevoerd dat die opvatting, met name in het licht van het beginsel van eenvormige bescherming, problematisch is: een ouder bekend gemeenschapsmerk kan in 27 lidstaten, maar niet in de 28e lidstaat ruimere bescherming genieten die ook geldt voor waren en diensten die niet soortgelijk zijn.
29. Het uitsluitend recht van een houder van een gemeenschapsmerk moet echter, zoals het Hof heeft overwogen in het arrest DHL Express France, in zijn context worden bezien. Dat recht wordt toegekend om die houder de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen te beschermen teneinde te verzekeren dat het merk zijn functies kan vervullen. Het uitsluitend recht van de houder van een gemeenschapsmerk en bijgevolg de territoriale reikwijdte van dit recht kunnen dan ook niet verder gaan dan hetgeen de houder op grond daarvan mag doen ter bescherming van zijn merk, te weten louter elk gebruik dat afbreuk kan doen aan de functies van het merk, verbieden.(26) Het is juist dat deze overweging is gegeven in het kader van de beoordeling van de territoriale reikwijdte van een verbod tegen verdere of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk. Niettemin zou een houder van een ouder gemeenschapsmerk, indien die overweging niet in dezelfde mate zou gelden bij inschrijving, zoals de Commissie opmerkt, oppositie kunnen instellen tegen inschrijving van een jonger merk, maar het gebruik ervan niet kunnen verbieden.
30. In dit verband moet eveneens worden benadrukt dat nationale merken naast gemeenschapsmerken moeten kunnen bestaan.(27) Deze co-existentie van twee merkenstelsels zou worden uitgehold indien in het kader van de tweede voorwaarde van artikel 4, lid 3, van de richtlijn niet het nodige belang zou worden gehecht aan de kennis van het relevante publiek in de lidstaat waarin is verzocht om inschrijving van het jongere merk. Een dergelijke benadering zou voor degenen die enkel op basis van de nationale merkenwetgeving een inschrijvingsaanvraag indienen, ongetwijfeld aanzienlijke kosten met zich brengen (gelet op de kosten om zich ervan te vergewissen dat er nog geen soortgelijk gemeenschapsmerk bestaat voor elke mogelijke categorie van waren of diensten).
31. In feite kan artikel 4, lid 3, van de richtlijn, teneinde de belangen van de houders van oudere gemeenschapsmerken te beschermen, eveneens toepassing vinden na inschrijving. Op een gegeven moment kan het voorkomen dat de houder van een ouder bekend merk niet slaagt in zijn oppositie tegen de inschrijving van een nationaal merk voor (al dan niet) soortgelijke waren of diensten. Indien de eerste voorwaarde van bij aanvang is vervuld, zou dat echter niet inhouden dat het jongere nationale merk niet in een later stadium op grond van artikel 4, lid 3, van de richtlijn nietig zou kunnen worden verklaard wanneer eveneens aan de tweede voorwaarde is voldaan.
2. Bewijs van een verband
32. In het algemeen kan worden gesteld dat de kwestie van de afbreuk aan het oudere merk een globale beoordeling vereist van alle relevante elementen, waaronder de sterkte van het oudere merk, het relevante publiek en de door het oudere en het jongere merk aangeduide categorieën van waren of diensten. In dit verband kunnen uit de rechtspraak nog enkele andere lessen worden getrokken.
33. Meer specifiek blijkt uit de zaak Intel Corporation(28) – die betrekking had op de facultatieve weigeringsgrond van artikel 4, lid 4, van de richtlijn – dat hoe directer en sterker het bekende merk door het jongere merk in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans dat door het gebruik van het teken op dit ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.(29) Wanneer niet is aangetoond dat het relevante publiek een verband legt tussen de oudere en de jongere merken(30), is de kans klein dat er door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het oudere merk.(31)
34. Daarnaast zij op basis van het arrest Intel Corporation erop gewezen dat, afhankelijk van de omstandigheden van elk concreet geval, niet valt uit te sluiten dat het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, niet samenvalt met het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven. Bijgevolg moet rekening worden gehouden met de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, om te beoordelen of een verband wordt gelegd. Dit zal uiteraard eenvoudiger zijn wanneer het oudere merk bekend is bij het brede publiek of wanneer de consumenten van de relevante waren en diensten grotendeels overlappen.(32)
35. Meer specifiek volgt uit de in het arrest Intel Corporation ontwikkelde rechtspraak dat er tussen twee merken geen verband kan bestaan wanneer het oudere merk niet door het jongere merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek in de lidstaat waarin om inschrijving van het jongere merk is verzocht. Het is juist dat wanneer er geen dergelijk verband kan worden aangetoond, het onlogisch zou zijn om te stellen dat door het gebruik van het jongere merk zou worden meegereden op of afbreuk zou worden gedaan aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk.(33)
36. Niettemin wil ik wijzen op één belangrijk verschil tussen het onderhavige geval en de zaak Intel Corporation: in het onderhavige geval geldt als uitgangspunt dat het oudere Unilever-merk niet zeer (of zelfs helemaal niet) bekend is in Hongarije. In het arrest Intel Corporation lijkt het Hof zijn bevindingen te hebben gebaseerd op de veronderstelling dat het oudere bekende merk zeer bekend was in de hele betrokken lidstaat (het Verenigd Koninkrijk). Dat arrest geeft dan ook geen duidelijke aanwijzingen voor het gedeelte van het doelpubliek van de betrokken merken dat het vereiste verband moet leggen, met andere woorden hoe groot dat gedeelte van dat publiek moet zijn.
37. Volgens mij moeten de consumenten die dat verband leggen, een dermate belangrijk deel van het relevante publiek in de betrokken lidstaat uitmaken, dat de commerciële gevolgen aanzienlijk zijn („een commercieel relevant gedeelte”). Anders zou de tweede voorwaarde van artikel 4, lid 3, van de richtlijn worden uitgehold. Een dergelijk verband kan immers überhaupt enkel worden gelegd door degenen die het oudere merk kennen. Waarom moet dan worden vereist dat een commercieel relevant gedeelte van dat publiek in aanraking is gekomen met het oudere gemeenschapsmerk en dus het vereiste verband kan leggen?
38. Dienaangaande is het zonder twijfel van belang dat de tweede voorwaarde van artikel 4, lid 3, van de richtlijn ziet op daadwerkelijke of potentiële schade aan het oudere merk ten gevolge van de inschrijving van het jongere nationale merk. Voor het berokkenen van schade is uiteraard niet vereist dat het gedeelte van het publiek dat het merk kent, even groot is als vereist is voor bekendheid. Niettemin moet er sprake zijn van waarneembare gevolgen. Volgens mij kan dergelijke schade zich enkel voordoen – dit hangt opnieuw af van het betrokken type waren en diensten – wanneer een commercieel relevant gedeelte van het relevante publiek in de betrokken lidstaat het verband legt. Enkel binnen die groep kunnen gebruikers worden beïnvloed door de associatie die zij maken.
39. Hoe dan ook kan het enkele feit dat de aanvrager van het jongere merk op de hoogte is van het bestaan van het oudere bekende gemeenschapsmerk, in geen geval relevant zijn bij de beoordeling of er sprake is van free riding. Dat de aanvrager kennis heeft van het oudere merk impliceert immers geenszins de mogelijkheid dat de gemiddelde gebruiker de betrokken merken zal associëren.
40. Ik kan enkel opnieuw benadrukken dat terwijl het relevante publiek van de lidstaat waarin het jongere merk is aangevraagd, niet doorslaggevend is om te bepalen of het oudere gemeenschapsmerk in de Europese Unie bekend is in de zin van artikel 4, lid 3, van de richtlijn, dat publiek – integendeel – van het grootste belang is bij de bepaling of het jongere nationale merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het oudere bekende gemeenschapsmerk. Er zij aan herinnerd dat de bescherming van een nationaal merk in beginsel beperkt is tot het grondgebied van de lidstaat waarin het merk is aangevraagd. Wanneer de weigeringsgronden worden beoordeeld in het kader van nationale merken is het relevante publiek voor de bepaling of er afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het oudere merk dan ook uiteraard het publiek van die lidstaat.
41. Zeker bij free riding, wat in casu bijzonder relevant is, lijkt het immers moeilijk verdedigbaar dat er van free riding sprake kan zijn wanneer het lokale publiek het oudere bekende merk niet kent (hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan). Hoe dan ook mag het risico van schadelijke gevolgen of free riding, zoals de Deense regering met name opmerkt, ook al is de verwijzende rechter van mening dat het relevante publiek een verband kan leggen tussen het Unilever-merk en het jongere nationale merk, geen louter vermoeden blijven.(34) Wat de oppositieprocedures betreft, zal de gestelde inbreuk (zoals ook het geval lijkt in het bij de verwijzende rechter aanhangige geding) zich vaak nog niet hebben voorgedaan.
3. Sterkte van het oudere merk
42. Met zijn vierde vraag wil de verwijzende rechter met name opheldering over het type bewijzen dat de houder van het oudere merk moet aanbrengen met betrekking tot het risico van inbreuken op zijn merk. Deze kwestie is echter enkel relevant indien de verwijzende rechter kan vaststellen dat een dermate belangrijk deel van het relevante publiek in de betrokken lidstaat het vereiste verband legt tussen de merken dat zulks aanzienlijke commerciële gevolgen heeft, te weten wanneer hij vaststelt dat een commercieel relevant gedeelte van het relevante publiek in de betrokken lidstaat het vereiste verband legt.
43. In dit verband heeft het Hof geoordeeld dat het feit dat het relevante gedeelte van het publiek een verband legt tussen de conflicterende merken, niet volstaat ten bewijze dat aan het oudere merk afbreuk is of zal worden gedaan. Om die reden moet de houder van het oudere merk een daadwerkelijke en actuele inbreuk op zijn merk aantonen, of bewijzen dat er een ernstig gevaar bestaat dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst zal voordoen.(35) Hoewel het bewijs van het risico van aantasting los lijkt te staan van de betrokken categorie van waren en diensten, meen ik dat hoe soortgelijker de betrokken waren en diensten zijn, hoe gemakkelijker kan worden aangetoond dat er sprake kan zijn van vervaging (met name door verwording, zoals in het arrest Interflora en Interflora British Unit(36), van een aanduiding van oorsprong tot een soortnaam(37)).
44. In elk geval heeft het Hof eerder hoge eisen gesteld aan het bewijs van schade (door vervaging of aantasting). Om aan die eisen te voldoen, moet worden aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst verandert. Zoals vermeld heeft die rechtspraak mijns inziens specifiek betrekking op schadetypes die verband houden met vervaging en aantasting.(38)
45. Volgens mij valt te betwijfelen of die test zonder meer kan worden toegepast op de context van free riding. Bij free riding verschilt het perspectief daarin dat wordt toegespitst op de gemiddelde gebruiker van het jongere merk en op het voordeel dat het jongere merk kan trekken uit het oudere merk. Bovendien lijkt de rechtspraak niet te vereisen dat het aldus verkregen voordeel noodzakelijkerwijs tot uiting komt, bijvoorbeeld door een stijging van de verkoop.
46. Zoals het Hof in het arrest L’Oréal e.a.(39) heeft geoordeeld, wordt uit een ouder merk een ongerechtvaardigd voordeel getrokken wanneer een persoon door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, probeert mee te rijden op het succes van dit merk om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van dat merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, en het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk.(40) Hieruit volgt dat het uit het oudere merk getrokken voordeel op de ene of de andere manier ongerechtvaardigd moet zijn. Ik lees de rechtspraak in die zin dat het vereiste van een „ongerechtvaardigd” karakter echter een beperkte – of zelfs geen – meerwaarde heeft wanneer de aanvrager van het jongere nationale merk opzettelijk meerijdt op de reputatie van het oudere merk.
47. Globaal gezien komt het mij voor dat wanneer de waren en diensten (sterk) verschillen, de verwijzende rechter zijn beoordeling moet toespitsen op het onderscheidend vermogen van het oudere bekende gemeenschapsmerk: hoe sterker de reputatie en hoe directer en sterker het oudere merk door het op nationaal niveau aangevraagde teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dit ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of (met name door vervaging) afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.(41)
48. Hoewel de verwijzingsbeslissing mij slechts beperkte informatie verstrekt om meer gedetailleerde opmerkingen te maken over de bij de verwijzende rechter aanhangige zaak, zou ik niet meteen uitsluiten dat de verkoop van de door het jongere nationale merk aangeduide waren en diensten door het oudere Unilever-merk kan worden bevorderd. Bij de beoordeling of er sprake is van een ernstig gevaar van een ongerechtvaardigd voordeel, dient de verwijzende rechter dus met name na te gaan in hoeverre het Unilever-merk bekend is en welk imago ervan uitgaat(42), en of er sprake is (of zal zijn) van een overdracht van enig voordeel naar het jongere merk. Bij identieke of soortgelijke waren ligt de overdracht van voordelen immers bijna voor de hand.(43) Omgekeerd is dat soort „kruisbestuiving”(44) bij waren en diensten die niet soortgelijk zijn, doorgaans moeilijker aantoonbaar.
49. Bijgevolg moet de verwijzende rechter bij zijn analyse van de tweede voorwaarde van artikel 4, lid 3, van de richtlijn bijzondere aandacht besteden aan de kennis bij het relevante publiek in Hongarije. In dat verband geldt dat hoe sterker de reputatie en hoe directer en sterker het Unilever-merk door het aangevraagde teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dit ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
IV – Conclusie
50. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, de vragen van de Fővárosi Törvényszék te beantwoorden als volgt:
„1) Voor de toepassing van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten kan het – afhankelijk van het specifieke merk dat als bekend wordt omschreven, en dus afhankelijk van het betrokken publiek – volstaan dat een gemeenschapsmerk bekend is in één lidstaat, die niet de staat hoeft te zijn waarin een beroep wordt gedaan op die bepaling. Dienaangaande zijn de beginselen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld voor het vereiste van normaal gebruik van een merk, niet relevant om vast te stellen of er sprake is van bekendheid in de zin van artikel 4, lid 3, van de richtlijn.
2) Wanneer het oudere gemeenschapsmerk niet bekend is in de lidstaat waarin een beroep wordt gedaan op artikel 4, lid 3, van de richtlijn, moet worden aangetoond dat een commercieel relevant gedeelte van het relevante publiek in die lidstaat een verband zal leggen met het oudere merk om te bewijzen dat zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit of afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het gemeenschapsmerk in de zin van die bepaling. In dat verband is de sterkte van het oudere merk een belangrijk element bij het bewijs van een dergelijke associatie.”