CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
E. SHARPSTON
van 7 december 2017(1)
Gevoegde zaken C‑85/16 P en C‑86/16 P
Kenzo Tsujimoto
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
„Hogere voorzieningen – Aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk – ‚KENZO ESTATE’ – Ouder Uniemerk ‚Kenzo’ – Relatieve weigeringsgronden – Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 – Uitlegging van de zinsnede ‚indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk’ – Vraag of het gebruik van de voornaam van een persoon een gebruik met geldige reden vormt”
1. Met de onderhavige hogere voorzieningen verzoekt Kenzo Tsujimoto (hierna: „Tsujimoto”) het Hof om twee arresten van het Gerecht van 2 december 2015, Tsujimoto/BHIM(2) en Tsujimoto/BHIM(3), te vernietigen. Het Hof heeft mij verzocht mij in deze conclusie te richten op één deel van Tsujimoto’s hogere voorziening, namelijk de uitlegging van de relatieve weigeringsgronden voor inschrijving van een merk, zoals uiteengezet in artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk(4). Waar het hier om gaat is of het woordmerk „KENZO ESTATE”, dat Tsujimoto als een Uniemerk wilde inschrijven binnen de betekenis van de uitdrukking „gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk” in die bepaling valt. Tsujimoto betoogt dat, omdat dat merk gedeeltelijk uit zijn voornaam „Kenzo” bestaat, de registratie ervan een gebruik met geldige reden zou vormen en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 derhalve niet van toepassing is.
Verordening nr. 207/2009
2. Overweging 7 vermeldt dat „[h]et recht op het [Unie]merk […] alleen [kan] worden verkregen door de inschrijving en deze […] met name [wordt] geweigerd indien het merk onderscheidend vermogen mist, indien het ongeoorloofd is of indien oudere rechten zich ertegen verzetten.”
3. In artikel 8 worden de gronden genoemd waarop kan worden bepaald of de aanvraag tot inschrijving van een merk moet worden geweigerd wanneer de houder van een ouder merk een oppositieprocedure heeft ingesteld. Die gronden zijn tweeledig. De inschrijving van een aangevraagd merk wordt geweigerd „wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven” [artikel 8, lid 1, onder a)]. Inschrijving wordt eveneens geweigerd „wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk” [artikel 8, lid 1, onder b)]. Onder een ouder merk in de zin van artikel 8, lid 2, worden onder andere Uniemerken verstaan [artikel 8, lid 2, onder a), i)].
4. Artikel 8, lid 5, bepaalt dat „[n]a oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, […] de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens [wordt] geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder [Unie]merk een in de [Unie] bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk”.(5)
5. Gelijkaardige bewoordingen als die in artikel 8, lid 5, zijn gebruikt in artikel 9 („Rechten verbonden aan het [Unie]merk”) in afdeling 2 („Rechtsgevolgen van het [Unie]merk”). Artikel 9, lid 1, somt de omstandigheden op waaronder het de houder van een Uniemerk is toegestaan iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden. Hieronder vallen, in artikel 9, lid 1, onder c), het gebruik van een teken „dat gelijk is aan of overeenstemt met het [Unie]merk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het [Unie]merk ingeschreven is, indien het een in de [Unie] bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere [Unie]merk”.(6)
6. Afdeling 2 bevat tevens artikel 12 („Beperking van de aan het [Unie]merk verbonden rechtsgevolgen”). Dit artikel bepaalt dat „[h]et aan het [Unie]merk verbonden recht […] de houder niet toe[staat] een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken:
(a) van diens naam of adres;
(b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
(c) van het merk, wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,
voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”
7. Op grond van artikel 15 van verordening nr. 207/2009 kan een Uniemerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, vatbaar zijn voor bepaalde sancties. Eveneens kunnen (krachtens artikel 51) de rechten van de houder vervallen worden verklaard wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt. In die geest bepaalt artikel 54 dat de houder die het gebruik van een jonger Uniemerk gedurende vijf opeenvolgende jaren heeft gedoogd, niet meer op grond van het oudere merk nietigheid van jongere merk kan vorderen of bezwaar kan maken tegen het gebruik van het jongere merk.
Achtergrond van de onderhavige procedure
Zaak C‑85/16 P
8. Op 21 januari 2008 heeft Tsujimoto een aanvraag ingediend tot internationale inschrijving van het woordteken „KENZO ESTATE” (hierna: „aangevraagd merk”) als een merk in de toenmalige Europese Gemeenschap. De waren waarvoor inschrijving was aangevraagd, bevonden zich in klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice(7); zij komen overeen met de beschrijving: „Wijn, alcoholische fruitdranken; westerse likeuren (in het algemeen)”. Die aanvraag werd op 17 maart 2008 gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 12/2008. Op 16 december 2008 heeft Kenzo SA (de interveniënte voor het Gerecht, hierna: „Kenzo”) krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld, waarbij zij artikel 8, lid 5, van die verordening inriep. De oppositie was gebaseerd op het oudere Uniemerk „KENZO”, dat op 20 februari 2001 was ingeschreven voor waren in onder andere de klassen 3, 18 en 25 van de Classificatie van Nice.(8) Op 20 december 2011 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen. Kenzo heeft tegen dat besluit beroep ingesteld bij de kamer van beroep.
9. Op 22 mei 2013 heeft de kamer van beroep het beroep van Kenzo in zijn geheel toegewezen. Zij oordeelde dat aan de drie cumulatieve voorwaarden in artikel 8, lid 5, was voldaan: i) de merken in kwestie stemden voor een niet-verwaarloosbaar deel van het relevante publiek in hoge mate met elkaar overeen; ii) in tegenstelling tot het oordeel van de oppositieafdeling was het oudere merk een bekend merk, en iii) het aangevraagde merk zou meeliften op het succes van het oudere merk. De kamer van beroep kwam tot het oordeel dat het risico bestond dat het merk dat Tsujimoto wilde inschrijven ongerechtvaardigd voordeel zou trekken van de reputatie van het oudere merk „KENZO” in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
10. Op 8 augustus 2013 heeft Tsujimoto tegen die beslissing beroep ingesteld bij het Gerecht. Hij heeft twee middelen aangevoerd. Hij stelde dat de kamer van beroep artikel 76, lid 2(9), en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 had geschonden. Het Gerecht verwierp het beroep in zijn geheel en verwees Tsujimoto in de kosten.
Zaak C‑86/16 P
11. Op 18 augustus 2009 heeft Tsujimoto een nadere aanvraag ingediend tot internationale inschrijving van het woordteken „KENZO ESTATE” (hierna: „aangevraagd merk”) als een merk in de toenmalige Europese Gemeenschap. De waren en diensten waarvoor inschrijving was gevraagd, bevinden zich in de klassen 29, 30, 31, 35, 41 en 43 van de Classificatie van Nice.(10) Het verzoek tot inschrijving is gepubliceerd in het Blad van Gemeenschapsmerken nr. 44/2009 van 16 november 2009. Op 12 augustus 2010 heeft Kenzo oppositie ingesteld op grond van artikel 41 van verordening nr. 207/2009 en riep daarbij artikel 8, lid 5, van die verordening in. De oppositie was wederom gebaseerd op het oudere merk „KENZO”, dat op 20 februari 2001 was ingeschreven voor waren in onder andere de klassen 3, 18 en 25 van de Classificatie van Nice.
12. Bij beslissing van 24 mei 2012 heeft de oppositieafdeling de oppositie van Kenzo afgewezen. Op 23 juli 2012 is Kenzo tegen die beslissing in beroep gegaan bij de kamer van beroep die bij beslissing van 3 juli 2013 het beroep van Kenzo gedeeltelijk toewees. De kamer van beroep oordeelde met betrekking tot de waren in de klassen 29 tot en met 31 (die vielen onder de door Tsujimoto aangevraagde inschrijving) dat deze niet werden beschouwd als luxegoederen en dat zij niet steevast in verband werden gebracht met de wereld van glamour en mode. De kamer van beroep was van opvatting dat het gewone levensmiddelen voor massaconsumptie betrof die op iedere straathoek konden worden gekocht en dat zij slechts marginaal verband hielden met de waren van Kenzo. De kamer van beroep wees de oppositie met betrekking tot die waren derhalve af. Het wees de oppositie met betrekking tot de waren en diensten in de klassen 35, 41 en 43 van de Classificatie van Nice evenwel toe.
13. Op 26 september 2013 heeft Tsujimoto tegen die beslissing beroep ingesteld bij het Gerecht. Hij stelde dat de kamer van beroep artikel 76, lid 2, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 had geschonden. Het Gerecht heeft het beroep in zijn geheel verworpen en heeft Tsujimoto verwezen in de kosten.
Hogere voorzieningen en procedure voor het Hof
14. Tsujimoto verzoekt het Hof in de twee onderhavige zaken om:
– vernietiging van het arrest van het Gerecht;
– definitieve afdoening van de zaak;
– verwijzing van het EUIPO en van Kenzo in de kosten van de procedure, daaronder begrepen de procedures voor de kamer van beroep.
15. Het EUIPO en Kenzo verzoeken het Hof om beide hogere voorzieningen af te wijzen en Tsujimoto te verwijzen in de kosten van de procedures.
16. In beide zaken voert Tsujimoto twee gronden aan voor de hogere voorziening. Hij stelt ten eerste dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009. Met de tweede grond, die is opgedeeld in vier middelen, verwijt Tsujimoto het Gerecht artikel 8, lid 5, van die verordening te hebben geschonden. Het vierde middel van die grond is hetzelfde in zowel zaak C‑85/16 P als zaak C‑86/16 P. In dat middel is een nieuwe rechtsvraag aan de orde en ik zal daarom in deze conclusie mij alleen op die vraag richten.
Vierde middel van de tweede beroepsgrond – onjuiste uitlegging van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 – gebruik „zonder geldige reden” van het aangevraagde merk
17. Tsujimoto betoogt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het teken dat hij wilde inschrijven (KENZO ESTATE) bevat zijn voornaam: gebruik van dat teken was derhalve met geldige reden. Tsujimoto voert ook aan dat de argumentatie van het Gerecht ontoereikend is, aangezien erin louter wordt vermeldt dat „niet is aangetoond dat er sprake was van een geldige reden”. Hij stelt dat het Gerecht een beoordelingsfout heeft gemaakt door niet te beslissen dat de kamer van beroep haar oordeel dat het gebruik van Tsujimoto’s voornaam in het teken KENZO ESTATE een gebruik zonder geldige reden betrof, had moeten motiveren.
Bestreden arresten
18. Het Gerecht heeft geoordeeld dat de kamer van beroep terecht had beslist dat inschrijving van het door Tsujimoto aangevraagde merk een gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel zou vormen voor de reputatie van het oudere merk. Het bevestigde het oordeel van de kamer dat Tsujimoto’s merk „[…] zou meeliften op het succes van het oudere merk met de bedoeling te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk en, zonder enige financiële vergoeding, voordeel te behalen uit de commerciële inspanningen die [Kenzo] heeft geleverd om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden”.(11)
19. Het Gerecht herinnerde er in zijn arrest aan dat Tsujimoto had aangevoerd dat de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 had geschonden door geen rekening te houden met het argument dat hij eenvoudigweg trachtte zijn voornaam als een merk in te schrijven.(12) Het Gerecht besliste als volgt:
„Er dient op te worden gewezen dat de kamer van beroep op het argument van aanvrager antwoordde dat ‚geen geldige reden was aangetoond’ (punt 50 van de bestreden beslissing). Dat antwoord is weliswaar bondig, maar voldoende. In verordening nr. 207/2009 is niet voorzien in een onvoorwaardelijk recht om een naam als een gemeenschapsmerk in te schrijven [zie in die zin arrest van 25 mei 2011, Prinz von Hannover/BHIM (weergave van wapenschild), T‑397/09, EU:T:2011:246, punt 29], laat staan een voornaam. Dientengevolge is het feit dat aanvragers voornaam Kenzo is, niet genoeg om een geldige reden te vormen voor het gebruik van het merk waarvan de inschrijving wordt gevraagd in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 […].
Hieruit volgt dat het vierde onderdeel van het tweede middel moet worden afgewezen.”(13)
Beoordeling
Motiveringsplicht
20. Met zijn argument dat het Gerecht zijn arresten ontoereikend heeft gemotiveerd, voert Tsujimoto in wezen aan dat het Gerecht niet heeft gemotiveerd waarom het de beslissingen van de kamer van beroep dat het gebruik van zijn voornaam in het aangevraagde merk een gebruik zonder geldige reden was in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, in stand heeft gehouden.
21. De motiveringsplicht vloeit voort uit artikel 36 van het Statuut van het Hof van Justitie, dat krachtens artikel 53, eerste alinea, ervan op het Gerecht toepasselijk is, en uit artikel 117 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.(14) Uit vaste rechtspraak volgt dat het Hof het Gerecht er niet toe verplicht een uiteenzetting te geven die volledig en één voor één alle argumenten van de partijen in het geding volgt en dat de motivering van het Gerecht dus impliciet kan zijn, mits de belanghebbenden de redenen kunnen kennen waarom het Gerecht hun argumenten heeft afgewezen en het Hof over voldoende elementen beschikt om zijn toezicht uit te oefenen.(15)
22. Uit de bestreden arresten wordt duidelijk dat het Gerecht Tsujimoto’s argument betreffende het gebruik van diens voornaam heeft onderzocht. Het Gerecht was van oordeel dat, hoewel het antwoord van de kamer van beroep „bondig” was, het niettemin toereikend was.(16) Het is juist dat het Gerecht niet tot in detail heeft aangegeven hoe het de uitlegging van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 beoordeelt. Die rechter heeft evenwel uitdrukkelijk aangegeven dat het van oordeel is dat het niet volstaat te beweren dat het gebruik van een voornaam op zichzelf een geldige reden vormt in de zin van die bepaling. Ik ben daarom van mening dat het mogelijk is om op grond van de beslissing van het Gerecht vast te stellen waarom het Tsujimoto’s middel dienaangaande heeft afgewezen.
Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009
23. In wezen draait Tsujimoto’s zaak om het recht het merk KENZO ESTATE in te schrijven, omdat hij het woord „Kenzo” te goeder trouw heeft gebruikt aangezien het zijn voornaam is.
24. Ik ben het niet met Tsujimoto eens. Naar mijn mening volgt uit het feit dat Kenzo zijn voornaam is, niet dat het gebruik van het merk dat hij wilde laten inschrijven een gebruik „met geldige reden” vormde in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Het woordteken Kenzo was ingeschreven in 2001: ongeveer acht jaar vóór Tsujimoto’s aanvraag tot inschrijving. Het recht op dat merk is beschermd op grond van verordening nr. 207/2009 en de geboden bescherming wordt niet weggenomen, eenvoudigweg omdat Kenzo in Japan nu eenmaal een vrij veel voorkomende voornaam is.
25. Ik zal mijn analyse beginnen met enkele opmerkingen vooraf. Vaststaat dat het woordmerk Kenzo in de onderhavige zaken het „oudere merk” is in de zin van artikel 8, lid 2, onder a), i), van verordening nr. 207/2009. In punt 54 van zijn arresten heeft het Gerecht het oordeel van de kamer van beroep bevestigd dat Tsujimoto’s merk „zou meeliften op het succes van het oudere merk” en dus schade zou berokkenen aan de houder, Kenzo.
26. Wat de uitlegging van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 betreft, dient in de eerste plaats in gedachten te worden gehouden dat de uitdrukking „gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk” niet in die verordening is gedefinieerd. Bij de uitlegging van dat begrip dient derhalve te worden uitgegaan van de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan het deel uitmaakt en moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de context van de bepaling waarin het begrip voorkomt.(17)
27. In de tweede plaats heeft, binnen de bij verordening nr. 207/2009 neergelegde regeling, artikel 8 als opschrift „Relatieve weigeringsgronden”. Daarin zijn de regels uitgestippeld voor de beslechting van geschillen wanneer op grond van een ouder merk de houder ervan rechten heeft op het moment dat een latere aanvraag tot inschrijving wordt gedaan. Artikel 9 zet uiteen welk rechten een Uniemerk aan de houder ervan geeft. Op grond van die bepaling heeft deze het recht om iedere derde (die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen) het gebruik te verbieden van een gelijk of soortgelijk teken dat wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven [artikel 9, lid 1, onder a)]. Hij mag ook het gebruik verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan [artikel 9, lid 1, onder b)]. De tekst van artikel 9, lid 1, onder c) (dat betrekking heeft op „gebruik zonder geldige reden”) is gelijk aan de laatste voorwaarde van artikel 8, lid 5. Naar mijn mening moeten deze twee bepalingen op onderling overeenstemmende wijze worden uitgelegd om te verzekeren dat verordening nr. 207/2009 op een coherente wijze wordt uitgelegd.(18)
28. In de derde plaats delen verordening nr. 207/2009 en de merkenrichtlijn een gezamenlijke geschiedenis en beider doel is de vaststelling van een Europese merkenregeling.(19) De bepalingen in die richtlijn die parallel zijn aan artikel 8, lid 5, en artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 zijn respectievelijk artikel 4, lid 4, onder a), en artikel 5, lid 2. Het lijkt mij daarom passend om bij ieder onderzoek van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, te verwijzen naar bestaande rechtspraak waarbij de parallelle bepalingen in de merkenrichtlijn zijn uitgelegd. Het Gerecht heeft reeds geoordeeld dat de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn eveneens van toepassing is op artikel 4, lid 4, onder a), van die richtlijn.(20) Ik ben van mening dat dezelfde benadering dient te worden gevolgd met betrekking tot artikel 8, lid 5, en artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009.
29. Wat de regeling van verordening nr. 207/2009 betreft, verschaft de beslissing van het Hof in de zaak Levi Strauss(21) enkele nuttige richtsnoeren, die naar mijn mening naar analogie kunnen worden toegepast. Het wettelijke kader vereist dat er bij de vaststelling van de omvang van de bescherming van rechten gevolgen worden verbonden aan het gedrag van de houder van die rechten.(22)
30. Aldus bepaalt artikel 15 dat een merk waarvan de houder nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid, in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, vatbaar is voor de sancties van verordening nr. 207/2009, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken. Op grond van artikel 51 van verordening nr. 207/2009 kunnen de rechten van de houder van het Uniemerk vervallen worden verklaard wanneer het in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt of wanneer het door toedoen of nalaten van de merkhouder de gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst. Ten slotte kan volgens artikel 54 de houder van een ouder merk, die gedurende vijf opeenvolgende jaren het gebruik van een in de Unie ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd, in beginsel niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt.(23)
31. Die bepalingen geven aan dat verordening nr. 207/2009 in het algemeen beoogt een goed evenwicht te vinden. De belangen van de houder van een merk betreffen de handhaving van de wezenlijke functie van zijn merk. Die functie houdt in aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong te waarborgen, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. De merkhouder moet worden beschermd tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien. Het tegengewicht omvat het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over merken om hun waren en diensten aan te duiden.(24)
32. Bijgevolg is de bescherming van de rechten die de houder van een merk aan verordening nr. 207/2009 ontleent, niet onvoorwaardelijk, aangezien zij, om die twee groepen belangen af te wegen, met name beperkt is tot de gevallen waarin deze merkhouder voldoende oplettend is door bezwaar te maken tegen het gebruik door andere marktdeelnemers van tekens die inbreuk kunnen maken op zijn merk.(25) Dat is precies het geval in onderhavige zaken, waarin Kenzo zich actief heeft verzet tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. Kenzo beoogt derhalve de wezenlijke functie van zijn oudere merk te handhaven.
33. Komt binnen de regeling van verordening nr. 207/2009 Tsujimoto’s aanvraag tot inschrijving van een merk dat diens voornaam omvat, neer op gebruik met geldige reden in de zin van artikel 8, lid 5, van die verordening?(26)
34. Het arrest van het Hof in de zaak Leidseplein Beheer en De Vries, dat betrekking heeft op artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn, noemt enkele beginselen die nuttig kunnen blijken bij het onderzoek van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Het Hof heeft hier gesteld dat de bescherming die aan een bekend merk wordt geboden, ruim is. In onderhavige zaak heeft Kenzo aangetoond dat er sprake is van schade aan het oudere merk, voor zover wordt geoordeeld dat Tsujimoto’s merk mee zou liften op het succes van dat merk.(27) Dientengevolge staat het aan Tsujimoto om te bewijzen dat hij niettemin een geldige reden heeft om KENZO ESTATE te laten inschrijven.(28) Het begrip geldige reden kan niet alleen objectief dwingende redenen omvatten, maar kan ook aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk. Dat begrip kan niet tot gevolg hebben dat ten gunste van Tsujimoto rechten worden erkend die zijn verbonden met een ingeschreven merk. Maar wanneer een geldige reden is bewezen, wordt de houder van het bekende merk (in dit geval Kenzo) verplicht het gebruik van het daarmee overeenstemmende teken te tolereren.(29)
35. Mij lijkt het dat wanneer die beginselen hier worden toegepast, de balans niet uitslaat in het voordeel van Tsujimoto.
36. In het arrest Leidseplein Beheer en de Vries was niet in het geding dat de derde (De Vries, houder van het teken in kwestie) dat teken had laten inschrijven en dat het gebruik dateerde van voordat de houder die zich wilde beroepen op artikel 5, lid 2, van de merkenrichtlijn (Red Bull GmbH) zijn eigen merk had laten inschrijven.(30) In de onderhavige zaak heeft Tsujimoto evenwel een aanvraag tot inschrijving van het teken KENZO ESTATE ingediend acht jaar nadat het Uniemerk Kenzo was ingeschreven.(31)
37. Het is dus niet de vraag of Tsujimoto’s teken door het relevante publiek was aanvaard en wat de reputatie ervan was. In het licht daarvan doet het loutere feit dat Tsujimoto graag zijn voornaam als een merk zou willen gebruiken de balans niet in zijn voordeel uitslaan in de zin van de afweging die moet worden verricht bij de vaststelling of hij gebruik met geldige reden kan aantonen.
38. Als het feit dat Tsujimoto’s voornaam Kenzo is, zwaarder zou moeten wegen dan de schade die wordt berokkend aan de houder van een bestaand Uniemerk, zou dit de bescherming die wordt geboden door verordening nr. 207/2009 wezenlijk ondermijnen. Een dergelijk gebruik automatisch kenschetsen als een gebruik met geldige reden, zou betekenen dat ieder ouder merk dat een naam omvat zijn wezenlijke functie zou verliezen.
39. Het idee om namen als merken te gebruiken, is allesbehalve ongebruikelijk.(32) Het Hof heeft derhalve geoordeeld dat in zaken waarin verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, rekening dient te worden gehouden met de specifieke elementen van de aan de orde zijnde zaak, bijvoorbeeld of de betrokken persoon bekend is.(33) Het lijkt helder dat wanneer een naam is ingeschreven als een merk op grond van verordening nr. 207/2009 de wezenlijke functie van het merk het beschermen is van de belangen van de houder op grond van die verordening. Hieruit kan niet worden afgeleid (zoals Tsujimoto beweert) dat enkel omdat het merk dat hij wilde laten inschrijven gedeeltelijk uit zijn voornaam bestaat, dat een gebruik met geldige reden vormt.
40. Met betrekking tot de doelstellingen van de relatieve weigeringsgronden vermeldt overweging 7 van verordening nr. 207/2009 dat „[inschrijving] met name [wordt] geweigerd indien het merk onderscheidend vermogen mist, indien het ongeoorloofd is of indien oudere rechten zich ertegen verzetten”. Dat geeft aan dat inschrijving moet worden geweigerd wanneer het merk waarvan de inschrijving wordt gevraagd, onverenigbaar wordt geacht met een ouder merk in de zin van artikel 8, lid 5. De tekst van die bepaling verwijst naar situaties waarin door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk. De verklaring van het Gerecht in punt 54 van de bestreden arresten, waarbij het oordeel van de kamer van beroep dat het merk dat Tsujimoto wilde laten inschrijven „zou meeliften op het succes van Kenzo’s oudere merk” is een duidelijke aanwijzing dat die rechter van oordeel was dat Tsujimoto’s merk ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit het oudere merk.
41. Ik kom tot de conclusie dat het gebruik van Tsujimoto’s voornaam in het teken dat hij wilde laten inschrijven geen gebruik met geldige reden in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 vormt.
42. Voor de goede orde voeg ik hieraan toe dat het een houder van een Uniemerk niet is toegestaan een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van diens naam of adres, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.(34) Verordening nr. 207/2009 garandeert dus dat een persoon in Tsujimoto’s situatie niet wordt belet in het economisch verkeer gebruik te maken van zijn voornaam als gevolg van de oudere inschrijving van Kenzo.
43. Dat strookt met artikel 7 van het Handvest dat het recht waarborgt op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven. Het Hof heeft herhaaldelijk geoordeeld dat de naam van een persoon een bestanddeel is van zijn identiteit en zijn privéleven. Wij identificeren ons door onze naam te gebruiken. De naam van een persoon verbindt hem ook met zijn familie en voorouders of erfgoed en heeft betrekking op zijn privéleven en familie- en gezinsleven.(35) Het feit dat Kenzo een gangbare voornaam (die toevallig Tsujimoto’s voornaam is) heeft laten inschrijven als een merk betekent nog niet dat dit van invloed is op zijn privé- of familie- en gezinsleven.
Kosten
44. Overeenkomstig artikel 137 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof wordt ten aanzien van de proceskosten beslist in het arrest waardoor een einde komt aan dit geding.
Conclusie
45. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging:
– het vierde middel van de tweede beroepsgrond ongegrond te verklaren, en
– aan het einde van het geding overeenkomstig het Reglement voor de procesvoering van het Hof over de kosten te beslissen als naar recht.