FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
M. SZPUNAR
fremsat den 7. september 2023 (1)
Sag C-361/22
Industria de Diseño Textil, SA (Inditex)
mod
Buongiorno Myalert SA
(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (øverste domstol, Spanien))
»Præjudiciel forelæggelse – varemærker – direktiv 89/104/EØF – direktiv 2008/95/EF – begrænsninger af varemærkets retsvirkninger – brug af varemærket for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse – betingelser for lovlighed«
I. Indledning
1. Tvisten i hovedsagen, som ligger til grund for den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse, står mellem en leverandør af informationstjenester via internettet og mobiltelefoni og indehaveren af varemærket ZARA vedrørende en angivelig krænkelse af de til dette varemærke knyttede rettigheder. I forbindelse med en reklamekampagne tilbød leverandøren af informationstjenester deltagelse i en lodtrækning, hvor en af præmierne var et gavekort til ZARA, hvis billede var blevet præsenteret som led i denne reklamekampagne. Indehaveren af varemærket anlagde krænkelsessøgsmål mod denne leverandør af tjenester, hvorved det blev gjort gældende, at sidstnævnte havde draget fordel af og skadet dette varemærkes omdømme.
2. Tvisten i hovedsagen befinder sig dermed muligvis på grænsen mellem varemærkeretten og lovgivningen om illoyale konkurrencehandlinger. Det præjudicielle spørgsmål i den foreliggende sag vedrører dog kun direktiverne om varemærkeret.
3. I denne henseende har indehaveren af et varemærke, som er registreret i en af medlemsstaterne, under de i disse direktiver fastsatte betingelser ret til at forbyde tredjemand visse anvendelser af tegnene, når disse anvendelser ikke overholder indehaverens intellektuelle ejendomsret.
4. Indehaverens eneret er imidlertid ikke absolut. Artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104/EØF (2) og direktiv 2008/95/EF (3) fastsatte således, at indehaveren ikke kunne forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket, når dette var nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele. I 2015 blev direktiv 2008/95 erstattet af direktiv (EU) 2015/2436 (4), hvis artikel 14, stk. 1, litra c), i hvert fald rent bogstaveligt synes at fastsætte en mere omfattende afgrænsning af varemærkets retsvirkninger end artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104 og direktiv 2008/95.
5. Idet den forelæggende ret finder, at den i den foreliggende sag omtvistede adfærd snarere er omfattet af denne mere udstrakte afgrænsning, ønsker den med det præjudicielle spørgsmål oplyst, om artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436 faktisk har ændret rækkevidden af den omhandlede afgrænsning, eller om denne bestemmelse vedrører anvendelser, som allerede fremgik implicit af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104 og direktiv 2008/95.
6. For så vidt som anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104 og 2008/95, har besvarelsen af dette spørgsmål formuleret på denne måde imidlertid en betydning, der rækker langt ud over de nationale varemærkeordninger.
7. Denne besvarelse vil nemlig for det første berøre EU-varemærkeordningen, der hviler på forordning (EF) nr. 207/2009 (5), som den 1. oktober 2017 blev erstattet ved forordning (EU) 2017/1001 (6). I den mellemliggende periode blev forordning nr. 207/2009 ændret ved forordning (EU) 2015/2424 (7). Artikel 12, litra c), i forordning nr. 207/2009 fastsatte en afgrænsning, der svarede til den, der fremgik af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104. Forordning 2015/2424 ændrede førstnævnte bestemmelse ved i det væsentlige at gentage ordlyden af artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436.
8. For det andet følger det af Domstolens faste praksis, at grænsen for retsvirkningerne af en varemærkeindehavers rettigheder som fastsat af EU-lovgiver, tilsigter at forene de grundlæggende hensyn til beskyttelsen af varemærkerettighederne med hensynet til varernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed inden for det indre marked, således at varemærkeretten kan udfylde sin funktion som et afgørende element i den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten (8).
II. Retsforskrifter
A. EU-retten
1. Direktiv 89/104
9. Artikel 5 i direktiv 89/104 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket« havde følgende ordlyd:
»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af
a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret
b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket
2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.
3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes
a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage
b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn
c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn
d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.
[…]«
10. Artikel 6 i direktiv 89/104 med overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger« fastsatte i stk. 1 følgende:
»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af
[…]
b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen
c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele
for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.«
2. Direktiv 2008/95
11. Direktiv 89/104 blev ophævet og erstattet ved direktiv 2008/95, som trådte i kraft den 28. november 2008. Ved direktiv 2008/95 blev der ikke foretaget væsentlige ændringer af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 eller af samme direktivs artikel 6, stk. 1, litra b) og c).
3. Direktiv 2015/2436
12. Direktiv 2015/2436, hvorved direktiv 2008/95 blev ophævet og erstattet med virkning fra den 15. januar 2019, fastsætter i artikel 14 med overskriften »Begrænsninger i et varemærkes retsvirkninger« følgende:
»1. Et varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:
[…]
c) varemærket for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke, navnlig når anvendelsen af varemærket er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.
2. Stk. 1 finder kun anvendelse, når tredjemands anvendelse er i overensstemmelse med god markedsføringsskik.
[…]«.
B. Spansk ret
13. Artikel 34 i Ley 17/2001 de Marcas (lov nr. 17/2001 om varemærker) af 7. december 2001 (BOE nr. 294 af 8.12.2001, s. 45579) i den affattelse, der finder anvendelse på tvisten i hovedsagen (herefter »varemærkeloven«), gennemførte artikel 5 i direktiv 89/104 i spansk ret. Denne artikel havde følgende ordlyd:
»1. Registreringen af varemærket giver indehaveren eneret til at gøre erhvervsmæssig brug af det.
2. Indehaveren af det registrerede varemærke kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af
a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret
b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket
c) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i Spanien, og brugen af tegnet uden skellig grund kan indikere en forbindelse mellem disse varer eller tjenesteydelser og indehaveren af varemærket, eller generelt når denne brug ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det registrerede varemærkes særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«
14. Varemærkelovens artikel 37, stk. 1, litra c), som gennemførte artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104 i spansk lovgivning, havde følgende ordlyd:
»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug heraf, forudsat at en sådan anvendelse sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik i industri- eller handelsmæssig henseende:
[…]
c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele, for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.«
15. Efter ikrafttrædelsen af direktiv 2015/2436 ændrede den spanske lovgiver varemærkelovens artikel 37, stk. 1, litra c), som nu har følgende ordlyd:
»1. Et varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:
[…]
c) varemærket med henblik på at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke, navnlig når anvendelsen af varemærket er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.«
III. Faktiske omstændigheder i hovedsagen
16. Buongiorno Myalert SA (herefter »Buongiorno«) er et selskab, som i 2010 leverede informationstjenester via internettet og mobiltelefoni. Samme år lancerede selskabet en kampagne for abonnement på en tjeneste til levering af multimedieindhold pr. sms, som det markedsførte under navnet »Club Blinko«, hvor det tilbød deltagelse i en lodtrækning, hvor præmien var et gavekort fra ZARA på 1 000 EUR. Efter at have klikket på et banner for at få adgang til lodtrækningen fik abonnenten på skærmen vist tegnet »ZARA« omgivet af et rektangel, der mindede om formatet på et gavekort.
17. Selskabet Industria de Diseño Textil, SA (herefter »Inditex«) anlagde krænkelsessøgsmål mod Buongiorno om krænkelse af enerettighederne for et nationalt varemærke, der beskyttede tegnet »ZARA«. Til støtte for søgsmålet gjorde Inditex, på grundlag af varemærkelovens artikel 34, stk. 2, litra b) og c), gældende, at der forelå en risiko for forveksling, at der blev draget fordel af varemærkets renommé, og at dette varemærke blev skadet.
18. Buongiorno benægtede, at der havde fundet en krænkelse af rettighederne til varemærket ZARA sted, idet den specifikke anvendelse af dette mærke ikke havde været som et varemærke, men som oplysning om, hvad en af de gaver, der blev tilbudt vinderen af lodtrækningen, bestod i. Ifølge Buongiorno faldt en sådan »referenceanvendelse« inden for en lovlig anvendelse af tredjemands særskilte varemærker, reguleret i varemærkelovens artikel 37.
19. Retten i første instans frifandt Buongiorno. Efter at have konstateret, at Buongiornos brug af varemærket ZARA ikke udgjorde en »referenceanvendelse«, der var omfattet af varemærkelovens artikel 37, fastslog retten, at betingelserne i varemærkelovens artikel 34, stk. 2, litra b) og c), ikke var opfyldt.
20. Inditex iværksatte appel til prøvelse af denne afgørelse, hvorved selskabet gjorde gældende, at der forelå en krænkelse af varemærket som omhandlet i varemærkelovens artikel 34, stk. 2, litra c). Denne appel blev forkastet af retten i anden instans, som fastslog, at brugen af varemærket ikke skadede mærkets omdømme, og der heller ikke var tale om en forkert brug af dets omdømme.
21. Inditex har iværksat kassationsappel ved Tribunal Supremo (øverste domstol, Spanien), den forelæggende ret i denne sag.
22. I betragtning af brugen af udtrykket »navnlig« i artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436, der sammenkæder den mere generelle adfærd (»at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke«), som ikke fremgik af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104, med den mere specifikke adfærd, som blev omhandlet i sidstnævnte direktiv (når anvendelsen af varemærket »er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele«), er den forelæggende ret i tvivl om anvendelsesområdet for denne indføjelse, der er indført i artikel 14, stk. 1, litra c), i førstnævnte direktiv. Den forelæggende ret ønsker oplyst, om det er en forklaring af noget, der måtte forstås implicit opregnet i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104, eller om anvendelsesområdet for »referenceangivelse« er blevet udvidet. Ifølge den forelæggende ret er den adfærd, der blev udvist af Buongiorno, bedre i overensstemmelse med den nuværende ordlyd af artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436 end den i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104.
23. Den forelæggende ret oplyser, at parterne i hovedsagen er blevet hørt om, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at forelægge Domstolen et præjudicielt spørgsmål om fortolkningen af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104: »For det tilfælde, hvor det – som konsekvens af, at kassationsappellen tages til følge – baseret på krænkelsen af varemærkelovens artikel 34, stk. 2, litra c), måtte blive nødvendigt at undersøge, om grænsen for varemærkets retsvirkninger i varemærkelovens artikel 37, [stk. 1], litra c), var overholdt«.
IV. Det præjudicielle spørgsmål og retsforhandlingerne for Domstolen
24. På denne baggrund har Tribunal Supremo (øverste domstol) ved kendelse af 12. maj 2022, indgået til Domstolen den 3. juni 2022, besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen et præjudicielt spørgsmål med følgende ordlyd:
»Skal artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv [89/104] fortolkes således, at den implicit omfatter den mere generelle adfærd, som artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv [2015/2436] nu henviser til: brug af »varemærket for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke«?«
25. Der er indgivet skriftlige indlæg af parterne i hovedsagen og den spanske regering samt Europa-Kommissionen. Der er ikke blevet afholdt retsmøde.
V. Bedømmelse
A. Afgrænsning af det præjudicielle spørgsmål
26. Med sit præjudicielle spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at erhvervsmæssig brug af varemærket »for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke«, som nu er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436, er omfattet af førstnævnte bestemmelse.
27. Henset til bemærkningerne i parternes skriftlige indlæg vil det efter min opfattelse være relevant indledningsvis at anføre følgende betragtninger om afgrænsningen af det præjudicielle spørgsmål.
28. For det første skal det påpeges, at de faktiske omstændigheder i hovedsagen fandt sted i 2010, mens det præjudicielle spørgsmål henviser til artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104. Dette direktiv blev erstattet af direktiv 2008/95, som trådte i kraft den 28. november 2008. Sidstnævnte direktiv ændrede ganske vist ikke artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104, men det synes alligevel at finde anvendelse på tvisten i hovedsagen ratione temporis. Derfor henholder jeg mig i dette forslag til afgørelse til direktiv 2008/95 og dette direktivs artikel 6, stk. 1, litra c), og jeg foreslår, at det præjudicielle spørgsmål omformuleres i denne henseende (9).
29. For det andet kunne det være fristende at omformulere det præjudicielle spørgsmål, således at den forelæggende ret hermed ønsker oplyst, om artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at denne bestemmelse omfatter adfærd, hvorved en tredjemand anvender varemærket som led i en reklamekampagne for at vise en præmie, som en af dennes kunder kan vinde ved en lodtrækning. En besvarelse af spørgsmålet, således som det er formuleret af den forelæggende ret, vil dog gøre det muligt for den at afgøre den verserende sag på hensigtsmæssig vis, hvorfor der ikke er behov for at træde i denne rets sted og omformulere spørgsmålet.
30. For det tredje har Buongiorno gjort gældende, at det præjudicielle spørgsmål ikke henviser til begrænsningerne af varemærkets retsvirkninger som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, hvorefter indehaveren af et varemærke ikke kan forbyde en tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen. Buongiorno har imidlertid anført, at selskabet allerede påberåbte sig denne bestemmelse i første instans som begrundelse for, at selskabets adfærd var lovlig. Buongiorno har derfor gjort gældende, at Domstolen med henblik på at kunne give den forelæggende ret en nyttig og udtømmende besvarelse også bør behandle det præjudicielle spørgsmål under hensyntagen til denne bestemmelse.
31. For så vidt som den forelæggende ret ikke har givet udtryk for tvivl om fortolkningen af artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, foreslår jeg heller ikke Domstolen at omformulere det præjudicielle spørgsmål på dette punkt med henblik på også at fortolke denne bestemmelse. Retten til at bestemme, hvilke spørgsmål der skal forelægges Domstolen, tilkommer nemlig alene den nationale ret, og parterne i hovedsagen kan ikke ændre deres indhold (10).
32. For fuldstændighedens skyld anføres det dog først, at artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 kun finder anvendelse, hvis den adfærd, der blev udvist af Buongiorno, anses for at være »brug« som omhandlet i dette direktivs artikel 5. For så vidt som dette forhold også synes at være omtvistet i lyset af anvendelsen af dette direktivs artikel 6, stk. 1, litra c), vil jeg vende tilbage til dette punkt i forbindelse med min materielle bedømmelse af det præjudicielle spørgsmål (11).
33. Dernæst er artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 som fastslået af Domstolen et udtryk for friholdelseskravet. For at en tredjemand kan påberåbe sig det friholdelseskrav, der ligger til grund for denne bestemmelse, skal den af tredjemand brugte angivelse vedrøre en egenskab ved den af tredjemand markedsførte vare eller præsterede ydelse (12). Endvidere har Domstolen fastslået, at anbringelsen af et tegn, der er identisk med et varemærke, som bl.a. er registreret for biler, på legetøjsbiler af dette mærke med henblik på en naturtro efterligning af disse biler, ikke foretages i den hensigt at angive en egenskab ved disse legetøjsbiler, men blot er en del af den naturtro efterligning af de virkelige biler (13).
34. I den foreliggende sag udgør det forhold, at en tredjemand viser en indehavers varemærke som led i en reklamekampagne for at gøre opmærksom på en præmie, som denne tredjemands kunder kan vinde ved en lodtrækning, i sidste ende snarere en angivelse af et kendetegn ved indehaverens vare end et kendetegn ved den forsyningstjeneste for multimedieindhold, der udbydes af denne tredjemand. Selv hvis det antages, at Inditex markedsførte gavekort ved at præsentere de kendetegn, der blev fremhævet i Buongiornos kampagne, kan det således ikke konstateres, at det med gengivelsen af disse gavekort i denne reklamekampagne blev tilsigtet at foretage en angivelse vedrørende et kendetegn ved den tjenesteydelse, der leveres af Buongiorno.
35. For det fjerde kan der i betragtning af de faktiske omstændigheder som beskrevet af den forelæggende ret ligeledes rejses det spørgsmål, om den adfærd, der blev udvist af Buongiorno, er omfattet af artikel 7 i direktiv 2008/95 med overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket«. Denne bestemmelse fastsatte, at de til varemærket knyttede rettigheder ikke gav indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke var markedsført inden for Fællesskabet under dette varemærke, medmindre skellig grund berettigede indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne.
36. Uden at foregribe besvarelsen af dette spørgsmål skal det indledningsvis anføres, at den forelæggende ret ikke anmoder om fortolkning af artikel 7 i direktiv 2008/95. Endvidere har Inditex gjort gældende, at idet der ikke var foretaget et første salg af varen, dvs. gavekortet, eller en første markedsføring med selskabets samtykke, var dets varemærkeret ikke udtømt på tidspunktet for Buongiornos brug af varemærket. Endelig har dette selskab i en anden sammenhæng gjort gældende, at det hverken markedsfører eller på det pågældende tidspunkt markedsførte gavekort med angivelse af de kendetegn, der fremgik af reklamekampagnen. Der er således tale om en ikke-eksisterende vare.
37. På baggrund af det ovenstående foreslår jeg, at den retlige problemstilling, der rejses ved det præjudicielle spørgsmål, udelukkende bedømmes under hensyntagen til forholdet mellem artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 og artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436. Det vil dog i første omgang være hensigtsmæssigt at behandle parternes argumenter om, hvorvidt det præjudicielle spørgsmål kan antages til realitetsbehandling.
B. Formaliteten
38. Inditex har fremsat to argumenter for, at den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse ikke kan antages til realitetsbehandling.
39. For det første har Inditex gjort gældende, at fortolkningen af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, hvilket den forelæggende ret også selv bemærker (14), kun vil være nyttig for denne ret, hvis den kassationsappel, hvorom den skal træffe afgørelse, tages til følge på grund af tilsidesættelse af varemærkelovens artikel 34, stk. 2, litra c), der som en national bestemmelse, hvorved den spanske lovgiver har gennemført den mulighed, der er fastsat i dette direktivs artikel 5, stk. 2, giver såkaldt »renommerede« varemærker en særlig beskyttelse. Ifølge Inditex er brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et renommeret varemærke, som omhandlet i denne sidstnævnte bestemmelse imidlertid i intet tilfælde i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik i industri- eller handelsmæssig henseende, hvorfor dette direktivs artikel 6, stk. 1, litra c), ikke kan påberåbes af en tredjemand, som gør brug af dette varemærke. Med risiko for at foregribe mine senere betragtninger tilføjer jeg, at den af Inditex fremførte argumentation for, at det præjudicielle spørgsmål ikke kan antages til realitetsbehandling, i materiel henseende også kan betragtes som et argument vedrørende fortolkningen af de ovenfor anførte bestemmelser (15).
40. For det andet har Inditex gjort gældende, at besvarelsen af det præjudicielle spørgsmål under alle omstændigheder ikke vil være nyttig, eftersom det er åbenbart utilstrækkeligt til at afgøre det retlige spørgsmål, der er opstået i hovedsagen. »Referenceanvendelse« af et varemærke er nemlig i sig selv ikke lovlig. For at en sådan brug er lovlig, skal den nemlig foretages »i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik i industri- eller handelsmæssig henseende« og overholde reglerne om konsumption af varemærkeretten i tilfælde af transaktioner vedrørende andres varer.
41. I denne henseende fører det argument, at et præjudicielt spørgsmål er baseret på en præmis, som den forelæggende ret endnu ikke har taget stilling til, således at dette spørgsmål skal anses for at være fremsat for tidligt og hypotetisk (16), eller det argument, at besvarelsen af et præjudicielt spørgsmål vil være utilstrækkelig til at afgøre tvisten i hovedsagen (17), ikke automatisk til den konklusion, at dette spørgsmål ikke kan antages til realitetsbehandling.
42. Det tilkommer nemlig udelukkende den nationale retsinstans, for hvem en tvist er indbragt, og som har ansvaret for den retsafgørelse, som skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere relevansen af det spørgsmål, den forelægger Domstolen. Når de forelagte spørgsmål vedrører fortolkningen af EU-retten, er Domstolen principielt forpligtet til at træffe afgørelse. Heraf følger, at der foreligger en formodning for, at et præjudicielt spørgsmål vedrørende EU-retten er relevant. Domstolen kan kun afslå at træffe afgørelse vedrørende et præjudicielt spørgsmål fra en national ret, såfremt det klart fremgår, at den ønskede fortolkning af en EU-retlig regel savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand, når problemet er af hypotetisk karakter, eller når Domstolen ikke råder over de faktiske og retlige oplysninger, som er nødvendige for, at den kan foretage en sagligt korrekt besvarelse af de forelagte spørgsmål (18).
43. Dette er ikke tilfældet i den foreliggende sag. For at træffe afgørelse om kassationsappellen skal den forelæggende ret ganske vist foretage vurderinger, som går forud for vurderingen af den retlige problemstilling, der rejses med det præjudicielle spørgsmål (brug af et renommeret varemærke som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95), og eventuelt foretage yderligere vurderinger, som følger efter denne vurdering (brug i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik i industri- eller handelsmæssig henseende). Imidlertid fremgår det ikke klart, om artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 finder anvendelse på en situation, hvor et varemærke bruges i forbindelse med en tredjemands reklamekampagne for at gøre opmærksom på en præmie, som en af denne tredjemands kunder kan vinde ved en lodtrækning.
44. I øvrigt har Kommissionen uden udtrykkeligt at rejse tvivl om, hvorvidt det præjudicielle spørgsmål kan antages til realitetsbehandling, gjort gældende, at det, for så vidt som den nationale ret i første instans ikke synes at have begået en retlig fejl ved at fastslå, at brugen af varemærket ZARA ikke var omfattet af nogen af de tilfælde af »brug af varemærket«, som er anført i varemærkelovens artikel 34, hvorved den spanske lovgiver har gennemført artikel 5 i direktiv 89/104, ikke er nødvendigt at vurdere, om betingelserne i varemærkelovens artikel 37 og i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 er opfyldt i den foreliggende sag. Imidlertid er jeg af den opfattelse, at Kommissionens argumentation ikke kan føre til, at det præjudicielle spørgsmål ikke kan antages til realitetsbehandling – af de samme grunde som dem, der er anført i punkt 41 og 42 i dette forslag til afgørelse angående Inditex’ argumentation.
45. Selv om jeg er lydhør over for de argumenter, Kommissionen har anført til støtte for sit synspunkt om, at Buongiornos adfærd ikke udgjorde brug som omhandlet i artikel 5 i direktiv 89/104, skal det nemlig erindres, at den forelæggende ret ikke har givet udtryk for tvivl om fortolkningen af denne bestemmelse, hvorfor det ikke kan konkluderes, at det præjudicielle spørgsmål ikke kan antages til realitetsbehandling (19).
46. Heraf følger, at det præjudicielle spørgsmål kan antages til realitetsbehandling.
C. Realiteten
47. Før jeg behandler den retlige problemstilling, der rejses med det præjudicielle spørgsmål, vil jeg kort bedømme det aspekt, som parterne har anført i deres skriftlige indlæg, angående kvalificeringen af Buongiornos adfærd som »brug af et tegn, der er identisk med eller ligner det renommerede varemærke« som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104.
48. Denne bedømmelse er relevant i to henseender. For det første er det nemlig en betingelse for, at artikel 6 i direktiv 2008/95 finder anvendelse, at en tredjemand foretager en brug af et varemærke, som indehaveren af varemærket kan modsætte sig som omhandlet i dette direktivs artikel 5. For det andet kan Inditex’ argument for, at det præjudicielle spørgsmål ikke kan antages til realitetsbehandling, ligeledes opfattes som et argument vedrørende realiteten, hvorefter det nævnte direktivs artikel 6, stk. 1, litra c), aldrig finder anvendelse, når der er tale om brug af et renommeret varemærke som omhandlet i samme direktivs artikel 5, stk. 2.
1. Brug af et renommeret varemærke som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95
49. Spørgsmålet om, hvorvidt en tredjemands adfærd i forbindelse med et varemærke kan være lovlig, henset til reglen i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, opstår kun, såfremt denne adfærd anses for at udgøre en brug som omhandlet i dette direktivs artikel 5 (20).
50. I den foreliggende sag anmoder den forelæggende ret om besvarelse af det præjudicielle spørgsmål for det tilfælde, at kassationsappellen tages til følge baseret på krænkelsen af varemærkelovens artikel 34, stk. 2, litra c), hvorved den spanske lovgiver har gennemført den mulighed, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95. Med andre ord bør den forelæggende ret, før den træffer afgørelse om argumentationen vedrørende referenceanvendelse, fastslå, at den adfærd, der blev udvist af Buongiorno, udgjorde brug af et tegn, der er identisk med eller ligner det renommerede varemærke, hvorved der uden skellig grund blev foretaget utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller hvorved dette særpræg eller renommé blev skadet.
51. Som anført i punkt 39 i dette forslag til afgørelse kan Inditex’ argumentation om det præjudicielle spørgsmåls hypotetiske karakter opfattes således, at en varemærkeindehavers ret til at modsætte sig brug som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95 ifølge dette selskab aldrig er omfattet af begrænsningerne i varemærkets retsvirkninger som fastsat i dette direktivs artikel 6, stk. 1, litra c).
52. I denne henseende har Inditex for det første gjort gældende, at referenceanvendelse af varemærket, således som det kræves i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), sammenholdt med artikel 6, stk. 1 in fine, i direktiv 2008/95, skal ske i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik i industri- eller handelsmæssig henseende. Ifølge Inditex fastslog Domstolen i dommen i sagen Gillette Company og Gillette Group Finland (21), at brugen af et varemærke ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, bl.a. når den skader varemærkets værdi ved en utilbørlig udnyttelse af dets særpræg eller renommé. For det andet har selskabet gjort gældende, at brugen af et renommeret varemærke som omhandlet i dette direktivs artikel 5, stk. 2, består i brug af et tegn, der er identisk med eller ligner det renommerede varemærke, hvorved der uden skellig grund foretages utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller hvorved dette særpræg eller renommé skades.
53. På denne baggrund er betingelserne for ulovlig brug som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 ifølge Inditex sammenfaldende med betingelserne for brug af et renommeret varemærke, som indehaveren af varemærket kan modsætte sig, som omhandlet i dette direktivs artikel 5, stk. 2, således at disse to bestemmelser udelukker hinanden gensidigt. Heraf har Inditex udledt, at en tredjemand, som gør brug af et renommeret varemærke, hvilket er ulovligt i henhold til dette direktivs artikel 5, stk. 2, ikke kan påberåbe sig at foretage en »referenceanvendelse«.
54. Selv om jeg er lydhør over for denne argumentation, er det min opfattelse, at systematiske og retlige betragtninger er til hinder for en sådan restriktiv fortolkning, som på forhånd og i alle tilfælde udelukker samtidig anvendelse af disse to bestemmelser.
55. Før jeg redegør for disse overvejelser, skal det påpeges, at intet tyder på, at den spanske lovgiver ved gennemførelsen af den mulighed, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95, havde til hensigt at udelukke en sådan samtidig anvendelse af de to bestemmelser. Der er derfor ingen grund til at undersøge spørgsmålet om, hvorvidt den nationale lovgiver ved en sådan gennemførelse kan beslutte at underlægge rettighederne for indehaveren af et renommeret varemærke den begrænsning, der er fastsat i dette direktivs artikel 6, stk. 1, litra c).
a) Forholdet mellem artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95
56. Som Domstolen har fastslået, har den beskyttelse, som artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95 yder, alene til formål at gøre indehaveren af varemærket i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at dette opfylder sine egentlige funktioner. Domstolen har deraf for det første sluttet, at udøvelsen af den eneret, der er knyttet til varemærket, bør være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet krænker eller kan krænke varemærkets funktioner. Artikel 5, stk. 2, i dette direktiv indfører imidlertid til fordel for velrenommerede varemærker en videre beskyttelse end den, der er foreskrevet ved denne artikels stk. 1. Den udtrykkelige betingelse for denne beskyttelse er en brug uden skellig grund af et tegn, der er identisk med eller ligner et registreret varemærke, der medfører eller ville medføre en utilbørlig udnyttelse af dette varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug skader eller ville skade dette særpræg eller renommé (22).
57. For det andet forudsætter udøvelsen af indehaverens ret derfor i modsætning til det tilfælde, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, ikke, at der eksisterer en risiko for forveksling hos den berørte kundekreds (23).
58. Selv om artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95 sondrer mellem tre forskellige tilfælde af krænkelser, nemlig skader på varemærkets særpræg, skader på dette varemærkes renommé og utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé (24), har Inditex i den foreliggende sag til støtte for sit krænkelsessøgsmål gjort gældende, at Buongiorno foretog en utilbørlig udnyttelse af varemærkets renommé og skadede dette renommé.
59. I denne henseende har Domstolen fastslået, at undersøgelsen af, om der foreligger en krænkelse som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 – og dermed den krænkelse, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95 – skal være baseret på en samlet vurdering, der inddrager alle sagens relevante forhold, herunder bl.a. renomméets intensitet og graden af varemærkets særpræg, graden af lighed mellem de pågældende varemærker samt karakteren af og graden af lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser (25).
60. Når indehaveren af det renommerede varemærke har godtgjort, at der foreligger en krænkelse som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95, påhviler det i øvrigt den tredjemand, der har anvendt et tegn, der ligner det renommerede varemærke, at godtgøre, at anvendelsen af et sådan tegn har en skellig grund. En tredjemands påberåbelse af skellig grund for en sådan anvendelse tvinger således indehaveren af det renommerede varemærke til at tåle anvendelsen af et lignende tegn (26).
61. Umiddelbart fører påberåbelsen af skellig grund for anvendelsen af et tegn, der er identisk med eller ligner et renommeret varemærke, til samme resultat som påberåbelsen af begrænsningerne i et varemærkes retsvirkninger som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i direktiv 2008/95. I disse to tilfælde må indehaveren tåle anvendelsen af et tegn, der er identisk med eller ligner vedkommendes varemærke.
62. Når dette er sagt, er det en betingelse for, at en tredjemand kan påberåbe sig begrænsningerne i varemærkets retsvirkninger som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, at brugen af tegnet opfylder de i denne bestemmelse fastsatte betingelser og, som krævet i henhold til dette direktivs artikel 6, stk. 1 in fine, sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik i industri- eller handelsmæssig henseende.
63. På denne baggrund vil det være hensigtsmæssigt at opridse begreberne »skellig grund« og »brug [i overensstemmelse med] redelig markedsføringsskik i industri- eller handelsmæssig henseende«, som anvendes i henholdsvis artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95 og dette direktivs artikel 6, stk. 1 in fine, med henblik på at afgøre, om en manglende »skellig grund« som omhandlet i førstnævnte bestemmelse indebærer, at brugen i ingen tilfælde er »redelig« som omhandlet i sidstnævnte bestemmelse.
64. I denne henseende foreligger der for det første en forskel mellem disse to begreber i bogstavelig henseende, hvorfor det ikke kan formodes, at deres betydning er identisk.
65. For det andet indeholder artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 på det systemiske plan ingen forbehold, som vil kunne udelukke anvendelsen af denne bestemmelse i tilfælde af krænkelse af et renommeret varemærke som omhandlet i dette direktivs artikel 5, stk. 2. Der kunne ganske vist argumenteres for, at grunden til, at et sådant forbehold ikke blev indføjet i dette direktivs ordlyd, var, at de begrænsninger, der er fastsat i førstnævnte bestemmelse, nødvendigvis skal gennemføres i national lovgivning, mens det tilkommer hver medlemsstat at beslutte, om de vil gennemføre den mulighed, der følger af sidstnævnte bestemmelse. Imidlertid indeholder EU-varemærkeordningen bestemmelser, der er analoge med samme direktivs artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 1, litra c), og ikke overlader medlemsstaterne noget manøvrerum (27).
66. For det tredje er betingelsen om »redelig brug« dels nærmere bestemt udtryk for en forpligtelse til at handle på en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser (28). Dels har begrebet »skellig grund« til formål i den særlige kontekst, som udgøres af artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95, og under hensyn til den udstrakte beskyttelse, som det samme varemærke nyder, at skabe balance mellem de pågældende interesser, idet der tages hensyn til interesserne hos den tredjemand, der anvender dette tegn (29). Begrebet »skellig grund« omfatter ikke kun objektivt tvingende grunde, men kan også være knyttet til subjektive grunde hos en tredjemand, der anvender et tegn, der er identisk med eller ligner et renommeret varemærke (30).
67. Selv om der kan være en overlapning mellem visse af de forhold, der skal tages i betragtning ved vurderingen af disse to betingelser, anlægges der forskellige synsvinkler ved disse vurderinger. Forenklet sagt er betingelsen om »skellig grund« snarere fokuseret på en tredjemand og dennes interesser, mens betingelsen om »redelig brug« tager udgangspunkt i indehaverens perspektiv. I forlængelse af denne overvejelse kan der også lægges forskellig vægt på et forhold, der tages i betragtning i forbindelse med disse to vurderinger.
68. For det fjerde forholder det sig på samme måde med forhold, som dels udgør et af de tre tilfælde af krænkelse af det renommerede varemærke, som er fastsat i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95, og dels tages i betragtning ved vurderingen af betingelsen om »redelig brug« som omhandlet i dette direktivs artikel 6, stk. 1 in fine. Til illustration heraf har Domstolen ganske vist, som anført af Inditex, i dommen i sagen Gillette Company og Gillette Group Finland (31) fastslået, at brugen af et varemærke ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, bl.a. når den skader varemærkets værdi ved en utilbørlig udnyttelse af dets særpræg eller renommé. Imidlertid er det i henhold til dette direktivs artikel 5, stk. 2, tilstrækkeligt til at konstatere en krænkelse af et renommeret varemærke, at en tredjemand utilbørligt udnytter dette varemærkes renommé, uden at vedkommendes adfærd skader det pågældende varemærkes værdi.
69. I øvrigt udgør også de retningslinjer, der kan udledes af Domstolens praksis, et væsentligt indicium for, at den begrænsning, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, ligeledes finder anvendelse, når indehaveren a priori kan påberåbe sig en national bestemmelse til gennemførelse af den mulighed, der er fastsat i dette direktivs artikel 5, stk. 2.
b) Den relevante retspraksis
70. I den sag, der gav anledning til Adam Opel-dommen (32), blev Domstolen forelagt spørgsmål om artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104. Selv om Domstolen indledningsvis fastslog, at der på grundlag af omstændighederne i hovedsagen til brug for den forelæggende ret også skulle foretages en fortolkning af dette direktivs artikel 5, stk. 2, overlod den til den forelæggende ret at foretage en bedømmelse af faktisk karakter af det spørgsmål, om den i hovedsagen omhandlede brug fandt sted uden skellig grund og medførte en utilbørlig udnyttelse af det registrerede varemærkes særpræg eller renommé eller skadede dette særpræg eller renommé (33). Herefter fortolkede Domstolen dette direktivs artikel 6, stk. 1, litra b), idet den ligeledes henviste til samme direktivs artikel 6, stk. 1, litra c) (34). Jeg skal i denne henseende fremhæve, at både den begrænsning, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, og den, der er fastsat i samme direktivs artikel 6, stk. 1, litra c), er underlagt den betingelse, at brugen sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik i industri- og handelsmæssig henseende.
71. Tilsvarende fortolkede Domstolen i dommen i sagen adidas og adidas Benelux (35) under hensyntagen til, at det ikke var omtvistet, at sagen vedrørte et renommeret varemærke, i første omgang artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og herefter uden nogen forbehold dette direktivs artikel 6, stk. 1, litra b) (36).
72. Hvad angår begrænsningerne i varemærkets retsvirkninger som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95, som også er underlagt betingelsen om redelig brug, fastslog Domstolen i Céline-dommen (37) ud fra samme tankegang, at opfyldelsen af denne betingelse skal bedømmes under hensyn til bl.a. den omstændighed, at det drejer sig om et varemærke, der har et vist renommé i den medlemsstat, hvor det er registreret, og hvor der anmodes om beskyttelse heraf, og at tredjemand kan drage fordel heraf ved markedsføringen af sine varer eller tjenesteydelser. På grundlag af den nævnte dom kan det gøres gældende, at såfremt der ved afgørelsen af, om en tredjemand kan påberåbe sig en af de begrænsninger i varemærkets retsvirkninger, der er fastsat i dette direktivs artikel 6, stk. 1, også skal tages hensyn til det pågældende varemærkes renommé, kan det ikke fastslås, at enhver krænkelse af et renommeret varemærke som omhandlet i dette direktivs artikel 5, stk. 2, falder uden for disse begrænsninger.
73. Jeg udleder af denne retspraksis, at der ifølge Domstolen ikke nødvendigvis eksisterer et modsætningsforhold mellem på den ene side en brug, som indehaveren af et varemærke a priori kan modsætte sig på grundlag af en national bestemmelse til gennemførelse af den mulighed, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95, og på den anden side en tredjemands påberåbelse af den begrænsning, der er fastsat i dette direktivs artikel 6, stk. 1, litra c).
74. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at fortolke artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95.
2. Artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95
75. Ved fortolkningen af en EU-retlig bestemmelse skal der ikke blot tages hensyn til dennes ordlyd, men også til den sammenhæng, hvori den indgår. En EU-retlig bestemmelses tilblivelseshistorie kan ligeledes give relevante elementer med henblik på dens fortolkning (38).
76. I denne henseende tyder en sammenligning af ordlyden af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 med ordlyden af artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436 for det første på, at den eneste anvendelse, som begrænsede varemærkets retsvirkninger (»brug af […] varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele«), nu udgør et af de lovlige tilfælde af brug, som indehaveren af et varemærke ikke kan modsætte sig. Det fremgår nemlig dels af artikel 14 i direktiv 2015/2436, at denne bestemmelse fremover dækker brug af varemærket for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke, og dels at bestemmelsen gentager det regelfastsættende indhold i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 med foranstilling af udtrykket »navnlig«.
77. For det andet underbygges denne bedømmelse af forarbejderne til direktiv 2015/2436.
78. Indledningsvis fremgår det nemlig af Kommissionens forslag til direktivet, at det blev anset for »hensigtsmæssigt […] at indføre en eksplicit begrænsning af referencer i almindelighed« (39). Kommissionen var således ikke af den opfattelse, at artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436 blot afklarer eller præciserer afgrænsningen af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104. Udtrykket »hensigtsmæssigt at indføre« tyder på, at dette organ havde til hensigt at indføre en begrænsning af varemærkets retsvirkninger for så vidt angår referencer i almindelighed. I øvrigt var det fra begyndelsen denne begrænsnings generelle karakter, der adskilte den fra den begrænsning, der var fastsat i direktiv 89/104 og direktiv 2008/95, idet denne sidstnævnte begrænsning havde en specifik og dermed mindre omfattende rækkevidde.
79. Endvidere var den indledende formulering i 25. betragtning til dette forslag til direktiv ud fra samme tankegang klarere end den, der fremgår af 27. betragtning til direktiv 2015/2436, hvad angår hensigten om at udvide rækkevidden af den begrænsning, der tidligere var fastsat i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 (40). I denne 25. betragtning blev det nemlig anført, at »[i]ndehaveren […] ikke [bør] have ret til at forhindre den generelle loyale og ærlige brug (41) af mærket til at identificere eller henvise til de varer eller tjenesteydelser som værende indehaverens ejendom« (42).
80. Det kan altså ikke på baggrund af drøftelserne i forbindelse med forarbejderne drages i tvivl, at EU-lovgiver havde til hensigt at udvide rækkevidden af den begrænsning, der siden har fremgået af artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436.
81. Mens Kommissionens indledende forslag med en formulering, som er næsten identisk med den, der blev valgt i artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436, nævnte »brug […] af varemærket, […] når anvendelsen af varemærket er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele«, foreslog Europa-Parlamentet at indføre nogle supplerende eksempler på lovlig brug (43), navnlig brug, der »sker for at gøre forbrugerne opmærksomme på videresalg af ægte varer, der oprindelig er solgt af eller med samtykke fra indehaveren af varemærket«, og brug, der »sker med henblik på parodi, kunstneriske udtryk, kritik eller kommentarer«. Rådet modsatte sig imidlertid dette forslag (44).
82. Kommissionen tilsluttede sig i sidste ende Rådets synspunkt (45), idet den dog foreslog, at Europa-Parlamentets synspunkt i det mindste delvist blev afspejlet i 27. betragtning til direktiv 2015/2436, hvori det anføres, at »[t]redjemands anvendelse af et varemærke med henblik på at henlede forbrugerens opmærksomhed på videresalg af ægte varer, der oprindelig blev solgt af eller med samtykke fra indehaveren af varemærket i Unionen, bør anses for loyale, så længe den samtidig er i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Tredjemands anvendelse af et varemærke med henblik på kunstneriske udtryk bør anses for loyale, så længe den samtidig er i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Desuden bør dette direktiv anvendes på en måde, som sikrer fuld respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig ytringsfriheden«.
83. For det tredje synes antagelsen om, at artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 har mindre rækkevidde end artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436, at blive bekræftet af undersøgelsen af den relevante retspraksis fra Domstolen.
84. I denne henseende bemærker den forelæggende ret med henvisning til dommen i sagen Gillette Company og Gillette Group Finland (46) og Portakabin-dommen (47), at det kunne tyde på, at Domstolen begrænsede rækkevidden af den afgrænsning, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104, til den brug, der var nødvendig for at angive anvendelsen af en vare.
85. Domstolen præciserede nemlig i disse domme, at de situationer, der er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, skal begrænses til dem, der svarer til formålet med bestemmelsen. Ifølge Domstolen er formålet med denne bestemmelse at gøre det muligt for leverandører af varer eller tjenesteydelser, som supplerer de varer eller tjenesteydelser, som varemærkeindehaveren udbyder, at bruge dette varemærke med henblik på at oplyse offentligheden om en brugsmæssig forbindelse mellem deres varer eller tjenesteydelser og varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser (48).
86. Endvidere henviste Domstolen i Adam Opel-dommen (49) kort til artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104 og bemærkede, at en anbringelse på legetøjsbiler af et varemærke bestående af en producents logo, ikke fandt sted med henblik på at angive legetøjets anvendelse. Heraf kan det ved en modsætningsslutning udledes, at anbringelse af et varemærke på en tredjemands vare for at angive varens anvendelse kan være omfattet af den begrænsning, der er fastsat i denne bestemmelse.
87. Tilsyneladende var Domstolen i BMW-dommen (50) ud fra samme tankegang ligeledes af den opfattelse, at kun en brug, der angiver anvendelsen af en vare eller en tredjemands tjenesteydelse, udgør lovlig brug som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95. Domstolen bemærkede i denne dom, at »brugen af varemærket for at gøre offentligheden bekendt med, at annoncøren reparerer og vedligeholder varer, der er forsynet med dette mærke, er en brug med henblik på at angive anvendelsen af en tjenesteydelse i den forstand, der er omhandlet i [denne bestemmelse]. I lighed med brugen af et varemærke for at identificere de automobiler, som ikke-originale reservedele passer til, sker den pågældende brug for at identificere de varer, som er genstand for de tilbudte tjenesteydelser« (51).
88. For det fjerde understøttes den fortolkning, hvorefter artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104 havde en relativt begrænset rækkevidde i forhold til artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436, af den retsvidenskabelige litteratur.
89. Det var nemlig før vedtagelsen af direktiv 2015/2436 og forordning 2015/2424 blevet foreslået i den retsvidenskabelige litteratur at indføre en generel begrænsning af referenceanvendelse ved en ændring af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 og artikel 12, litra c), i forordning nr. 207/2009 (52). Som anført i punkt 78 og 79 i dette forslag til afgørelse valgte EU-lovgiver den tilgang, der blev foreslået i denne litteratur. Endvidere anføres det i denne litteratur for så vidt angår formuleringerne i artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436 og artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning 2015/2424, at deres rækkevidde er mere omfattende end rækkevidden af de tilsvarende bestemmelser i direktiv 2008/95 og forordning nr. 207/2009 (53).
90. På baggrund af disse betragtninger om fortolkning af ordlyden af artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 og denne bestemmelses tilblivelseshistorie samt betragtningerne om retspraksis og den retsvidenskabelige litteratur foreslår jeg at besvare det præjudicielle spørgsmål med, at denne bestemmelse skal fortolkes således, at erhvervsmæssig brug af varemærket »for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke«, som nu er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436, ikke er omfattet af førstnævnte bestemmelse, medmindre der er tale om en brug, der er nødvendig for at angive anvendelsen af en af denne tredjemands varer eller tjenesteydelser (54).
VI. Forslag til afgørelse
91. I lyset af det ovenfor anførte foreslår jeg Domstolen, at den besvarer det præjudicielle spørgsmål fra Tribunal Supremo (øverste domstol, Spanien) således:
»Artikel 6, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker
skal fortolkes således, at
erhvervsmæssig brug af varemærket »for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke«, som nu er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015, ikke er omfattet af førstnævnte bestemmelse, medmindre der er tale om en brug, der er nødvendig for at angive anvendelsen af en af denne tredjemands varer eller tjenesteydelser.«